Sentencia de Suprema Corte de Justicia (Argentina), 22 de Agosto de 2002, N. 75. XXXVII

• Emisor: Suprema Corte de Justicia (Argentina)

N. 75. XXXVII.

Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 22 de agosto de 2002.

Vistos los autos: "Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente".

Considerando:

1. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma Nihon Bayer Agrochem K.K. impugnó la resolución administrativa PN 960101329, dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial el 14 de septiembre de 1998, con costas de ambas instancias a la actora.

   Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso el recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

2. ) Que la actora, empresa con domicilio en Japón, presentó el 8 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida (acta 335.356), divisional de la solicitud madre compleja presentada el 15 de diciembre de 1993. La solicitud madre (acta 326.909) fue finalmente otorgada, tras resolución judicial (causa 823/99). En opinión de la actora, si el trámite de la solicitud compleja debía regirse por las disposiciones de la ley 111, era evidente su derecho a que la solicitud de patente divisional C. fecha debía remontarse al 15 de diciembre de 1993C también fuese regida por el mismo marco legal, conforme a los principios del Convenio de París (art.

   4, inc. G, puntos 1 y 2) y a las disposiciones del acuerdo ADPIC (arts. 1.1. y 2).

3. ) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal CConvenio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.572C, y la decisión del tribunal a quo ha sido

   contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

4. ) Que la recurrente funda su derecho esencialmente en el art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París (Acta de Estocolmo de 1967), y en el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados miembros cumplir esas disposiciones.

   Según esa norma, el solicitante podrá, por su propia iniciativa, dividir la solicitud de patente compleja, conservando la fecha de la solicitud madre inicial Cen el caso, el 15 de diciembre de 1993C como fecha de cada solicitud divisional.

   Fijado el tiempo crítico a diciembre de 1993, habida cuenta de que regía la ley 111, la cual contemplaba el instituto de la revalidación de patentes, la actora se entiende con derecho a la solicitud divisional presentada por acta 335.356.

5. ) Que, sin embargo, las disposiciones del Convenio de París deben ser integradas con los principios y normas del acuerdo ADPIC, y deben ser aplicadas en el contexto global, evitando un criterio hermenéutico que enfrente ambos cuerpos y soslaye la necesaria complementación entre normas y principios. En este orden de ideas, el art. 4, inc. G, punto 2, del Convenio de París no puede ser aplicado aisladamente, sino en el espíritu del tratado ADPIC, y con la debida ponderación de la circunstancia fáctica relevante del caso, esto es, considerando que la solicitud compleja era una reválida de patente extranjera. En consecuencia, la solicitud divisional que se formuló el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6. ) Que, tal como ha establecido esta Corte en la causa "Unilever" (Fallos: 323:3160), la revalidación de pa-

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   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la Nación tentes extranjeras es una institución extraña al funcionamiento global del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, incompatible con los principios que los estados miembros aceptaron al aprobar tal acuerdo, cuyos efectos sobre el orden jurídico argentino se produjeron inmediatamente, es decir, a partir del 1° de enero de 1995 (considerandos 12 y 16 del precedente "Unilever", Fallos: 323:3160).

7. ) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

   Por ello, y de conformidad con lo dictaminado por el señor P.F., se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, devuélvanse los autos.

   JULIO S.

   NAZARENO - EDUARDO MOLINE O'CONNOR - CARLOS S. FAYT - AUGUSTO CESAR BELLUSCIO - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI (en disidencia parcial)- A.B. -G.A.F.L. -G.A.B. (en disidencia parcial)- A.R.V. (según su voto).

   VO

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   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON A.R.V. Considerando:

1. ) Que Nihon Bayer Agrochem K.K. (una empresa domiciliada en Japón) presentó el 8 de febrero de 1996 una solicitud de patente de reválida, referente a compuestos heterocíclicos para combatir insectos dañinos (acta 335.356), que se postuló como divisional de la solicitud madre -complejarequerida el 15 de diciembre de 1993 mediante acta 326.909 e inscripta posteriormente por efecto de una sentencia judicial.

   Que dicha solicitud de patente de revalida fue denegada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial por resolución administrativa PN 960101329 del 14 de septiembre de 1998.

2. ) Que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, por su Sala III, revocó lo resuelto en la instancia anterior y rechazó la demanda mediante la cual la firma solicitante impugnó la resolución administrativa indicada, con costas de ambas instancias a su cargo. Contra ese pronunciamiento, la vencida interpuso recurso extraordinario (fs. 166/181), que fue concedido a fs. 201.

3. ) Que, en cuanto aquí interesa, sostiene la recurrente que si el trámite de solicitud madre -compleja- se rigió por las disposiciones de la ley 111, lo mismo debe predicarse respecto de la solicitud divisional aunque formalmente se hubiera presentado en momento en que aquélla ya no regía, pues ello es lo que resulta del Convenio de París en cuanto autoriza al solicitante de una patente compleja a dividir la solicitud conservando, como fecha de solicitud parcial, la fecha de la solicitud inicial (art. 4, inc. G, punto 2), esto es, en el sub lite, la del 15 de diciembre de 1993, en que sí estaba en vigor la ley 111. Cita en apoyo de tal solución lo

   previsto por el art. 2.1. del acuerdo ADPIC, que ordena a los estados miembros cumplir con tal disposición.

4. ) Que los agravios suscitan cuestión federal típica pues entrañan la interpretación y aplicación de normas de naturaleza federal -Convenio de París, tratado ADPIC y leyes 24.481 y 24.472-, y la decisión del tribunal a quo ha sido contraria al derecho que la apelante fundó en ellas (art. 14, inc. 3°, ley 48).

5. ) Que la correcta comprensión del asunto exige no perder de vista que la solicitud madre -compleja- (acta 326.909) fue una reválida de una patente originalmente concedida en el extranjero el 17 de enero de 1986 (fs. 29) y que, en consecuencia, la solicitud divisional presentada el 8 de febrero de 1996 también participa de la característica esencial de ser una revalidación de patente extranjera.

6. ) Que tal como lo ha destacado esta Corte, mediante el voto del juez V., en la causa "Unilever" (Fallos:

   323:3160), la revalidación de patentes es una institución extraña al funcionamiento del régimen internacional de protección de invenciones que, valga aclararlo, adhiere al sistema de independencia de patentes, según el cual, no se hace depender de la primera todas las demás, sino que cada patente tiene su propia vida jurídica con arreglo a la legislación de cada país.

   Que, en ese sentido, la revalidación de patentes es una modalidad incompatible no sólo con el funcionamiento del sistema de prioridades del acuerdo ADPIC, sino también con el del Convenio de París invocado por la recurrente, cuya contradicción con el régimen otrora autorizado por la ley 111 fue destacada tempranamente por autorizada doctrina (D.G.,

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   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la Nación P., P. independientes y patentes de reválida, LL t. 142, pág. 247) y también señalada expresamente en el considerando 17 del citado voto redactado para la causa "Unilever" (conf. en el mismo sentido: Correa, C.M., El régimen de patentes tras la adopción del Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, JA t. 2001-I, pág.

   429, capítulo IV).

7. ) Que, en consecuencia, es infundada la pretensión de la recurrente, pues a febrero de 1996 carecía del derecho a solicitar una patente de reválida divisional, tal como se decidió en la resolución denegatoria dictada por el Instituto de la Propiedad Industrial (PN 960101329), impugnada en este litigio.

   Por ello y de conformidad con lo dictaminado por el señor P.F., se declara formalmente admisible el recurso extraordinario deducido por la actora y se confirma la sentencia apelada. Con costas (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, devuélvanse los autos. A.R.V..

   DISI

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   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON E.S.P. Considerando:

   Que adhiero a lo expuesto en los considerandos 1° a 4°, inclusive, del voto de la mayoría, a los que remito en razón de brevedad.

5. ) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o "solicitud madre" (15 de diciembre de 1993) regía la ley 111, cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella "solicitud madre" (8 de diciembre de 1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24.481 y que este "...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida" -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa "...determina el régimen jurídico aplicable" -fs.

   39 vta.-.

   Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-. 6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art.

   17) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la "solicitud madre" como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha "solicitud madre" (fs. 176 y 177; ver

   también fs.

   42 vta.; 43 y 157).

   Fundó su posición, en lo dispuesto por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7. ) Que, como ha sido señalado en el considerando 5° del voto al que adhiero, la norma del Convenio de París antes citada no puede ser entendida de un modo aislado que implique desconocer disposiciones y principios sustantivos contenidos en otras normas del derecho internacional e interno, sino que debe ser examinada de forma armónica con el contexto del ordenamiento jurídico relativo a la revalidación de patentes extranjeras -en tanto la "solicitud madre" como la divisional son pedidos de revalidación de una patente extranjera- vigente al 8 de febrero de 1996, momento en que, según quedó reconocido en la causa -fs. 39 vta.-, es el que determina el derecho aplicable al caso (ver en este sentido lo expresado en el caso "Unilever" en el considerando 3° de mi voto y en el considerando 9° del voto de la mayoría -Fallos: 323:3160-).

8. ) Que, en consecuencia, si la actora presentó su pedido de patente divisional bajo la vigencia de un nuevo régimen legal (8 de febrero de 1996), sólo podría accederse a su pretensión en tanto se demostrara -cosa que no ocurrió en la causa- que en dicho régimen -al igual que en el de la ley 111- se admiten los pedidos de reválida de patentes extranjeras. En efecto, no han sido refutados en el recurso extraordinario los argumentos de la cámara en el sentido de que "...por interpretación [del Acuerdo ADPIC]...y de las leyes 24.481 y 24.572, el art. 4, inc. G-1 y G-2 [del Convenio de

   N. 75. XXXVII.

   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la Nación París] ya no puede ser invocado para presentar solicitudes divisionales de patentes de reválida...", pues "...la institución de la reválida ha quedado eliminada de nuestro derecho a partir de la sanción de los referidos regímenes jurídicos" (fs. 162). No es apta en este sentido, la sola aseveración que efectúa la apelante acerca de que el acuerdo ADPIC consagra estándares de protección mínima, pero no impide a los estados otorgar mayores derechos "...que pudieran corresponder de acuerdo con la legislación local..." (fs. 179 vta.).

   Tampoco han sido rebatidos los fundamentos que dio la autoridad administrativa al denegar el pedido de la actora, consistentes en que el acuerdo ADPIC (al igual que la ley 24.481 y su reglamentación) no admiten la reválida de patentes extranjeras, pues ésta no responde a un "requisito de patentabilidad" ineludible: el de la "novedad absoluta o universal" (fs. 31/34).

   Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor P.F., se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia.

   Las costas se imponen en el orden causado, en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68, segundo párrafo, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y, oportunamente, devuélvase. E.S.P..

   DISI

   N. 75. XXXVII.

   Nihon Bayer Agrochem K.K. c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

   Corte Suprema de Justicia de la NaciónDENCIA PARCIAL DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON GUSTAVO A.

   BOSSERT Considerando:

   Que el infrascripto coincide con los considerandos 1° a 4° inclusive del voto de la mayoría.

5. ) Que en esta causa la actora ha sostenido en forma expresa lo que a continuación se detalla: a) que al momento de presentar su solicitud de reválida de una patente extranjera o "solicitud madre" (15 de diciembre de 1993) regía la ley 111, cuyo régimen admitía esa clase de patentes -fs. 38 vta.-; b) que al tiempo de presentar la solicitud divisional de aquella "solicitud madre" (8 de diciembre de 1996), la ley 111 había sido derogada por la ley 24.481 y que este "...nuevo régimen legal...no prevé en nuestro derecho positivo del instituto de la patente de reválida" -fs. 39; 39 vta. y 42 vta.-; c) por último, que la fecha de presentación de la solicitud de patente ante la autoridad administrativa "...determina el régimen jurídico aplicable" -fs.

   39 vta.-.

   Asimismo, la demandante no se ha opuesto a la aplicación al caso del acuerdo ADPIC, sino que, por el contrario, para fundar su pretensión hizo mención de alguna de sus disposiciones -fs. 44 vta. y 45-. 6°) Que, en rigor de verdad, desde el inicio de las actuaciones la actora se limitó a sostener que le asistía un derecho adquirido amparado por la Constitución Nacional (art.

   17) consistente en que sus pedidos de reválida de una patente extranjera -tanto el de la "solicitud madre" como el de la solicitud de patente divisional- sean regidos por el régimen de la ley 111, puesto que esta ley era la vigente al momento de presentación de dicha "solicitud madre" (fs. 176 y 177; ver también fs.

   42 vta.; 43 y 157).

   Fundó su posición, en lo

   dispuesto por el art. 4, inc. G, puntos 1 y 2 del Convenio de París, que permite dividir una solicitud de patente compleja en cierto número de solicitudes divisionales, conservando cada una de ellas la fecha de presentación de la solicitud inicial -fs. 178 vta.-.

7. ) Que como lo he señalado en los considerandos 11, 12 y 13 de mi disidencia en la causa "Unilever" (Fallos:

   323:3160), la fecha de entrada en vigor de la ley 24.481 es el 1° de enero de 1996, de manera tal que si la actora presentó su pedido de patente divisional el 8 de febrero de 1996, lo hizo bajo la vigencia del nuevo régimen legal que no admitía esta posibilidad.

   Por ello y lo concordemente dictaminado por el señor P.F., se declara formalmente admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia. Costas en el orden causado en atención a la novedad del asunto y su dificultad jurídica (art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). N. y devuélvase. G.A.B..