Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 9 de Mayo de 2017, expediente CCF 004541/2013/CA001

• Fecha de Resolución: 9 de Mayo de 2017
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala I

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 4541/2013 – S.

I. – NOVARTIS AG C/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE PATENTE.

Juzgado n° 7 Secretaría n° 13 En Buenos Aires, a los 9 días del mes de mayo de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala 1 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora M.S.N. dijo:

1. La sentencia de fs. 686/695 hizo lugar a la demanda promovida por Novartis AG contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial y, consecuentemente, dejó sin efecto la Disposición de la Administración Nacional de Patentes P 043266 del 4 de marzo de 2011 y la Resolución administrativa P-456 del 27 de diciembre de 2011 (expediente n° P 04 01 02891) y ordenó al INPI demandado conceder a la empresa Novartis AG la patente solicitada en la actuación referida, con distribución de las costas en el orden causado. Para así resolver, la señora J. de primera instancia si bien destacó que los actos administrativos emitidos por el organismo especializado en la materia gozan de presunción de legitimidad, afirmó que esta presunción podía ser revertida por la actora por prueba que demostrara lo contrario, tal como sucedía en este litigio. En tal sentido, la sentencia se sustentó en el dictamen pericial producido en la causa y llegó a la conclusión de que los motivos expresados en la decisión denegatoria -a saber, que existían defectos en los requisitos de la presentación por cuanto el objeto de la solicitud de patente no había sido divulgado en forma clara y completa en la memoria descriptiva- no eran justificados ni se ajustaban a derecho. La sentencia descartó, asimismo, la segunda objeción formulada por el INPI, consistente en que se presentaba un compuesto que no era apto para preparar composiciones farmacéuticas, siguiendo la conclusión de la experta que dictaminó a favor del cumplimiento de las exigencias de los artículos 20 y 22 de la ley 24.481. En cuanto a las costas, las distribuyó por su orden en atención a la complejidad de la materia y a la circunstancia de que la actuación del INPI respondían a sus funciones como custodio de la legalidad y del orden público en materia de patentes.

2. Este pronunciamiento fue apelado por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial a fs. 700, recurso que fue concedido a fs. 701. El memorial de agravios corre a fs. 715/727 y mereció la respuesta de la actora de fs. 729/739. La parte actora también dedujo apelación sobre la materia de costas, pero su recurso fue declarado desierto a fs. 728. Finalmente, se han interpuesto recurso en materia de honorarios a fs. 693, concedido a fs. 699.

   Fecha de firma: 09/05/2017 Alta en sistema: 15/05/2017 Firmado por: NAJURIETA- GUARINONI, #16078598#168751922#20170510112234493 3. La parte demandada solicita la revocación total de la sentencia y la confirmación de las decisiones y resoluciones dictadas por el INPI, las que denegaron la solicitud de patente n° P 0401 02891.

   Agruparé los diversos agravios contenidos en el memorial, en los siguientes, a fin de optimizar el tratamiento de los temas: a) se ha dictado una sentencia que apoya la clara violación al artículo 20 y concordantes de la ley 24.481 en cuanto estas normas imponen el carácter imprescindible de una completa divulgación de la patente como condición y sentido de los derechos de exclusividad; b) la sentencia es arbitraria pues la señora juez a-quo ha efectuado una apreciación fragmentaria e incompleta del dictamen de la experta, ingeniera R., tomando algunas respuestas y omitiendo otras de contenido relevante, tal como la respuesta al punto de pericia n° 12 ofrecido por la parte demandada; esta segmentación impide una apreciación global del dictamen y conduce a conclusiones erradas; c) la sentencia soslaya que la memoria descriptiva original del 12/8/2004 no contiene los parámetros físicos necesarios para sustentar las correcciones presentadas por Novartis AG el 10/6/2010 y, por tanto, esta última versión no encuentra apoyatura –en cuanto a la información sobre diagrama de difracción de rayos X de la forma cristalina alfa-

   en la memoria descriptiva original y el conjunto carece del requisito de completa divulgación del acto inventivo, lo cual obsta al otorgamiento de la patente; d) se ha omitido el valor de los exámenes técnicos practicados por los expertos del INPI y se han ignorado las observaciones técnicas del Instituto a las respuestas periciales; y e) compete a los jueces y no a los expertos –colaboradores técnicos- la decisión jurisdiccional sobre la determinación del alcance de la patente, que es lo que la parte demandada reclama al tribunal de Alzada.

4. Me parece oportuno recordar –tal como manifesté en mi voto al resolver la causa n° 2672/00 del 15/5/2003, y reiteró el Procurador Fiscal, en su dictamen al que la...