Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 28 de Octubre de 2021, expediente CCF 004230/2014/CA002

• Fecha de Resolución: 28 de Octubre de 2021
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa Nº 4230/2014/CA2 “Neurim Pharmaceuticals 1991 Ltd. c/

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ Denegatoria de Patente” Juzgado Nº 7, Secretaría Nº 14.

En Buenos Aires, a los 28 días del mes de octubre del año dos mil veintiuno, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la S. III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos mencionados en el epígrafe, y de acuerdo al orden de sorteo el señor juez Fernando A.

Uriarte dijo:

1. La firma Neurim Pharmaceuticals 1991 Ltd. demandó

   al INPI para que se declare la nulidad -en los términos de los arts. 24,

   inciso a) y 25 de la ley 19.549- de la disposición PN034975, emitida por la Administración Nacional de Patentes (en adelante ANP) de fecha 27.3.13, que denegó la solicitud de patente P020102964,

   presentada el 5.8.02; y contra la resolución n° P047 emitida por el INPI el 25.3.14, que rechazó el recurso de reconsideración que interpusiera contra aquella. Además, planteó la inconstitucionalidad de la Resolución Conjunta M.

   1. 118/2012, M. 546/2012 e INPI

   107/2012 sobre pautas de patentamiento (fs. 11 ter./50; fs. 125/127 y fs. 187/189).

   El INPI contestó la demanda y solicitó su rechazo con costas (fs. 400/440).

   Mediante resolución de fecha 27.12.16, este Tribunal rechazó el pedido de intervención como tercero efectuado por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) a fs.

   171/179 (fs. 512/513 vta.).

   A fs. 599/600, la actora planteó la existencia de un hecho nuevo -en los términos del artículo 355 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación- sobre la base de la concesión de la patente europea EP 1 441 702 B1 que tuvo lugar con fecha 10.5.2017, que Fecha de firma: 28/10/2021

   Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

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   ampararía el mismo invento que se busca proteger con la solicitud de patente cuestionada en autos. Dicho planteo fue admitido a fs. 611 y vta.

   El a quo dispuso la apertura a prueba a fs. 621. Las partes produjeron la que consta a fs. 635/710 y presentaron sus respectivos alegatos; la demandada lo hizo a fs. 735 bis/770, y la demandada a fs.

   772/809.

2. El señor juez de primera instancia rechazó la demanda e impuso la costas a la actora vencida (fs. 818/840 vta.).

   Dicho decisorio fue apelado por la accionante el día 31.11.20, recurso que fue concedido el 2.12.20, y con fecha 17.2.21

   expresó agravios, cuyo traslado contestó la contraria el 6.5.21.

   Hay también recursos de apelación contra la regulación de honorarios (ver providencias de fecha 1.12.20, 2.12.20 y 10.12.20),

   que serán tratados al final del acuerdo y según su resultado (arg. art.

   279 del Código Procesal).

   Con fecha 20.4.21, este Tribunal rechazó el planteo formulado por la parte actora en el que denunció la existencia de un hecho nuevo posterior a la providencia de autos a sentencia, que justificaba -según aseguró- la apertura a prueba en segunda instancia.

   El día 4.8.21, el Sr. Fiscal Federal emitió el dictamen n°

   512/2021, mediante el cual se expidió respecto del planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.

3. La accionante solicita la revocación total de la sentencia y la admisión de la demanda. Sus agravios son los siguientes: a) entiende que la resolución 263/2013 del INPI resulta de aplicación obligatoria en el caso; b) el juez ha valorado de manera errónea y arbitraria la prueba pericial producida en autos; c) se queja de la interpretación formulada por el juez en relación a la normativa aplicable y la cuestión de los segundos usos así como también en lo que atañe al planteo de inconstitucionalidad por ella formulado; d) se Fecha de firma: 28/10/2021

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   queja porque el juez expuso que la concesión de una patente en el exterior no es vinculante para el INPI y porque consideró que el leading case “Unilever” no resulta de aplicación en el caso.

4. Corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el J. no está obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (cfr. CSJN, Fallos: 258:304;

   262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).

5. Hecha esta aclaración, expondré de manera sucinta la cuestión en los términos presentados por la actora en su escrito constitutivo así como también los argumentos expuestos por el a quo para decidir de la manera en que lo hizo.

   En su escrito inicial, Neurim Pharmaceuticals (1991) Ltd.

   detalló que la invención que pretende patentar se vincula con la elaboración de un medicamento para ser utilizado por los profesionales de la salud a los fines el tratamiento del insomnio primario en pacientes que sufren de un trastorno del sueño denominado “sueño no reparador”, cuyo logro se obtuvo mediante la administración de la melatonina, sin que existan -según su postura-

   ningún tipo de antecedentes similares. Aseguró que el INPI denegó la solicitud de patente porque no cumpliría con alguno de los requisitos establecidos en la Ley de Patentes, en particular, por una supuesta falta de novedad y actividad inventiva (conf. art. 4°), falta de claridad (conf. art. 12°), por no haberse superado las observaciones técnicas realizadas por la examinadora del referido instituto y por ausencia de explicación de las diferencias de la patente con el arte previo (conf.

   art. 12, b, 3).

   Criticó las observaciones del INPI por considerarlas infundadas y planteó la inconstitucionalidad ya referida en el primer considerando. También expuso que existen patentes equivalentes a la Fecha de firma: 28/10/2021

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   solicitada que le fueron concedidas en Noruega y en la India, lo que fortalece su postura.

   Por su parte, el INPI, se opuso al planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionante por considerar que la denegatoria de la solicitud de patente Acta P 20020102964 se circunscribió a lo prescripto en los artículos 4 de la Ley de Patentes n°

   24.281 (T.O. Dto.260/96) y 12, inc. 3 del reglamento aprobado por el mencionado decreto y no se sustentó en la Resolución Conjunta MI

   118/2012, MS 546/2012 e INPI 107/2012 que no fue aplicada.

   Luego de detallar el marco jurídico aplicable al caso, el juez de la anterior instancia señaló que el INPI -en uso de las facultades conferidas por el art. 93, inc. h del Anexo I del decreto reglamentario n° 260/96- dictó la Resolución n° 263/2003 mediante la cual habilitó a los examinadores a tener por cumplidos los requisitos de patentabilidad para las solicitudes nuevas que acrediten una patente homóloga concedida en el extranjero. A su vez, indicó que el art. 27

   del Acuerdo sobre los ADPIC le otorga un margen de flexibilidad a los Estados miembros de la OMC a fin de establecer los estándares que consideren necesarios para la aplicación de los requisitos de patentabilidad. Añadió que la ANP queda eximida de aplicarla cuando exista expresa fundamentación técnico-legal, por lo que el empleo de la misma es facultativo para la administración.

   Efectuó una reseña de las actuaciones administrativas y puso de resalto que el apartamiento de las conclusiones de organismos administrativos técnicos con facultades jurisdiccionales, solo puede justificarse con la demostración de que ha mediado un error u omisión de entidad suficiente y, en tal sentido, destacó que el dictamen de la experta designada de oficio corrobora la razonabilidad de la decisión administrativa impugnada y justifica la decisión y resolución denegatoria emitida por el INPI.

   Fecha de firma: 28/10/2021

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   Respecto al planteo de inconstitucionalidad impetrado por la actora, el magistrado lo rechazó con apoyo en el dictamen del Sr. Fiscal Federal.

6. Presentada ya la cuestión traída a debate, corresponde -por una cuestión de orden metodológico- que me expida en primer término sobre la inconstitucionalidad planteada por la actora respecto de la Resolución Conjunta M.

   1. 118/2012, M. 546/2016 e INPI

   107/2012 sobre Pautas de Patentamiento.

   Sabido es que según la doctrina de nuestro Máximo tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es un acto de suma gravedad institucional, que debe ser considerada como la ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 249:51; 312:122, entre otros). Por ello, pesa sobre...