Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 19 de Septiembre de 2023, expediente CCF 001488/2018/CA001
| Fecha de Resolución | 19 de Septiembre de 2023 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
MERCK SHARP & DOHME CORP Y OTRO c/ INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/DENEGATORIA DE PATENTE
En Buenos Aires, a los 19 días del mes de septiembre de 2023, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dijo:
-
Las empresas MERCK SHARP & DOHME CORP. y MSD ITALIA
S.R.L. interpusieron la presente acción de nulidad en los términos prescriptos en el art. 25, inc. a) de la Ley N° 19.549 contra la Disposición N° PN 052034
emitida por la Administración Nacional de Patentes (en adelante, A.N.P.) con fecha 15 de julio de 2014 que denegó la solicitud de patente N° P 05 01 04911.
Asimismo, pretendieron que se declare la nulidad de la Resolución P-313
dictada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante,
I.N.P.I.) el 13 de septiembre de 2017 mediante la cual se rechazó el recurso de reconsideración interpuesto contra la disposición denegatoria antes referida.
En consecuencia, solicitaron que se otorgue la solicitud de patente de su invención por cumplir con todos los requisitos de patentabilidad exigidos por la Ley N° 24.481.
-
En la sentencia de fecha 08.02.2022 (v. fs. 984/996 y vta.) el Juez de la anterior instancia rechazó la demanda entablada contra el I.N.P.
-
En consecuencia, confirmó la Disposición N° PN 052034 emitida por la A.N.P. el día 15.07.2014; así como también la Resolución Administrativa P-313 dictada por el Presidente del I.N.P.
-
el día 13.09.2017. Por lo tanto, confirmó la denegatoria de la solicitud de patente N° P 05 01 04911, con imposición de costas a la parte actora.
Para resolver de tal modo, en primer término, el a quo efectuó una síntesis de lo acontecido en sede administrativa que condujo al dictado de la resolución denegatoria. Luego, individualizó la normativa sobre patentes involucrada en la cuestión debatida y destacó la importancia de la presencia de los requisitos allí fijados a los fines de patentar una invención.
Seguidamente, ponderó las explicaciones brindadas en el informe pericial rendido en autos realizado por la Lic. en Bioquímica, A.M.M., con sus posteriores aclaraciones. Sobre tales bases, adoptando un criterio estricto en cuanto al análisis del cumplimiento de los recaudos previstos en la normativa, teniendo en cuenta que lo que pretende reivindicar la actora es una sal de potasio anhidra y cristalina del Compuesto A conocido Fecha de firma: 19/09/2023
Alta en sistema: 21/09/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
como Raltegravir, consideró que lo reivindicado constituye una selección de elementos revelados en el estado de la técnica en el D1 WO03035077. De este modo, sostuvo que una persona versada en la materia podría suponer la existencia de polimorfismo y de formas cristalinas en la formulación sólida de la sal de potasio del compuesto Raltegravir. Por ello, concluyó que corresponde excluir su patentabilidad por falta de novedad y actividad inventiva.
Además, puso de resalto que para el progreso de la acción deviene necesario destruir la presunción de validez de la que gozan los actos administrativos emitidos por el instituto emplazado. En este sentido, sostuvo que la accionante no logró demostrar -como le incumbía- error u omisión suficiente para desvirtuarla. Ello, por cuanto no se habían revelado, en el trámite de la causa, opiniones fundadas que descalificaran la conclusión de la Sra. Examinadora del I.N.P.
-
al realizar los exámenes preliminares y de fondo durante el trámite administrativo.
Por lo demás, el sentenciante sostuvo que la concesión de patentes equivalentes en el extranjero no favorece la posición de la parte actora. Ello así, por cuanto la protección del derecho del inventor es de carácter territorial y la Administración Nacional de Patentes, al ejercer sus funciones, no reconoce dependencia científica o administrativa de ninguna oficina central de patentes.
Por último, reguló los honorarios de los profesionales intervinientes e impuso las costas del proceso a la accionante vencida en virtud del principio objetivo de la derrota.
-
Contra dicho pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación en fecha 15.02.2022, expresando agravios a fs. 1004/1016 (en fecha 04.07.2022), los que fueron replicados por la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (en adelante, C.I.L.F.A.) a fs. 1018
1027 (en fecha 01.08.2022) y por la demandada I.N.P.
-
a fs. 1031/1034 (en fecha 08.08.2022).
M., también, recursos contra la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes (v. presentaciones de los días 08.02.2022,
09.02.2022, 10.02.2022, 11.02.2022 y 15.02.2022), los que de corresponder serán examinados por la Sala, en conjunto, al finalizar el Acuerdo.
En prieta síntesis, los agravios de la accionante se sustentan en los siguientes puntos: a) El Magistrado de grado realizó una errónea valoración de la prueba producida, en especial, del dictamen pericial en bioquímica. En tal Fecha de firma: 19/09/2023
Alta en sistema: 21/09/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
sentido, dice que efectuó una apreciación fragmentaria e incompleta omitiendo analizar el recaudo de la “novedad” de la invención y, por ende, arribó a una conclusión errada; b) Se queja de que el Juez de la anterior instancia le haya dado preeminencia a la posición del instituto emplazado por sobre las conclusiones a las que arribó la experta de oficio; c) El a quo efectuó una manifestación de tinte político que no debe avalarse al expresar que el otorgamiento de una patente podría generar una limitación en el acceso a los medicamentos; d) Seguidamente, se agravia de que el sentenciante no haya tenido en cuenta la importancia de la concesión de patentes equivalentes a la aquí analizada en el extranjero. Al respecto, expresa que aquéllas se constituyen como indicios de patentabilidad de su solicitud y, por ende, deben ser analizadas y debidamente consideradas por la autoridad correspondiente; e)
Por último, se queja por la forma en que fueron impuestas las costas del proceso. Al respecto, en la relación procesal entablada con el I.N.P.
-
solicita que las costas se distribuyan en el orden causado por cuanto, a su entender, el tema controvertido reviste una singular complejidad y novedad que así lo amerita. En lo atinente a la relación procesal entre su representada y C.I.L.F.A., solicita que se la exima de cargar con las costas del proceso habida cuenta que los gastos generados por la intervención de los terceros deben ser soportados por ellos. Subsidiariamente, requiere que sean distribuidos en el orden causado.
-
En primer término, entiendo pertinente referirme al marco jurídico aplicable al sub lite, para lo cual resulta oportuno poner de resalto que nuestra Constitución Nacional (en adelante, C.N.) expresamente reconoce el derecho de propiedad de los inventores sobre sus invenciones, al establecer que “todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley” (art. 17). A partir de allí,
nuestro sistema normativo de reconocimiento legal de las patentes de invención (arts. 31 y 75, inc. 22, C.N.) está dado por los tratados internacionales celebrados por nuestro país; fundamentalmente, el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado por la Ley N°
22.195 y el Acuerdo sobre aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio de 1994 (en adelante, A.D.P.I.C.), aprobado por la Ley N° 24.425.
Por su parte, nuestra legislación interna regula la materia en la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad, sancionada por la Ley N° 24.481 que, en consonancia con la normativa internacional referida, establece como requisitos Fecha de firma: 19/09/2023
Alta en sistema: 21/09/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
de patentabilidad de las invenciones de productos o de procedimientos, que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial.
En este sentido, considera novedosa a toda invención que no esté
comprendida en el “estado de la técnica” (conf., art. 4° inc. b), el cual,
consiste en “el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o en su caso, de la prioridad reconocida, mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión o información, en el país o en el extranjero” (conf., art. 4°, inc. c).
Por otro lado, para que se reconozca la existencia de actividad inventiva,
requiere que “el proceso creativo o sus resultados no se deduzcan del estado de la técnica en forma evidente para una persona normalmente versada en la materia técnica correspondiente” (conf., art. 4°, inc. d).
Finalmente, en lo atinente a la aplicación industrial que debe tener toda invención para ser reconocida como “invento patentable”, ha establecido que ésta tiene lugar “cuando el objeto de la invención conduzca a la obtención de un resultado o de un producto industrial, entendiendo el término industria como comprensivo de la agricultura, la industria forestal, la ganadería, la pesca, la minería, las industrias de transformación propiamente dichas y los servicios” (conf., art. 4°, inc. e).
Así pues -y con lo hasta aquí expuesto- se pone de manifiesto que no toda invención es merecedora del privilegio o derecho de exclusividad que reconocen las normas...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba