Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 5 de Diciembre de 2023, expediente CCF 010346/2023/CA001
| Fecha de Resolución | 5 de Diciembre de 2023 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
Causa n° 10346/2023
JOHNSON & JOHNSON DE ARGENTINA SACEI c/ LABORATORIOS
ANDROMACO SA s/MEDIDAS CAUTELARES
Buenos Aires, de diciembre de 2023. MK
VISTO: el recurso de apelación presentado por la peticionante de la medida cautelar el 10.10.23 y fundado el 19.10.23, contra la resolución denegatoria del 4.9.23; y CONSIDERANDO:
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El 4.8.23 se presenta J.&.J. de Argentina Sociedad Anónima Comercial e Industrial (en adelante, J&J) e inicia la presente medida cautelar en el marco del art. 50 y concordantes del Acuerdo GATT-TRIPS (Ley N° 24.425) y de la ley de marcas, así como el art. 61 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 274/2019 sobre Lealtad Comercial, a fin de que se ordene a Laboratorios Andrómaco S.A. que cese en el uso del envase primario del producto “Crema facial Dermaglós Ultra Hidratación Día Noche”
(en adelante, el “Producto Dermaglós”), que –según su entender- imita de forma desleal y utiliza la marca de hecho asociada al producto “Hidratante Facial Neutrogena Hydro Boost Water Gel” (en adelante, el “Producto Neutrogena”), de manera de evitar generar confusión en el público consumidor y de aprovecharse su prestigio y reputación.
Puntualmente, requiere que la demandada: i) Se abstenga de comercializar cualquier producto, en especial el Producto Dermaglós, en envases que imitan los Productos Neutrogena y que tengan las características de envase cilíndrico con tapa opaca y pote inferior acrílico transparente de color azul-celeste y con tipografía en color blanco; ii) Retire todos los carteles,
anuncios, marquesinas, publicaciones en páginas web, promociones, publicidad en redes sociales (incluyendo Instagram, TikTok, Facebook, T.,
YouTube) y cualesquiera otras publicidades, ya sea propias o encargadas a terceros, que muestren total o parcialmente los envases mencionados y iii)
Cese inmediatamente en toda referencia a la marca de hecho consistente en un envase cilíndrico con tapa opaca y pote inferior acrílico transparente de color azul-celeste, con tipografía en letras blancas.
Fecha de firma: 05/12/2023
Alta en sistema: 06/12/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
Asimismo, una vez decretada la medida, peticiona que por la vía que corresponda se informe su existencia a las siguientes empresas: a)
Farmacity S.A., b) Dionispa S.A. (Pigmento), c) Droguería del Sud S.A., d)
Droguería Monroe Americana S.A., e) Suizo Argentina S.A., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, f) INC S.A., g) Cencosud S.A., h) GDN S.A.S., i)
D.J.S., j) Farmalife S.A., k) Coto C.I.C.S.A., l) Importadora y Exportadora de la Patagonia S.A (conf. punto
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OBJETO del escrito de inicio).
Para sustentar su petición relata que desde el año 2016
comercializa en Argentina el producto Neutrogena, tras su lanzamiento a nivel mundial en el año 2008 y logró posicionarse como líder en su categoría, en forma previa al lanzamiento del producto Dermaglós (septiembre de 2022), que también se publicita como un hidratante facial con textura ultra liviana tipo gel de rápida absorción, mencionando el ácido hialurónico como principal ingrediente y copiando el envase de Neutrógena. Añade que los envases primarios de los productos Dermaglós son de un color blanco translúcido semi opaco, tapa gris, un dibujo típico de la marca “Dermaglós” en el costado izquierdo y una inscripción inferior en un color que distingue a los productos de la línea de acuerdo con su categoría (violeta para “Ultra firmeza”, rojo para “Ultra volumen” y marrón anaranjado para “Ultra estructura”) pero que el nuevo producto que lanzó imita el envase primario del producto de Neutrogena.
Refiere que el 1.9.22, luego del lanzamiento del producto Dermaglós a través de la página web de “Farmacity”; envió carta documento a A., manifestando las similitudes entre ambos productos. Agrega que A. contestó alegando que la inclusión de su marca era suficiente para distinguir ambos productos, y que su textura, tamaño de los envases primarios,
envases secundarios (caja que contiene el envase primario) eran diferentes.
Explica que contrariamente a la posición de la accionada, la inclusión de la marca “Dermaglós” no es un elemento diferencial suficiente, ya que la marca “Neutrogena” se incorpora con la misma tipografía, color de letra e idéntica posición de las leyendas. A su vez, describe que el color del frasco y su apariencia demuestran que son idénticos en su conjunto; que en relación a la textura, ambos productos se ofrecen como geles y que la diferencia entre sus Fecha de firma: 05/12/2023
Alta en sistema: 06/12/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
texturas únicamente podrá advertirse una vez realizada la compra. Añade que las diferencias de tamaño del envase primario no pueden advertirse en publicidades, publicaciones online o en los puntos de venta físicos.
Sostiene que estuvieron en tratativas y negociaciones para evitar la controversia pero fue infructuoso. Incluso a fin de evitar el litigio judicial inició un proceso de mediación pero que también finalizó sin acuerdo (Anexo VI, acta de cierre).
Precisa que A. no sólo no cesó en la conducta indebida sino que aumentó la publicidad del producto en cuestión por diferentes medios,
redes sociales, televisión y por en el canal de YouTube de Dermaglós. Al respecto, destaca que en las últimas versiones publicitarias hay un cambio en la tonalidad de la tapa, lo que considera que es sólo un subterfugio ya que el producto dermaglos se publicita en la mayoría de los casos sin la tapa y poniéndose énfasis en la parte inferior del envase primario de color azul transparente con letras blancas y que además en las góndolas se sigue vendiendo con tapa blanca. Concluye que el referido cambio del color de la tapa termina de confirmar que la accionada entiende que imita el envase de su producto y, por lo tanto A. infringe deliberadamente sus derechos afectándola tanto a ella, como a los consumidores, quienes consideran que los productos en pugna son cuanto menos equiparables, generando un desvío de clientela y una dilución de su marca de hecho consistente en el envase acrílico grueso translúcido de color azul claro, con tipografía blanca, constituyendo así
un acto de competencia desleal consistente en una explotación indebida de la reputación ajena y/o una imitación desleal.
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El Magistrado de grado, mediante resolución de fecha 4.9.23,
desestimó la cautelar solicitada. Para resolver de ese modo, consideró que no se encontraban demostrados los extremos requeridos para la procedencia de la tutela peticionada. Más precisamente, expuso que la actora no aportó -en este estado larval de la causa- elementos que autoricen a concluir sobre la confusión en la que el público consumidor estaría incurriendo en la actualidad frente a la oferta de los productos de las partes, que autoricen el anticipo de jurisdicción favorable inaudita pars y sin producción de prueba. Ello así, toda vez que prima facie las imágenes de ambos productos presentan suficientes diferencias que impiden -a simple vista- su confusión en el público consumidor teniendo Fecha de firma: 05/12/2023
Alta en sistema: 06/12/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
en cuenta que las marcas consignadas en los envases “Neutrogena” y “Dermaglós” son reconocidas en el mercado y gozan cada una de un cierto grado de notoriedad y trayectoria comercial.
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Contra esa decisión la actora interpuso el recurso de apelación detallado en el visto. En prieta síntesis, se agravia de que el Sr. juez haya entendido que las alegaciones formuladas y constancias acompañadas por su parte no son suficientes para dictar la medida requerida y que merecen ser objeto de debate y prueba, cuando quedó suficientemente acreditada la verosimilitud en el derecho con lo explicado oportunamente y la prueba documental acompañada, que demuestra la evidente similitud entre ambos productos, existiendo una infracción deliberada de los derechos de su parte,
afectando a J&J y consumidores, quienes consideran que los productos en cuestión son equiparables y tienen un origen común, lo que, claramente ocasiona un desvío de clientela y una dilución de su marca de hecho (envase acrílico grueso translúcido de color azul claro, con tipografía blanca).
Dice que ese accionar constituye un evidente acto de competencia desleal consistente en una explotación indebida de la reputación ajena y una imitación desleal en los términos del artículo 10, incisos g) y h) del DNU de Lealtad Comercial, una clara infracción a la Ley de Marcas N° 22.362 y una burda vulneración del artículo 10 bis del Convenio de París (Ley N° 17.011)
que merece una protección cautelar como la requerida.
En ese escenario, plantea que el fundamento respecto a la “marca de hecho” que realiza el Magistrado es contradictorio. Ello pues, por un lado reconoce la legitimidad del titular de una marca de hecho para efectuar un reclamo como el presente pero luego pareciera desconocer la marca de hecho que su parte invoca -el “envase primario”-, el cual es sumamente similar al utilizado por Dermaglós. De allí que el envase del Producto Neutrogena, que se trata del producto con mayores ventas tanto en volumen como en valor en Farmacias y Perfumerías de Argentina dentro del segmento N.H., tal como surge del informe emitido por NielsenIQ South América S.R.L. (que se acompañó al escrito de inicio como Anexo II), es una marca de hecho cuya notoriedad e importancia determina una necesidad clara de protección, que brilla por su ausencia.
En esa línea de pensamiento, afirma que el a quo compara los envases de...
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