Sentencia de SALA II, 4 de Octubre de 2013, expediente CCF 004253/2008

• Fecha de Resolución: 4 de Octubre de 2013
• Emisor: SALA II

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y

COMERCIAL FDERAL – SALA II

Causa n° 4253/2008

INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION C/INSTITUTO

NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/DENEGATORIA DE

PATENTE

En Buenos Aires, a los 4 días del mes de octubre de 2013, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dice:

1. A fs. 166/169 obra la sentencia del Juez de la anterior instancia, en la que el Magistrado rechazó la demanda promovida por INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION (en adelante Interdigital)

   contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (en lo sucesivo I.N.P.

1. o el Instituto), por la cual se pretendía dejar sin efecto la resolución administrativa denegatoria de las solicitud de patente nro.

   P960103375. Asimismo, impuso las costas a la accionante vencida.

   Para arribar a esa decisión, el “a quo”, haciendo mérito de la pericia técnica, consideró que las reivindicaciones acompañadas por la actora en la primera y la segunda de las presentaciones efectuadas ante el I.N.P.I.,

   resultaron disímiles entre sí. En razón de ello, entendió que recién en las presentadas en segundo término la accionante dio efectivo cumplimiento a lo normado por el art. 19 de la Ley N°24.481. En ese sentido, puso de resalto que la primera presentación fue incompleta, por lo que la insuficiencia de aquella no podría ser salvada ulteriormente durante el curso del trámite, pues lo contrario importaría la posibilidad de ampliar indebidamente el alcance de lo divulgado en el origen. Como consecuencia de ello, concluyó que no existen elementos de juicio suficientes para tener por acreditada que la denegatoria del Instituto revistiera un carácter de infundada e irrazonable.

2. Dicha decisión fue apelada por la actora vencida a fs. 176.

   La demandante expuso sus agravios a fs. 190/201, los que, en sustancia, se basan en: a) El “a quo” no ha tenido en cuenta que del juego armónico que se plantea entre los arts. 18 y 19 de la Ley N° 24.481, se desprende que puede presentarse una solicitud de patente de invención con una memoria descriptiva aún cuando ésta no satisfaga los recaudos formales,

   siempre que se dé cumplimiento con ello en el transcurso de los noventa días corridos desde la fecha de presentación. En tal sentido, advierte que el Magistrado formuló una errónea apreciación del informe pericial, por cuanto al reconocer el experto que con la segunda presentación se dio observancia a los incisos a, b, c y d del art. 19 de la citada norma, no hace más que corroborar que su parte cumplió en tiempo y forma a lo prescripto en la mentada normativa; b) El sentenciante hizo mérito a los dichos del perito técnico en cuanto a que las reivindicaciones habrían de resultar distintas. Sin embargo, el perito no aseveró tal extremo pues sólo explicitó que las presentaciones en su totalidad no eran exactamente del mismo tenor, sin hacer alusión concreta a los pliegos reivindicatorios, los cuales resultan idénticos en ambas oportunidades;

   3. Yerra el sentenciante al considerar que el documento de prioridad internacional ha sido presentado fuera de término, y por tal motivo, no pueda ponderárselo como documentación original anexada a la primera presentación.

   Debe observarse que no constituye un hecho controvertido en la causa que tal prioridad ha sido presentada dentro del plazo correspondiente; d) La sentencia resulta arbitraria en tanto da por cierto los hechos del I.N.P.I., con relación a que los defectos apuntados resultaban de por sí insalvables. De esta forma,

   debió advertir que el cuestionamiento de la actora finca justamente en considerar que se trataba de defectos que podían ser enmendados de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 18 y 19 de la Ley N°24.481.

   Estos agravios fueron replicados por el Instituto a fs.

   204/216.

3. A fin de una mejor comprensión del asunto, se impone un relato de la secuencia de actos que rodeó a la solicitud de patente requerida por la demandante y que se desprenden del expediente administrativo cuya copia se encuentra agregada a la causa.

   Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y

   COMERCIAL FDERAL – SALA II

   Causa n° 4253/2008

   3.1. El 28 de junio de 1996 Interdigital presentó ante el I.N.P.

1. una solicitud de patente de invención que tramitó por el registro 96 01

   03375 invocando una prioridad del 30 de junio de 1995 de la patente estadounidense N°60/000775, referida a “un sistema de comunicación de banda ancha”.

   3.2. Con posterioridad a aquella presentación, el día 26 de julio del mismo año, se acompañó un nuevo documento titulado “Memoria descriptiva de patente de invención” (fs. 97/343 del expediente administrativo).

   Por otra parte, el 15 de septiembre se anexó a las actuaciones copia certificada de la traducción del documento de prioridad invocada.

   3.3. En oportunidad de realizar el examen preliminar, la Administración Nacional de Patentes -en lo sucesivo, A.N.P.-, observó dos cuestiones relacionadas a la solicitud de Interdigital. Por un lado, advirtió que “la primer presentación del 28-6-96 consiste en una memoria que tiene un campo de invención, antecedentes del invento y una referencia a dicha solicitud, careciendo de descripción del objeto de invención (art. 18 inciso c) y 20, Anexo I Ley 24481)… dentro de los 90 días, agrega nueva documentación donde se observa dicha descripción faltante del objeto de invención,

   divulgándose el mismo por primera vez por el mismo pliego reivindicatorio presentado en dicha primera presentación. Como ningún derecho puede deducirse de los complementos, correcciones y/o modificaciones que impliquen una extensión de la solicitud original (Art. 19 Anexo II Ley 24481),

   nos lleva a considerar la primera presentación donde el pliego reivindicatorio no está sustentando en la memoria por no existir descripción del objeto alguna (Art. 22 Anexo I Ley 24481)”. En tal sentido, el Ing. ELBERGER dictaminó

   que “los defectos de presentación indicados resultan insalvables, por lo que las presentes actuaciones no podrían prosperar” (fs. 947). Sin perjuicio de 3

   ello, como segundo punto, puso de relieve otras observaciones relativas a la falta de cumplimiento del art. 22 de la Ley N°24.481.

   3.4. Formulado el mentado examen, el Subcomisario de la A.N.P., determinó que lo referenciado en el primer punto sería considerado al momento de realizar el examen de fondo, debiendo salvarse en esa instancia únicamente las defectos apuntados en el segundo item.

   3.5. El 2 de octubre de 1997, el peticionante contesta la vista dando cumplimiento con los requerimientos efectuados mediante el informe preliminar (fs. 996). Ello motivó el dictado del acto obrante a fs. 997, mediante el cual la A.N.P. aprobó el examen preliminar practicado y ordenó la publicación de la solicitud en los términos del art. 26 del Reglamento de la Ley de Patentes.

   3.6. En este contexto, es que Interdigital requirió...