Procuración General de la Nación en la sentencia de Corte Suprema de Justicia, 30 de Septiembre de 1999, N. 87. XXXIV

• Fecha: 30 Septiembre 1999

N. 87. XXXIV.

New Zealand Rugby Football Union Inc. c/ Ceballos, A.G. s/ nulidad de marca.

Daños y perjuicios.

Procuración General de la Nación Suprema Corte:

- I - La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, al considerar prescripto el derecho de la actora, revocó la decisión del juez de primera instancia del fuero, que había hecho lugar a la nulidad del registro de la marca AAll Blacks@ otorgado en 1980 y 1981, reclamada por la New Zealand Rugby Football Union (ver fs. 265/270).

Para así decidir, coincidió, en lo medular de la cuestión planteada, con el aludido juez, en que el demandado no podía desconocer el término AALL BLACKS@, motivo por el que concluyó que el registro de la marca importó una copia servil teñida de mala fe.

Sin embargo, señaló que el Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial, tutela a las Adenominaciones comerciales@ y no a cualquier designación. En virtud de ello, sobre la base de que no se encuentra probado que la denominación de la actora constituya una marca o un nombre comercial, concluyó que el régimen sobre prescripción que regula el art. 6° bis de ese acuerdo internacional, no se aplica al caso.

Acordó también, que la actora cuenta con la protección del art. 27 de la ley 22.362, y, consecuentemente, aplicó el plazo decenal previsto en su art. 25, al estimar que existe en nuestro ordenamiento positivo una norma que regula la materia. Declaró, por lo tanto, prescripta la acción respecto del registro otorgado originariamente -1980, 1981pero confirmó el rechazo de la renovación solicitada por acta N° 1.801.939.

- II - Contra tal pronunciamiento, se alzó la actora, planteando recurso extraordinario a fs. 274/288, el que fue concedido a fs. 291.

Fundamenta el apelante la procedencia formal del recurso, en que se halla en tela de juicio la aplicación de normas federales y la decisión, además de causarle un gravamen irreparable, no se ajusta a la razón, toda vez que la alzada efectuó una errónea inteligencia y aplicación de la Ley de Marcas 22.362, así como del Convenio de París, ratificado por ley 17.011, con lo que se configura, además, un presupuesto de arbitrariedad que a la postre violenta un derecho amparado por la Constitución Nacional, como es el de propiedad sobre una designación notoria.

Aduce el agraviado, que en los considerandos de su sentencia, el a quo parte del principio de que el demandado jamás podría desconocer la existencia del equipo de rugby AAll Blacks@, y que, por ende, tal registro importó una copia servil teñida de mala fe, aserto que, en definitiva, vino a reconocerle un derecho de propiedad exclusivo y excluyente sobre tal designación.

Manifiesta, por otra parte, que se admite que el nombre AAll Blacks@ merece la protección del art. 27 de la ley 22.362, cuya normativa resguarda al titular de una designación notoria, y que la sentencia recurrida es arbitraria toda vez que se aparta de la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que establece que no puede convalidarse derecho alguno sobre una marca, si éste tiene origen en una conducta contraria al art. 953 del Código Civil.

Finalmente, agrega que la sentencia de cámara con-

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Procuración General de la Nación lleva a una paradoja, puesto que la denominación que identifica al equipo neozelandés se encuentra desdoblada en cabeza de dos titulares distintos, la New Zealand Rugby Football Union y el señor A.G.C., provocando así, una situación contradictoria con los más elementales principios en materia marcaria, cual es el de la exclusividad que todo titular posee sobre la designación que le pertenece.

- III - De las constancias de la causa surge que el demandado registró la marca A.B.=s@ en las clases 9 y 16, bajo el n° 1.023.538 de la clase 25 del nomenclador marcario internacional.

En esa situación, a fs. 8/22 se presentó por apoderado la New Zealand Rugby Football Union iniciando demanda el 9 de marzo de 1993, a efectos de solicitar la declaración de nulidad de los referidos registros y que se declare infundada la solicitud del demandado a efectos de renovar la misma marca para distinguir Acamisas, ropa interior, medias, calzados y ropa especialmente diseñados para la práctica de deportes, confecciones de pieles naturales e imitación@.

Se manifestó, por otro lado, que la New Zealand Rugby Football Union congregaba a todas las entidades vinculadas al rugby de Nueva Zelanda y que el equipo representativo de ese país son los AALL BLACKS@, destacando ser que era uno de los mejores en el mundo del rugby y que se distingue con una casaca negra con el helecho de plata.

Conferido el traslado, el demandado resistió la pretensión y opuso la excepción de prescripción, con fundamento en el art. 25 de la ley 22.362. Negó la invocada tras-

cendencia y popularidad del equipo representativo de Nueva Zelanda y sostuvo que a la época de su solicitud apuntó a dos marcas AAll Blacks@ y ATodo Negro@, lo cual revelaba que la intención estuvo dirigida a un color y no al mencionado equipo deportivo.

A fs. 240/243, obra la sentencia dictada por el juez de primera instancia, que acogió la demanda incoada por el actor y declaró la nulidad de la marca A.B.=s@ registrada bajo el número 1.023.538 en la clase 25 del nomenclador internacional otorgada originalmente en 1980 y 1981. Asimismo, declaró fundada la oposición deducida por la actora al registro de la marca.

A su vez, cabe destacar que la sentencia se apoyó en el hecho de que si bien la actora no acreditó que la denominación AAll Blacks@ sea una marca registrada en algún país, ni demostró que se trataba de un nombre comercial, por lo que declaró inaplicable el Convenio de París, ratificado por la República Argentina en 1966.

Consideró no obstante que la denominación AAll Blacks@ puede estar incluida dentro de la definición del art. 27 de la Ley de Marcas. Reconoció asimismo, que la denominación del equipo neozelandés era notoria e interpretó que el demandado no pudo desconocer dicha notoriedad y que en realidad quiso aprovecharse de la fama ganada por el citado equipo. Por lo tanto, concluyó que era una copia servil, teñida de mala fe e hizo aplicación del art. 953 del Código Civil, haciendo lugar a la demanda.

Esta decisión de acuerdo con lo expuesto en el punto primero, fue revocada parcialmente por el tribunal de alzada, con el alcance que allí se indica.

- IV -

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Procuración General de la Nación En mi parecer, el recurso extraordinario es procedente en lo formal, toda vez que el apelante cuestiona el alcance e interpretación de la ley 22.362 y del Convenio de París, ratificado por la ley 17.011, de evidente naturaleza federal.

Establecido ello, en orden a la interpretación de las normas cuya inteligencia se debate en el sub lite, conviene señalar, en primer término, que el Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado por Argentina mediante ley nacional 17.011, impone a los países miembros de la unión, el establecimiento de un plazo de prescripción mínimo de cinco años para reclamar la anulación de marcas, (art. 6° bis, inc. 2°). El mencionado acuerdo internacional, también indica que no se fijará plazo cuando se trata de reclamar la anulación de las marcas registradas o utilizadas de mala fe (inc. 3°).

En segundo lugar, de la inteligencia de los párrafos 2° y 3° del art. 6° bis, surge que se establecen plazos mínimos de prescripción de las acciones para solicitar la cesación de uso y la nulidad previstas en el párrafo 1°, pero cuando se trata de marcas registradas o utilizadas de mala fe, no se fija término a dicho fin. En tales condiciones, no cabe sino concluir que en el marco del mencionado tratado en tales supuestos, dicha acción es imprescriptible.

Cabe observar, también, que una interpretación extensiva del Convenio de París en su art. 6° bis obliga a la invalidación de marcas que constituyan la imitación de designaciones -comerciales o no- que la autoridad competente del país de registro estime notoriamente conocidas en esa jurisdicción.

Por otra parte, en cuanto se refiere a nuestro or-

denamiento, la Ley de Marcas y Designaciones 22.362, dispone en su art. 25, que la acción de nulidad prescribe a los diez años de registrada la marca, mientras el art. 24 de dicha ley 22.362 en su inc. b, establece que son nulas las marcas registradas por quien, al solicitar el registro, conocía o debía conocer que ellas pertenecían a un tercero.

Ahora bien, en este contexto, cabe razonablemente considerar que la sanción de la ley 22.362, no implicó la modificación de las soluciones previstas en la materia por el mencionado acuerdo internacional, sino que, por el contrario, mediante dicho cuerpo legal, el legislador, tal como surge de la propia exposición de motivos de esta ley, pretendió adecuar nuestra normativa interna a las disposiciones del Convenio de París, aprobado mediante ley 17.011.

Es necesario poner de relieve, asimismo, que en el improbable supuesto que se considerara que la norma interna se opone a las soluciones previstas en el tratado internacional, no denunciado por nuestra Nación, y por tanto, plenamente vigente, ello debió llevar al tribunal a quo a aplicar la norma de mayor jerarquía, según lo dispuesto por el art. 75, inc. 22, primera parte, de la Constitución Nacional.

Por ello, en mi criterio, el mencionado plexo legal permite concluir que para ambos cuerpos normativos, la marca no se puede registrar cuando se trata de una copia servil y por ende está originada en un acto de mala fe, desde que en dichos casos, se está sin lugar a dudas frente a un supuesto de nulidad absoluta, que motiva que la acción devenga imprescriptible.

- V - Cabe poner de relieve que la finalidad primordial de

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Procuración General de la Nación la legislación marcaria, reside en la protección de las buenas prácticas comerciales y la defensa de la buena fe del consumidor. Por tanto del juego armónico de ambos sistemas normativos se desprende que, en rigor, no se contraponen sino que, por el contrario, se complementan. El art. 6° bis del Convenio de París dispone expresamente la inexistencia de plazo de prescripción para supuestos como el aquí estudiado de marcas registradas de mala fe, prima facie nulas de nulidad absoluta.

En ese contexto, considero, por el contrario, que el art. 25 de la Ley de Marcas, se refiere exclusivamente a los casos de nulidad relativa, por ser susceptibles de confirmación. La acción de nulidad, entonces, sólo en esos supuestos, tendría un plazo de prescripción; una interpretación contraria, en cambio, llevaría a concebir que los interesados pueden convalidar actos contrarios a la moral, las buenas costumbres y buena fe, en los cuales el Estado está obviamente interesado en invalidar.

Acordado, entonces, que ambos cuerpos normativos se complementan, nada es obstáculo a la plena vigencia de los principios generales del derecho y, en especial, de la regla moral reconocida en el art. 953 del Código Civil. En ese marco, la interpretación del a quo de las normas mencionadas no se ajusta al auténtico sentido que les quiso otorgar el legislador.

- VI - Corresponde, de otro lado, ponder de resalto que, como lo tiene dicho V.E., por encima de lo que las leyes parecen decir literalmente, es propio que, a través de una adecuada hermenéutica se indague acerca de su sentido jurídico.

Esta investigación no debe prescindir de las palabras de la ley, pero tampoco atenerse rigurosamente a ellas, cuando la interpretación razonada y sistemática así lo requiere (conf.

Fallos: 292:181; 293:528; 300:417 y muchos otros).

Vale recordar, a todo evento, que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re "Fromageries Bel S.A. c/ E.I. s/ nulidad" (Fallos:

253:267) sostuvo dicho principio en la materia, al confirmar la sentencia que sancionaba con nulidad a la copia servil de una marca extranjera.

También es correcto hacer mérito que, de la prueba producida en autos, surge acreditada la importancia y notoriedad del equipo representativo de Nueva Zelanda, los "All Blacks", que el rugby como deporte es reconocido en forma general y notoria en nuestro país desde hace tiempo y que la fama ganada por el equipo neozelandés en ese ámbito es palmaria, motivo por el que no puede dejar de considerarse que el público consumidor necesariamente ha de interpretar que la indumentaria y productos "All Blacks" no pueden dejar de provenir de dicho origen, y es lógico por tanto suponer que el pretendido titular de la marca se beneficiaría en definitiva con la fama del citado equipo de rugby de Nueva Zelanda, dando lugar a la figura jurídica del enriquecimiento sin causa, como resultado de un acto ilícito.

- VII - En tal sentido consta el precedente de V.E. en los autos "C.D.S.A. c/ Mampar S.A. s/ cese de uso de marcas y op. inf. reg. de marcas", C.140, L.XXI., sentencia del 31 de marzo de 1987, en el cual se decretó la nulidad de la solicitud de la marca "C.D.", registrada en la clase 11, y usada para mamparas de baño, clase en que la re-

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Procuración General de la Nación conocida firma francesa no tenía registro alguno, no había usado la marca para esos productos, ni tampoco tenía registro en otra clase con la que hubiera una superposición. Sin embargo, en dicha causa se sostuvo que se daba por probada la intención de inducir a engaño al público consumidor al recurrir a una copia servil de la prestigiosa marca de la actora, en abierta violación del art. 953 del Código Civil y del art.

24, inc. b, de la Ley de Marcas.

Nuestra doctrina ha definido a la marca como el signo que distingue un producto de otro, o un servicio de otro. Es así que, cuando hablamos de una marca notoria, asociamos de inmediato un producto y aquélla indica al público consumidor una fuente constante y uniforme de satisfacción.

Esto lleva a interpretar, que la marca cumple con una función distintiva que le permite al consumidor comprar un producto en vez de otro y saber quién es su fabricante. Será para muchos un factor esencial y determinante al momento de adquirirlo.

A partir de ello, teniendo en cuenta que según la doctrina, la notoriedad es un grado superior al que llegan pocas marcas o designaciones, el logar el mencionado status implica un nivel de aceptación por parte del público consumidor que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto, servicio o, como en el caso de autos, la fama deportiva de los "All Blacks".

En mi opinión, para que haya notoriedad la designación debe ser conocida por la mayor parte del público, sea o no consumidor, lo que incluye a eventuales consumidores. En el caso de los "All Blacks", como lo que venimos sosteniendo, la reconocida fama ganada por el mencionado equipo es manifiesta, e incluso la canción que los distingue es conocida, de modo amplio gracias a la publicidad de una reconocida tarjeta de crédito.

En reiteradas oportunidades, nuestra jurisprudencia ha dicho al respecto que la protección a las marcas o designaciones notorias, tiene como finalidad, en primer término, la protección al público consumidor del error en que sería inducido respecto del origen del producto; y en segundo lugar, al titular de tal marca o designación.

De lo expuesto se deduce que el derecho adquirido por la marca oponente, de clara notoriedad, debe privilegiarse frente a una mera expectativa que presupone la solicitud de quien pretende lograr su registro, precisamente porque, siendo grande su difusión y su empleo, cualquier situación de duda debe favorecer a la primera.

Es bueno señalar, a todo evento, que la notoriedad de una marca, es más, de una mera designación, medie o no registro en el país o en el extranjero, no requiere prueba; desde que si fuera necesario acreditarla entonces pondría de por sí en evidencia que ella no existe. Así lo ha reconocido la jurisprudencia, al sostener que la notoriedad de una marca es un hecho al alcance de todos o de una importante mayoría y no requiere, por tanto, de prueba específica. Los antecedentes expuestos permiten descalificar sin más el argumento del a quo relativo a que la actora no ha demostrado que su denominación constituya una marca o nombre comercial.

- VIII - Corresponde ponderar, asimismo, que al referirse las normas marcarias al "nombre" de una persona, lo hacen con un alcance amplio, comprensivo del seudónimo o del apellido (y no solamente del conjunto integrado por el nombre de pila y el apellido cuando han adquirido notoriedad), porque esta es la interpretación que mejor se aviene con la finalidad de la

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Procuración General de la Nación legislación.

Así se sostuvo en el precedente "L." al señalar que en materia de marcas el seudónimo cuando adquiere notoriedad, goza de la tutela del nombre (sentencia del 6 de julio de 1989, en autos "L., J.R. c/ Modart S.A.

C.I.F. e I.", Fallos: 312:1171).

Ha señalado la doctrina, a su vez, que es maniobra conocida, la de registrar una marca o la designación extranjera notoria en un país donde aún no ha sido registrada, y utilizarla usufructuando así el prestigio de un tercero, o de esperar que el verdadero titular intente comerciar con la misma y al impedirlo el registro previo, se vea obligado a comprarla.

En el caso de autos, es fácil advertir que se trata de un acto contrario a la moral, a la buena fe y a los sanos principios que deben regir la competencia comercial, pues cuando se habla de "All Blacks", es inevitable no pensar que se alude al equipo neozelandés, lo que nos lleva a concluir que en supuestos como el de autos nos hallamos frente a un caso nítido de apropiación indebida de una marca.

De igual modo nuestra jurisprudencia ha dicho, que en casos excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de una marca argentina si ésta resulta una copia servil de la suya otorgada en otra nación, siempre que concurra al supuesto de evidente abuso o mala fe o que la actitud de quien obtuvo el registro implique el eventual usufructo del prestigio de la marca extranjera, sin que influya la circunstancia que la inscripta en el país, no se hubiese efectivamente utilizado, así como que, en circunstancias excepcionales, puede un comerciante extranjero pedir la nulidad de la marca argentina, si resulta una imitación servil de la conocida, utilizada u otorgada en otra u otras naciones, extremos que en mi criterio se dan en el caso de autos.

Frente a esta conclusión carece de relevancia, por ende, dilucidar cuál de los plazos establecidos es el que debe computarse para determinar la prescripción para accionar, al encontrar sustento el indebido uso del nombre cuestionado en un acto de manifiesto carácter nulo, de nulidad absoluta, como es la copia servil de una designación notoria que pertenecía a un tercero, y por tanto la acción para resguardarse de su perjuicio deviene imprescriptible, conforme al art. 6° bis, inc. 3°, de la ley 17.011.

Por todo ello, opino que corresponde hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto a fs. 274/283 y revocar el decisorio apelado con los alcances señalado en el presente dictamen.

Buenos Aires, 30 de septiembre de 1999.

N.E.B.