Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 6 de Octubre de 2011, expediente 4.671/2006

• Fecha de Resolución: 6 de Octubre de 2011

Poder Judicial de la Nación CAUSA N° 4671/2006 EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A. C/CARVALLO,

JUZG. N° 7 G.S. Y OTRO S/ CESE DE USO DE

SECR. N° 13 MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS.

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de dos mil once reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A.

C/ CARVALLO GUSTAVO SERGIO Y OTRO S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y

PERJUICIOS”, respecto de la sentencia de fs. 747/751 vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores A.S.G., R.V.G. y S.B.K..

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO

GUSMAN dijo:

1. La firma “EL TRUST JOYERO RELOJERO S.A.”, invocando la titularidad de las marcas “Trust” (clase 8), “El Trust Joyero Relojero” (clase 14), “El Trust Joyero Relojero”

   (clase 8), “El Trust Joyero” (clase 14) y “El Trust Joyero Relojero” (clase 8), promovió la demanda de autos contra G.S.C. y S.B.M., para que se los condene a cesar definitivamente en el uso de sus marcas y el conjunto “El Trust Joyero”

   como nombre comercial. Asimismo, solicita se le indemnice los daños y perjuicios ocasionados por el aludido uso indebido, los que estima en $ 70.000.

   Los emplazados, además de negar el uso indebido de los signos, reconvinieron aduciendo la caducidad de los títulos invocados por El Trust Joyero Relojero S.A. en función de que ellos no habrían sido utilizados en los últimos cinco años (art. 26, Ley Nº 22.362).

2. El señor J. de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 747/751 vta.,

   sobre la base de las constancias probatorias obrantes en la causa, consideró que se daban los presupuestos fundamentales que hacían a la procedencia de la caducidad marcaría y admitió la reconvención, rechazando la demanda interpuesta por el actor.

   Contra esa decisión se alzó la accionante, quien formuló sus quejas en la pieza de fs. 781/795, sosteniendo en concreto: a) El Magistrado, al fallar como lo hizo, efectuó una incorrecta apreciación y valoración del material probatorio obrante en autos (informes, testigos,

   pericial, etc.); b) Durante el juicio quedó puesto en evidencia el uso efectivo y eficiente de la marca, no sólo por parte suya, sino también por la de terceros autorizados.

   Dichos agravios merecieron el responde de la contraria a fs. 797/799 vta. M.,

   además, diversos recursos que se vinculan con los honorarios regulados (fs. 752, 753, 755, 756 y 764).

3. En atención a los términos en que ha quedado trabada la litis; corresponde, en primer lugar, determinar si efectivamente se ha operado la caducidad de los títulos invocados por la parte actora en los términos del art. 26 de la Ley Nº 22.362. Pues, de ser así, la extinción de esos signos en virtud de la causal aludida tornaría inoficioso el análisis de las demás cuestiones sometidas a estudio y decisión de esta Alzada (conf. fs. 795).

4. Es dable recordar que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 4º de la Ley Nº

   22.362, primer párrafo, la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen con su registro.

   El uso de la marca puede ser efectuado por el titular del signo o bien por un tercero habilitado para hacerlo. Del propietario dependerá la voluntad inicial de utilizar la marca, sea fabricando o vendiendo directamente, o bien autorizando a otros a hacerlo. En tal caso, no será el titular del signo quien propiamente comercialice el producto o preste el servicio, pudiendo haber concedido una licencia y cobrar por ello cierta regalía. Lo esencial a los efectos del uso, es que el producto o servicio con la marca en cuestión se encuentre en el mercado (confr. J.O., “Derecho de Marcas”, 7ª ed., pág. 250 y ss.).

   Ahora bien, a los fines que aquí interesan, el art. 26 del mismo cuerpo legal establece que “A pedido de parte se declarará la caducidad de la marca que no hubiera sido utilizada en el país dentro de los cinco años previos a la fecha de la iniciación de la acción,

   salvo que mediaren causas de fuerza mayor”.

   Sobre esa base, para determinar si ha existido “uso marcarío”, desde antiguo, esta Sala (confr. causa “B., Mario

5. c/ Ywch inc. s/ opos. inf. reg. marca” –expte. nº 8197 del 18.

   6.1991) tiene resuelto que debe recurrirse a un criterio flexible, comprensivo de todo acto que tenga por consecuencia hacer aparecer al signo en el mercado y ponderando que la norma asimila la “utilización” a la “comercialización”. Esta última no ha de ser entendida con carácter estricto sino más bien amplio, abarcando los actos de intercambio y cualquier otra forma posible de disposición del producto. Es por ello que la doctrina reconoce eficacia a estos efectos, v.gr., a los actos preparatorios anteriores a la comercialización seguidos de ésta, a las demostraciones,

   publicidad previa al lanzamiento, a la entrega de muestras gratis o en préstamo para pruebas, a los de alquiler o donación; en fin, que el término “utilización” cubre todas las formas en que una marca puede hacerse advertible en el mercado (confr. VITTONE, G. “La caducidad del registro de marcas por falta de utilización en la República Argentina”, L.L. 1985-B-863).

   Es que la explotación de una marca no es una noción cuantitativa sino esencialmente cualitativa, debiendo el uso ser suficiente como para demostrar una intención clara,

   seria e inequívoca de su titular de ponerla en el mercado local (confr. esta S., causa 8197 del 18.6.91, ya citada).

   No puede debatirse que la propiedad de la marca otorga a su titular el derecho exclusivo de poder utilizarla, aprovecharla o explotarla en todas las formas múltiples posibles. Su titular puede extender a un nuevo mercado geográfico el uso, fabricación y venta de productos, o bien la distribución de servicios, evitando gastos que en otras circunstancias provocaría el crecimiento empresarial (instalación o compra de nuevos locales y redes de distribución,

   insumos, etc.). También está habilitado para licenciar a un tercero a los mismos fines.

   Esto es lo que precisamente aconteció en autos, pues de acuerdo con el ejemplar del contrato de “uso de marca comercial” agregado en fs. 201, puede tenerse por prueba persuasiva que en el año 2003, entre el actor y el señor H.F. se formalizó un convenio que tenía por objeto el uso de las marcas comerciales “TRUST; EL TRUST; EL TRUST JOYERO

   y EL TRUST JOYERO RELOJERO”, todas ellas propiedad de la firma accionante. Asimismo, se convino que el actor percibiría como contraprestación una regalía mensual fijada en $ 500, hasta la expiración del convenio que estaba previsto que se operara el 30 de abril de 2008.

   Ahora bien, a fin de acreditar el empleo de las marcas no es menester que se pruebe que los productos a los que se aplica han sido puestos en la vidriera de un comercio o que se los haya adquirido para revender. Porque el término “comercialización” que menciona el segundo párrafo del art. 26 de la Ley de Marcas no debe ser interpretado en el sentido técnico que consagra el art. 8, inc. 1º, del Código de Comercio, sino con un criterio flexible, abarcador de cualquier acto que revele la puesta de la marca en el mercado local (ver esta S., causa 8197

   antes citada).

   Luego de examinar las diversas constancias probatorias de autos a la luz de estos principios, concluyo que las marcas del actor no se extinguieron y se...