Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 27 de Diciembre de 2022, expediente CCF 000747/2011/CA003
| Fecha de Resolución | 27 de Diciembre de 2022 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
Causa N° 747/2011: “TIJE S.A. c/ ASSIST CARD ARGENTINA S.A. DE
SERVICIOS s/ Cese de oposición al registro de marca”.
En Buenos Aires, a los 27 días del mes de diciembre del año dos mil veintidós, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III
de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos enunciados en el epígrafe y, de acuerdo al orden de sorteo, el juez F.A.U. dijo:
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El magistrado de la anterior instancia dispuso: 1) Rechazar la demanda entablada por Tije S.A. y ratificada por Assist Med S.R.L en calidad de tercera interesada cesionaria de la solicitud de marca; en consecuencia,
declarar fundada la oposición deducida por Assist-Card Argentina S.A. de Servicios al registro de la marca “ASSIST MED y logo” (mixta) solicitada mediante acta n° 2.816.064 para la clase 36. 2) Admitir la reconvención deducida por Assist-Card Argentina S.A. de Servicios; y en virtud de ello,
condenar a Tije S.A. y a Assist Med S.R.L. a cesar en el uso de la marca “ASSIST MED y logo” (mixta).
Para así decidir, consideró –en lo principal- que si bien las marcas que dieron fundamento a la protesta de Assist-Card habían vencido,
conforme los términos del art. 4° de la Ley de Marcas, podía tener un interés legítimo a la oposición, aunque sea como marca de hecho, habida cuenta de que su denominación se ha utilizado intensamente durante más de cuarenta años, siendo una empresa líder a nivel mundial en relación a los servicios de asistencia al pasajero. Por ello sostuvo que la situación no devino abstracta por el vencimiento de las marcas ya que lo contrario implicaría un exceso ritual manifiesto.
Acto seguido, el pronunciamiento describió el cotejo de los signos desde el plano gráfico, eufónico e ideológico, para concluir en que admitir la coexistencia de ambas marcas podría derivar en soluciones disvaliosas para la distinción entre ambos productos en el mercado, puesto que sería factible que el consumidor al adquirir un servicio de asistencia al Fecha de firma: 27/12/2022
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
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pasajero de “ASSIST MED” (en la realidad práctica “ASSIST-MED”), se imagine que compra un servicio proveniente de una empresa relacionada o complementaria de “ASSIST-CARD”.
En cuanto a los fundamentos para admitir la reconvención, el fallo enfatizó la mayor antigüedad en el mercado de la reconviniente y que la reconvenida utiliza folletería con la misma combinación de colores que su competidora, el mismo guion en el medio entre ambos términos, un diseño parecido e incluso la apelación al mismo símbolo del teléfono rojo. De allí
que determinó que su conducta constituye un intento de acercamiento cuestionable a la marca de la demandada reconviniente y a su nombre comercial, con la consiguiente afectación de su fama y prestigio.
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Contra esta decisión apeló la actora reconvenida a fs. 1026,
recurso concedido a fs. 1027.
Expresó agravios con fecha 8 de agosto de 2022 cuyo traslado fue contestado por la demandada reconviniente el día 28 de ese mismo mes.
Asimismo, se han planteado diversos recursos contra la regulación de honorarios (ver fs. 1018, 1025, 1027 y 1029) que, en caso de corresponder, serán tratados al final del acuerdo.
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En lo principal, la apelante expone los siguientes agravios:
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el fallo ha desechado las previsiones del art. 23, inc. b) de la Ley de Marcas, al considerar que el vencimiento de los registros invocados por la demandada, sin que ni siquiera se solicite el de un nuevo signo, no afecta su interés legítimo en defender sus signos, aunque sea como marca de hecho;
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se excluyó sin motivo la prueba de que el signo “ASSIST
CARD” fue solicitado el 26/3/19 y obtenido su registro el 24/6/20, por parte de la firma uruguaya “Assist Card Smalline S.A.”, quien no forma parte de este juicio, ni se ha demostrado, que posea vinculación alguna con la firma demandada.
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yerra al fallo al considerar que las marcas son confundibles,
cuando han convivido en el mercado de hecho, desde el año 2019 en que se Fecha de firma: 27/12/2022
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
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solicitó el registro; además de que participa de ambos signos un término de carácter evocativo de uso común (“ASSIST” y “ASSISTANCE”); y que de su cotejo comparativo no surge la confundibilidad indicada en el fallo; y,
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sobre la base de los argumentos expuestos en los puntos anteriores, requiere que se revoque la decisión de cese de uso.
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Con carácter previo a la consideración de los agravios, me permito recordar que conforme reiterada doctrina de la Corte Suprema, no he de seguir todas las argumentaciones presentadas, sino solo las conducentes para resolver el conflicto (Fallos 258:304, 262:222, 272:225, 278:271 y 291:390, entre otros más), sin perjuicio de señalar que mi reflexión no se ha limitado sólo a ellas, sino que he ponderado cada uno de los argumentos planteados por las partes y los expuestos por el a quo en su decisorio.
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En primer lugar el apelante sostiene –como ya se dijo- que el fallo ha desechado las previsiones del art. 23, inc. b) de la Ley de Marcas, al considerar que el vencimiento de las marcas invocadas por la demandada, sin que ni siquiera se solicite el registro de un nuevo signo, no afecta su interés legítimo en defender sus signos, aunque sea como marca de hecho –agravio letra a)-. A lo que agrega la existencia del registro ASSIST CARD con logo cuya titularidad fue obtenida por parte de una firma uruguaya en junio de 2020 –agravio letra b)-.
Destaco, preliminarmente, que los conflictos marcarios deben resolverse con especial apego a las circunstancias particulares de cada caso,
puesto que en la enorme variedad de situaciones que se presentan en las relaciones comerciales de mercado, es necesario apreciar la totalidad de los elementos (el origen y uso de las marcas enfrentadas, la concurrencia en el ramo, la visión desde la óptica del público consumidor, las características de la explotación en el plano nacional o internacional, etc.), a fin de tomar decisiones que contemplen los principios fundamentales de la legislación marcaria, en especial, la buena fe y la protección de los riesgos de confusión del público consumidor (conf. O., J., “Derecho de Marcas”, 9ª
Fecha de firma: 27/12/2022
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
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edición actualizada, 2017, pág. 216/217, citado por Sala 1 en la causa 3660/12 del 15/5/18, entre otras).
Dicho esto, conforme los términos de la norma citada por el apelante, el derecho de propiedad de una marca se extingue –entre otros motivos- por el vencimiento del término de vigencia, sin que se renueve el registro -art. 23, inc. b)-.
Ahora bien, sobre este aspecto se ha decidido que la finalización de los derechos del titular de un registro marcario, como consecuencia de la terminación del plazo legal de tal registro, se ha visto morigerada en ciertas situaciones en cuanto a sus efectos. Ello ocurre cuando,
extinguido el término de una marca, su titular haya continuado explotando intensamente ese registro y a su amparo se ha formado una clientela, pues lo que se intenta proteger es el prestigio de una marca vinculado a su anterior titular, prestigio que no se deriva meramente de un registro extinguido, sino del uso del signo distintivo (esta Sala 3, causa 2305/99 del 20/8/09 y sus citas).
En la misma línea, en numerosas oportunidades la jurisprudencia del fuero ha decidido que el titular de una marca de hecho es merecedor de tutela jurídica por haber explotado intensamente ese registro,
siendo uno de tales derechos el de oponerse a que se registre un signo confundible con el suyo (esta Sala 3, causa 4565/02 del 4/6/03; y, Sala 2,
causa 3444/93 del 8/5/97 y 5215/99 del 19/8/08).
Asimismo, se ha resuelto que el titular de una “marca de hecho”
es digno de amparo legal, al menos por aplicación de los principios generales del derecho, otorgando protección excepcional en presencia de un uso pacífico, público, continuado y ejercido durante un período suficientemente prolongado como para acreditar que el signo ha adquirido suficiente difusión y prestigio y a su amparo –el industrial o comerciante– haya formado una ponderable clientela (conf. Sala 2, causa 6719/11 del 21/10/20).
Ello es así por cuanto el carácter atributivo que consagra la ley de marcas no puede ser aplicado con un criterio rigurosamente formal, que Fecha de firma: 27/12/2022
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
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conduzca a negar a los signos no registrados la protección que puedan merecer según los principios generales del derecho. Y así, se ha considerado que cuando un signo sin registro ha sido intensamente explotado y a su sombra se ha formado una clientela, los principios que salvaguardan la buena fe, la moral y las buenas costumbres, la lealtad comercial y el ejercicio regular de las prerrogativas propias (arg. arts. 21, 953, 1071, 1198 y 2514, Cód.
Civil), la hacen acreedora de tutela, en su carácter de marca de hecho (Sala 2,
causa 11.701/94, del 18/09/2003 y sus numerosas citas).
En el caso, el juez de primera instancia...
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