Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 7 de Julio de 2011, expediente 2.224/05

• Fecha de Resolución: 7 de Julio de 2011

Poder Judicial de la Nación Juz. 7 S.. 14

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Causa N° 6.625/05 “TELEFONICA SA c/ ARTE GRAFICO EDITORIAL

ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca”

Causa Nº 6.627/05 “TELEFONICA SA c/ ARTE GRAFICA EDITORIAL

ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca”

Causa Nº 2.224/05 “TELEFONICA SA c/ ARTE GRAFICA EDITORIAL

ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca”

En Buenos Aires, a los 7 días del mes de julio del año dos mil once, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “TELEFONICA SA c/ ARTE

GRAFICO EDITORIAL ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca”

TELEFONICA SA c/ ARTE GRAFICA EDITORIAL ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca

“TELEFONICA SA c/ ARTE GRAFICA EDITORIAL

ARGENTINO SA s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. A. dijo:

1. La empresa Telefónica de Argentina S.A. (“Telefónica”) inició tres demandas por cese de oposición contra Arte Gráfico Editorial Argentino (“AGEA”) a fin de registrar sin obstáculos las siguientes marcas: 1º) en la causa nº 6625/2005, “TELEFONICA

   IMAGENIO” en las clases 9, 35, 38, 41 y 42 (actas números 2.392.560, 2.392.562, 2.392.563,

   2.392.564 y 2.392.565, respectivamente); 2º) en la causa nº 6624/2005, “TELEFÓNICA

   IMAGENIO” en la clase 16 (acta nº 2.392.561); y 3º) en la causa nº 6627/2005,

   IMAGENIO

   en las clases 9, 35, 38, 41 y 42 (actas números 2.392.566, 2.392.568,

   2.392.569, 2.392.570 y 2.392.571, respectivamente).

   Los tres procesos fueron acumulados pasando a ser el nº 6625/2005 el principal a cuya foliatura me referiré en lo sucesivo salvo indicación contraria (fs. 146 de éste;

   fs. 214 y 242 del expte. 6627/05 y fs. 80/81 del expte. 6624/05).

2. El señor J. de primera instancia admitió las tres demandas, con costas (fs. 314/316 vta. del principal, y copias certificadas a fs. 534/536/vta. y a fs. 326/328vta en las causas nº 6627/05 y 6624/05 respectivamente).

   Apeló la demandada (fs. 320 y auto de fs. 321) quien fundó su recurso a fs. 329/335 dando lugar a la contestación de su contraria obrante a fs. 337/340.

3. La firma AGEA critica que el a quo no haya expuesto las pautas sobre las cuales hizo el cotejo de los signos; señala que la comparación debió haberse hecho en forma integral y sucesiva -atendiendo más a las semejanzas que a las diferencias- y con criterio riguroso dada la notoriedad de sus marcas.

   En lo que se refiere a la solicitud de “IMAGENIO” en la clase 16,

   apunta que el doctor Cancela omitió considerar que es aquella en la que está inscripta la revista “Genios” producto que “AGEA pretende defender” (fs. 332, párrafos tercero y cuarto).

   Por último, niega el interés legitimo de Telefónica para registrar marcas “más allá de la 38”

   (fs. 334).

4. Ante todo señalo que la argumentación de AGEA a lo largo del juicio fue, por lo menos, imprecisa en lo que se refiere a aquellos signos que motivaron su resistencia a los registros de Telefónica. V., por ejemplo, que a fs. 123/140 de la causa nº

   6625/05 dijo ser dueña de “GENIO DE GENIOS”, “ULTRAGENIOS”, “GENIOS

   SUSPENSO A LA MEDIANOCHE”, “GENIO DE GENIOS RADIO RELOJ 2000” y “GENIO”. Sin embargo, al probar su titularidad sobre ellos agregó, además, la de “LOS

   GENIOS DE LA MUSICA” que nada tenía que ver con la controversia (ver fs. 281).

   Al contestar la demanda en causa nº 6624/05 (fs. 58/76) modificó la oposición deducida en sede administrativa; de la atenta lectura del escrito surge que reivindicó

   GENIO

   , “GENIOS” y “GENIO DE GENIOS” excluyendo a “ULTRAGENIOS” alegada ante el INPI (ver fs. 5 y fs. 64 vta./68); más adelante, durante la etapa de prueba, acreditó otra marca ajena al debate: “GENIO DE GENIOS RADIO RELOJ 2000” (ver fs. 211).

   En lo que atañe a la causa 6627/05 adujo que existía confusión con cinco marcas suyas – esto es,“GENIOS” (Clase 16), “GENIO DE GENIOS” (Clase 16 y 9),

   ULTRA GENIOS

   (Clase 16 y 9), “GENIOS SUSPENSO A LA MEDIANOCHE” (Clase 35, 38, 41 y 42) y “GENIO DE GENIOS RADIO RELOJ 2000” (Clase 16, 35, 38, 41 y 42;

   ver fs. 218/236, en especial fs.225 vta.)- pero probó la titularidad de sólo tres (“GENIO DE

   GENIOS RADIO RELOJ 2000”, “ULTRA GENIOS” y “GENIOS SUSPENSO A LA

   MEDIANOCHE”, ver fs. 399, fs. 408, fs. 417, fs. 427, fs. 437, fs. 447 y fs. 457).

   Estas inconsistencias no pueden sino proyectarse negativamente sobre los planteos concernientes al cotejo, ya que en unas causas no se defienden los mismos registros que en las otras.

   En realidad, uno de los aspectos centrales del recurso se vincula con la notoriedad del signo “GENIOS” (fs. 331/334 y vta.) que está inscripto sólo en la Clase 16 y es el único que explota la firma demandada, ya que los restantes que constituyen el conjunto son de defensa (fs. 243/252 del expte. 6625/05 y ejemplar en fs. 532 y correlativas sin foliar y fs.

   533 ídem de la causa nº 6627/05). La propia apelante expone -por lo visto- que “ya se ha expresado que la Clase 16 es la marca -sic- donde AGEA posee el producto que se busca defender”, fs. 332, tercer párrafo, del principal el subrayado me pertenece).

   La confrontación debe hacerse respetando el principio de especialidad.

   La notoriedad alegada por AGEA -que permitiría soslayarlo- motiva las observaciones que expondré ulteriormente.

   De las dos marcas de la actora, la única pedida para la Clase 16 es “TELEFÓNICA IMAGENIO”. A.A. cuando postula que el cotejo debe hacerse en forma integral (fs. 330, párrafo tercero y ss.); empero, ello está lejos de favorecerla.

   En efecto, al estar integrada “TELEFÓNICA IMAGENIO” por la parte más importante de la denominación social de la solicitante (“TELEFÓNICA”) queda excluida la confusión con “GENIOS”, sobre todo si se...