Sentencia de Sala A, 24 de Octubre de 2014, expediente FRO 022009978/2010/CA001

• Fecha de Resolución: 24 de Octubre de 2014
• Emisor: Sala A

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A Rosario, 24 de octubre de 2014.-

Visto, en Acuerdo de la Sala “A”, el expediente n° FRO 22009978/2010 “MATTIEVICH, M.J. y EGIPTO SRL c/ PRESSENDA, CAROLINA s/ NULIDAD DE MARCA”, originario del Juzgado Federal Nº 2 de Rosario, del que resulta:

La Dra. L.A. dijo:

1- Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada (fs. 523 y vta.) contra la sentencia N° 53 del 22 de mayo de 2013 que admitió la demanda interpuesta por la Sra. M.J.M. y la firma Egipto SRL declarando la nulidad del signo “El Cairo”, clase 43, título nº2.252.429 registrado a nombre de C.A.P. y rechazó

la reconvención planteada por esta última contra los co-

actores relativa al cese en el uso del nombre comercial “El Cairo”, retiro de toda publicidad, cartelería, avisos en los medios de comunicación, internet, packaging y/o toda simbología de cualquier naturaleza que incluya dicho nombre, imponiendo las costas a la demandada reconvieniente (fs.

512/520).

Concedido el recurso a fs. 525, y elevados los autos a esta Alzada, la accionada expresa agravios a fs. 535/547vta.

En primer término formula una reseña de los antecedentes de la causa, relatando que la Sra.

Fecha de firma: 24/10/2014 Firmado por: LILIANA M ARRIBILLAGA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.F.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.F.A., Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A Mattieviech y la firma Egipto SRL promovieron en su contra demanda de nulidad de marca en relación al signo “El Cairo”

alegando encontrarse legitimados por ser titulares del inmueble sito en calle Sarmiento y Santa Fe de Rosario y del fondo de comercio allí ubicado, basando su pretensión anulatoria en la supuesta mala fe con que ella había obrado al momento de registrar dicha marca. Entiende la recurrente que no se ha probado su mala fe y que existe presunción de legitimidad del mentado registro, todo lo cual debió llevar al a-quo al rechazo de la demanda y a hacer lugar a la reconvención. Refiere que la actividad probatoria desplegada por la actora se dirigió a resaltar la historia del bar en cuestión, hecho de público conocimiento que en nada cambia lo aquí debatido, toda vez que el uso de dicho nombre comercial sin registro se encontró en cabeza de los anteriores titulares del bar, quienes transfirieron a la actora el inmueble pero no otros derechos, por lo que –dice- no es cierto que la Sra. M. posea la “marca de hecho” ni que la haya adquirido como parte integrante del fondo de comercio. Entiende debe protegerse el derecho de quien posee la marca registrada formalmente, adquirido con absoluta legitimidad y agrega que -de haber tenido intención de utilizarla-, los accionantes debieron ser diligentes y realizar su registro u oponerse previo a su otorgamiento, lo que no ocurrió. Relata la demandada que encontrándose con proyectos de abrir un bar y utilizar el nombre “El Cairo”, realizó de buena fe los trámites ante el INPI para el registro de dicho nombre en mayo de 2004. Destaca que durante el año 2003 mantuvo reuniones informales con el Sr.

Fecha de firma: 24/10/2014 Firmado por: LILIANA M ARRIBILLAGA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.F.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.F.A., Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A F., con su representante y su contador y que mientras desarrollaba su proyecto, el antiguo bar “El Cairo”

se encontraba cerrado, y con problemas de diversa índole tales como falta de habilitaciones, deterioro estructural, etc. Habida cuenta de ello buscó otro inmueble en la zona, realizándose sobre éste un proyecto arquitectónico, todo lo que surge de las probanzas de la causa.

Le agravia en primer lugar que la sentencia no haya dado preeminencia al principio atributivo en materia marcaria, conforme al cual la propiedad de una marca y la exclusividad de uso se obtienen por su registro.

Expresa que el a-quo reconoce la vigencia legal del mentado principio protectorio, pero luego establece que el derecho otorgado al titular del registro no ampara el obrar de mala fe por parte de quien pretende registrar una marca utilizada por quien no la ha registrado. Considera que, contrariamente a lo legalmente previsto, el a-quo priorizó otros principios tales como el respeto al interés común, la moral y las buenas costumbres, en desmedro de la protección que debió darle a la apelante por el hecho de ser titular de una marca registrada.

Cita jurisprudencia y peticiona la aplicación del criterio restrictivo en materia de nulidades marcarias, en sentido de la presunción de legitimidad del acto administrativo que concedió el registro.

En segundo lugar cuestiona la sentencia en tanto considera que la recurrente actuó de mala fe, y explica que ésta no se presume sino que debe probarse, y que Fecha de firma: 24/10/2014 Firmado por: LILIANA M ARRIBILLAGA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.F.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.F.A., Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A tal concepto debe entenderse desde un punto de vista subjetivo lo cual requiere un conocimiento y un comportamiento; esto es, debe existir en el registrante un absoluto conocimiento de la preexistencia de la marca, y la volición de registrar su dominio con intención de causar un daño efectivo al usuario de ésta, lo que no se verifica en el caso y tampoco ha sido probado, ya que al momento de la registración nadie utilizaba la marca en cuestión y el bar “El Cairo” estaba cerrado. Con relación al primer requisito refiere que la accionante no pudo haber utilizado la marca de manera notoria sino recién a partir del alquiler del local, por lo que tampoco pudo haber, al momento de la registración, un conocimiento preexistente de la marca por parte de la accionada; y respecto del segundo requisito, no se demostró

comportamiento indebido alguno de su parte.

En tercer término se queja de que el a-

quo considere que la actora hizo uso notorio de la marca con anterioridad a su registro por parte de la Sra. Pressenda.

Cuestiona la sentencia en tanto dota a la adquisición del inmueble por parte de la actora Mattievich de una consecuencia jurídica inexistente, puesto que –dice- nadie transfirió a ésta el uso de hecho de la marca realizado por los antiguos titulares del bar. Refiere que la accionante no ha realizado un uso externo, ininterrumpido y pacífico de la designación “El Cairo”, toda vez que éste se encontró cerrado por más de dos años. Agrega que la Sra. M., quien cuenta con 35 años, adquirió el inmueble en el mes de octubre de 2003 y la firma co-actora, Egipto SRL fue creada en el año Fecha de firma: 24/10/2014 Firmado por: LILIANA M ARRIBILLAGA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.F.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.F.A., Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A 2004, por lo que mal pudieron haber hecho uso pacífico y sin interrupciones de la marca durante 43 años, con anterioridad al nacimiento de la primera o de la conformación societaria de la segunda. Señala que el uso comercial del nombre “El Cairo” sin registro se encontró en cabeza de sus anteriores titulares, quienes únicamente transfirieron a la actora el inmueble, mas no otros derechos tales como el nombre comercial.

En cuarto lugar cuestiona la valoración fragmentada de los hechos y las pruebas que –alega- realizó

el a-quo, que lo llevaran a tener por demostrado el interés legítimo de los actores en el uso de la denominación “El Cairo” y en la pretensión de nulidad de dicha marca a nombre de la apelante. Insiste en que no ha existido continuidad en la explotación del bar por parte de los accionantes, lo que resulta de gran relevancia, ya que fue durante el período en que el local estuvo cerrado, cuando la demandada inició los trámites de inscripción. Expresa que es falso que haya querido aprovecharse del uso y clientela que tenía el mentado establecimiento y que en virtud de un plan de negocios en desarrollo, poseía legítimo interés en el registro, todo lo cual se ha demostrado en autos, resultando irrelevante que dicho proyecto se haya o no concretado. Reitera que la accionada no obró de mala fe y que en modo alguno ello quedó

demostrado a raíz de las negociaciones mantenidas con la actora por la titularidad de la marca; antes bien –dice- si los actores intentaron adquirir la marca en cuestión es porque reconocían en la demandada la legitimidad de su Fecha de firma: 24/10/2014 Firmado por: LILIANA M ARRIBILLAGA, JUEZ DE CAMARA Firmado por: F.L.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.F.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.F.A., Secretario de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA A titularidad. Peticiona se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la reconvención. Cita jurisprudencia y mantiene la reserva del caso federal.

A fs. 552/557vta. la apoderada de los actores contesta agravios peticionando, por los argumentos que expone, su rechazo y la confirmación del fallo. A fs. 560 se solicita por oficio la remisión de la documental reservada en el Juzgado de Primera Instancia, lo que fue cumplimentado a fs. 561, quedando los autos en condiciones de resolver.

1- Estimo ajustada a derecho la sentencia en revisión y por tanto propongo su confirmación.

La primer cuestión a resolver radica en torno a la validez que corresponde reconocer o no a la marca de servicios “El Cairo”, registrada en la clase 43, título nº

2252429 a favor de la demandada, Sra. C.P., cuestionada por quien alega ser titular de una designación comercial con idéntico nombre, Sra. M.J.M., propietaria del establecimiento ubicado en Santa Fe y Sarmiento de esta ciudad, y su actual explotadora, Egipto SRL, en base al contrato de locación y licencia de uso de nombre comercial, ambos...