INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA c/ BALBUENA, VANESA s/NULIDAD DE MARCA. DAÑOS Y PERJUICIOS

• Fecha: 21 Octubre 2019
• Número de expediente: CCF 002262/2017/CA001
• Número de registro: 244126820

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I C. 2262/2017/CA1 I “Industria de Diseño Textil S.A. c/ Balbuena, V.

s/ nulidad de marca. daños y perjuicios”.

Juzgado N°: 9 Secretaría N°: 17 Buenos Aires, 21 de octubre de 2019.

Y VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto y fundado a fs. 450/452 –cuyo traslado

fue contestado a fs. 481/482– y el deducido a fs. 479, fundado a fs. 489/494 y

respondido a fs. 508/511, contra la resolución de fs. 443/445, y

CONSIDERANDO:

1. La parte actora interpuso demanda contra V.B. y/o quien

   resulte responsable de los establecimientos comerciales "ZHARO" y del sitio de internet

   www.zharo.com.ar con el objeto de que: a) se declare la nulidad del registro de la

   marca "ZHARO" N° 2.602.247 en la clase 18; b) se ordene el cese de uso de " ZHARO"

   como marca, como nombre comercial, nombre de establecimientos, nombre de

   dominio de internet, perfil de redes sociales o cualquier otro y c) se reparen los daños y

   perjuicios ocasionados (cfr. fs. 40/49). A tal fin invocó la titularidad del registro de las

   marcas "ZARA" y otras que contengan "ZA" y "ZARA" en las clases 14, 18, 25 y 35, el

   carácter notorio y su utilización desde 1975 en su país de origen –España– y a partir de

   marzo de 1998 en nuestro país (cfr. 40/49 y fs. 143). Posteriormente amplió la demanda

   en función del resultado del diligenciamiento de las medidas previas de constatación

   dispuestas en la causa 7221/2016 (cfr. fs. 54/55). En el marco de una nueva ampliación,

   en lo que aquí interesa, solicitó que se intimara a la demandada en los términos del art.

   35 de la ley 22.362 y la anotación de litis en el Registro N° 2.602.247 (cfr. fs. 140/172,

   en especial puntos X y XI).

   A. contestar la demanda, la accionada opuso excepción de prescripción de

   la acción de cese de uso de la designación comercial como de previo y especial

   pronunciamiento (cfr. fs. 407/429, punto III, a fs. 413/415), se expidió en relación con

   el incidente de explotación y, en subsidio, solicitó la fijación de una contracautela de la

   Fecha de firma: 21/10/2019 A.ta en sistema: 14/11/2019 Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.A., JUEZ DE C.S. #29719834#244126820#20191021164040738 misma especie y monto (punto VIII, a fs. 422vta./423). También se opuso a la

   anotación de litis y, subsidiariamente, a que se otorgara bajo caución juratoria (punto

   IX a fs. 423vta./424).

2. La resolución apelada difirió el tratamiento de la excepción de

   prescripción, habida cuenta de que la controversia en torno a las cuestiones vinculadas

   con el comienzo del uso de la designación comercial por la demandada y la fecha del

   conocimiento que de ello tuviera la actora, requerían la producción de las pruebas

   ofrecidas.

   Además admitió el incidente de explotación, ponderando el interés

   legítimo del peticionario –titular de la marca "ZARA"– y la manifestación formulada

   por la demandada en cuanto a que continuaría utilizando la marca y la designación.

   Estableció la caución en $100.000 –sustituible por un seguro de caución–, que deberá

   ser integrada en el plazo de diez días y rechazó el pedido de fijación de una

   contracautela.

   Por último, dispuso la anotación de litis y el libramiento del oficio

   correspondiente al INPI. A tal fin, tuvo por acreditada la verosimilitud del derecho en

   función de las constancias agregadas en la causa 7221/2016 y de las razones tenidas en

   cuenta en la resolución de fs. 18/19 de la mencionada causa a las que se remitió.

3. Ambas partes se agravian de esta decisión.

   La actora circunscribe su disenso al monto de la caución fijada en el

   incidente de explotación por considerarlo exiguo en función de las pautas que expone.

   La demandada se agravia del diferimiento de la excepción de prescripción,

   del monto de la caución –por alto–, del rechazo de la fijación de una contracautela y

   respecto de la anotación de litis.

4. En primer lugar, corresponde examinar los agravios relativos a la

   excepción de prescripción.

   La demandada alega que se dilata una decisión que puede resolverse en

   esta etapa, con los elementos obrantes en la causa que identifica– que acreditan el uso

   público, pacífico y continuo de la designación comercial "ZHARO" desde agosto de

   Fecha de firma: 21/10/2019 A.ta en sistema: 14/11/2019 Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.A., JUEZ DE C.S. #29719834#244126820#20191021164040738 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I 2013. Señala que a la fecha de la citación a la mediación transcurrieron casi tres años,

   lo que excede el plazo anual previsto en el art. 29 de la ley 22.362.

   La actora argumenta que el diferimiento no le causa gravamen a su

   contraparte y solicita la deserción del recurso en este punto en función de la

   insuficiencia de los agravios. Sostiene que, además de que la acción es imprescriptible,

   su parte debe probar que ha sido iniciada tempestivamente. Añade que la demandada

   ha ofrecido prueba relativa a la prescripción.

   A diferencia de lo manifestado por la representación de la parte actora, la

   S. entiende que el recurso de la demandada satisface la exigencia del art. 265 del

   Código Procesal puesto que allí se critica la resolución del juez de primera instancia en

   los aspectos que se cree que ha errado, indicando las razones por las cuales debe

   revocarse la decisión que se considera injusta. Todo ello justifica, sin más, el rechazo

   de esta defensa, máxime teniendo en cuenta el criterio restrictivo que debe presidir la

   aplicación de la sanción de la deserción de la instancia, por su gravedad (cfr. esta S.,

   doctr. causas 4782/97 del 24/3/98, 2150/97 del 16/11/00, 3041/97 del 19/6/01, 7721/07

   del 24/2/11, 1969/17 del 19/10/17 y 8620/17 del 14/12/18).

   Se debe recordar que el artículo 346 del Código Procesal establece que la

   excepción de prescripción se resolverá como previa "si la cuestión fuere de puro

   derecho (cfr. art. 346, parágrafo 4°, del Código Procesal), hipótesis que no se configura

   cuando se encuentra controvertido –entre otros aspectos– el momento de inicio del

   cómputo del plazo de prescripción. Dicha cuestión debe ser analizada al dictar la

   sentencia definitiva y luego de producir las pruebas que las partes consideren

   pertinentes en la etapa respectiva (cfr. esta S., doctrina de las causas 313/04 del 35

   05, 5.875/05 del 261006, 8.261/05 del 25308, 6.948/06 del 15408, 13.280/06 del

   15508, 5.775/07 del 161008 y 1.1272/08 del 23413; S.I., causa 1648/12 del

   13314).

   Desde esta perspectiva, no se puede soslayar la multiplicidad de

   cuestiones involucradas tales como la imprescriptibilidad de la acción fundada en la

   nulidad absoluta de la marca, el ofrecimiento de prueba documental relativa al inicio

   Fecha de firma: 21/10/2019 A.ta en sistema: 14/11/2019 Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.A., JUEZ DE C.S. #29719834#244126820#20191021164040738 del cómputo del plazo alegado por la excepcionante –desconocida por su contraria a fs.

   431/441)–, así como también de prueba informativa y pericial contable (cfr. punto "b",

   apartados 3, 5, 6 y 7 y punto "f", a fs. 426/427).

   En consecuencia, la resolución de la excepción de prescripción no es una

   cuestión de puro derecho y la decisión de postergar su tratamiento para el momento en

   que se analice el fondo del reclamo debe ser confirmada.

5. La accionada también cuestiona la procedencia del incidente de

   explotación. Aduce que la resolución incurre en una aplicación directa del art. 35 de la

   ley 22.362, sin ponderar los antecedentes que precedieron la controversia: la falta de

   oposición al registro de su marca por parte de la actora, la presentación de un llamado

   de atención que no tuvo acogida por el organismo administrativo y la espera hasta que

   la marca se posicionara en el mercado para, varios años después, solicitarle que dejara

   de explotarla. Destaca que esos antecedentes demuestran la verosimilitud de su derecho

   y el interés legítimo en defender su marca y nombre comercial, mientras que la

   decisión sólo tuvo en cuenta el supuesto interés legítimo invocado por la actora y su

   calidad de accionante, sin evaluar el derecho de ambas partes.

   Cabe recordar que el procedimiento establecido por el art. 35 de la ley

   22.362 permite asegurar al titular de una marca registrada una garantía en el caso de

   que el uso de la marca o designación, cuyo cese se persigue, haya de continuarse

   durante la sustanciación del juicio. Así, el llamado incidente de explotación no tiene

   otra finalidad que la de obtener una garantía del supuesto infractor, con la que habrá de

   responder por los eventuales daños por la continuación en el uso de la marca durante la

   sustanciación del juicio (cfr. esta S., causas 2540 del 15592, 7488 del 21193,

   5758 del 16694, 22936/94 del 29695, 21425 del 171096, 125 del 27297, 6041/97

   del 15998, 2025/98 del 11599, 3952/99 del 642000 y 5093/14 del 15916; S.

   II, causa 394 del 181292; S.I., causa 17.516/03 del 6207). Este instituto debe

   ser interpretado concordantemente con lo dispuesto en las normas procesales atinentes

   a las medidas cautelares, desde que, en definitiva, ésta es por su naturaleza su esencia y

   finalidad (cfr. S.I., causas 17.778/94 del 31096, 1753/98 del 23399 y 3239/07

   Fecha de firma: 21/10/2019 A.ta en sistema: 14/11/2019 Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA Firmado por: G.A.A., JUEZ DE C.S. #29719834#244126820#20191021164040738 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I del 111108; S.I., in re "L. del 26995 y esta S., causa 7199/12 del 246

   14).

   Sobre esa base, no son admisibles los agravios que la parte demandada

   sustenta en orden a la verosimilitud del derecho invocado por la actora en la demanda

   promovida. Ello es así, por cuanto, al margen de poner de resalto que los argumentos

   expuestos por la recurrente obligarían a ingresar en la cuestión de fondo, lo cual resulta

   improcedente en este estadio procesal (cfr. esta S., causas 4164 del 8793, 22.936

   del 29695, 1889/97 del 91297, 2025/98 del 11599 y 14.772/03 del 20405, entre

   otras), es apropiado recordar que a los...