Sentencia de SALA I, 14 de Agosto de 2014, expediente CCF 006467/2006

• Fecha de Resolución: 14 de Agosto de 2014
• Emisor: SALA I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I Causa No. 6467/06 –S.

I- “EXELENTHIA S.A. C/ PATAGONIA INC s/ Cese de Oposición al Registro de Marca”

Juzgado N° 11 Secretaría N° 22 En Buenos Aires, a los 14 días del mes de agosto de 2014, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el J.R.V.G., dijo:

1. Exelenthia S.A. promovió demanda contra Patagonia Inc. a fin de que se declare infundada la oposición deducida contra la solicitud de registro de la marca “PATAGONIAN REPUBLIC”, Actas N°

   2.576.335/336/344/345/346/347/348/349 en las clases 27, 28, 21, 18, 16, 14 y 5, respectivamente, del Nomenclador Internacional, con imposición de costas a la demandada.

   Relató que con fecha 11 de marzo de 2005 su empresa solicitó las marcas precedentemente indicadas, oponiéndose a su registro Patagonia Inc. con base en la supuesta confundibilidad con sus marcas “PATAGONIA” en las clases 18, 25, 28 y 35 y “PATAGONIA PROVISIONS” en la clase 30.

   Sostuvo que no existe posibilidad de confusión entre las marcas enfrentadas porque las clases 5, 14, 16, 20, 21 y 27, en las que fue solicitada su marca, y las clases 18, 25, 28 y 35, en las que la demandada tiene registradas sus marcas, protegen diferentes productos, resaltando que existe una importante cantidad de signos marcarios registrados y/o solicitados que incluyen el término “PATAGONIA” (conf. listado que luce a fs. 85/88 vta. y 89 vta./90).

   Hizo hincapié en que la demandada retiró

   oportunamente la oposición deducida respecto de la marca “PATAGONIAN REPUBLIC” en las clases 32, 4 y 34, precisamente porque entendió que no existía superposición de productos entre esas clases y las clases en las que tiene registradas sus marcas.

   Asimismo señaló que su firma es titular de la marca “PATAGONIAN REPUBLIC” en la clase 42, concedida bajo el número 1.887.322, y que la accionada no se opuso a los registros de la marca “PATAGONIAN REPUBLIC” en las clases Fecha de firma: 14/08/2014 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI 31, 33, 43 y 44 (Actas 2.576.339, 2.576.341, 2.620.184 y 2.620.185, respectivamente.

   Destacó que el hecho más curioso consiste en que la demandada procedió a retirar la oposición que dedujo respecto de la solicitud de registro de la marca “PATAGONIAN REPUBLIC”, Acta N° 2.443.249, en la clase 35, por lo que considera innegable que la propia conducta de la accionada torna infundadas las oposiciones deducidas.

   Por otra parte expresó que el término “PATAGONIA”

   no es monopolizable, razón por la cual la demandada no puede impedir el registro pretendido por su parte.

   Citó doctrina y jurisprudencia que respaldan el criterio que expuso respecto al elemento de uso común y destacó que resulta oponible a la demandada la doctrina de los actos propios, en virtud del retiro de varias de las oposiciones deducidas respecto de la misma marca cuyo registro pretende su parte (conf. dichos de fs. 91 vta./92 vta.).

2. A fs. 288/309 vta. contestó la demanda Patagonia Inc., negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

   Expresó que existen algunas características que se deben resaltar y que hacen a la trascendencia de Patagonia Inc. y sus marcas “PATAGONIA”.

   En ese orden de ideas recordó que Patagonia Inc.

   es una empresa radicada en California, Estados Unidos de Norteamérica, dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir, especialmente ropa para deportes de...