Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 11 de Julio de 2019, expediente CCF 000970/2012/CA001

• Fecha de Resolución: 11 de Julio de 2019
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 970/2012 DOCILE ALIMENTOS LTDA c/ ARCOR SAIC s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 10 días del mes de julio de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la S. II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dice:

I.A. registro de la marca solicitada por Docile Alimentos LTDA “ZOAH! (& diseño)”, pedida por acta nº 2.964.907 para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclador Internacional, se opuso Arcor SAIC por considerarla confundible con el registro de su propiedad “YAHOO NITE CRUNCH (& diseño)”, inscripto en la misma clase y concedida bajo el registro n° 2.770.508. La peticionaria promovió el presente juicio para que se declare infundada la oposición por ser inconfundibles las marcas enfrentadas en todos los aspectos –gráfico, fonético e ideológico-. Además, plantea que el hecho de que los signos en pugna posean ambos en su diseño una figura de chicle partido al medio del que se desprende un líquido en forma explosiva, no las vuelve confundibles puesto que es la única forma de diferenciar una goma de mascar rellena de otra que no lo es (conf. fs. 16/17 y 27/36).

La accionada resistió la pretensión de su contraria y, en la oportunidad de contestar la demanda, amplió los fundamentos de la oposición deducida en sede administrativa contra la solicitud. Añade que la marca con la que sustentó la oposición ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial “YAHOO NITE CRUNCH (& diseño)” se encontraba abandonada conforme resolución de la autoridad marcaria de fecha 27.6.11, por lo que el cotejo de rigor debe realizarse con la marca “POOSH! (& diseño)”, que viene utilizando como marca de hecho desde el año 2008. Explicó que antes había empleado los signos de hecho “YAHOO! (& diseño)” y su continuadora “ARCOR POOSH!

YAHOO! (& diseño)” desde el año 2001 y 2007, respectivamente. Asimismo, manifiesta que el diseño de la marca peticionada resulta idéntico con el suyo Fecha de firma: 11/07/2019 Firmado por: A.S.G.-.R.V.G.-.E.D.G. #16165339#238948648#20190705120443473 desde todos los puntos de vista del cotejo marcario, guardando la similitud confusionista que nuestra legislación marcaria impide (ver fs. 112/121).

Por mi parte, advierto que recién durante el trámite del pleito, se solicitó su registro ante el I.N.P.

1. bajo Acta N° 3.212.597 de la misma clase 30 (ver presentación de fecha 4.12.12 a fs. 130).

2. El señor Magistrado de primera instancia, en el pronunciamiento de fs. 382/389, hizo lugar a la demanda interpuesta por Docile Alimentos Ltda. En consecuencia, declaró infundada la oposición efectuada por Arcor SAIC a la solicitud del registro de la marca de la actora “ZOAH! (&

   diseño)”, con costas a la demandada en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

   Para decidir de ese modo, previo a entrar al análisis del cotejo de los signos en pugna, estimó necesario despejar la cuestión relativa a la procedencia de la ampliación de la oposición efectuada por la accionada con una marca distinta a la referida ante el I.N.P.

1. y sin registrar. Al respecto, esgrimió que si bien la jurisprudencia sostenía que la ley marcaria posibilitaba que el oponente demandado amplíe los fundamentos que dio en sede administrativa e introduzca otros distintos de aquellos en los que fundó su oposición, no permite una nueva invocación registral inexistente al tiempo de articular la oposición, como ocurre en este caso. Así las cosas, ponderó que aunque la demandada Arcor SAIC afirmó haber estado utilizando la marca de hecho “POOSH! (& diseño)” desde octubre del año 2008, la realidad es que no ha logrado probarlo. En efecto, de la prueba producida resulta el uso de la marca y comercialización del producto “POOSH YAHOO! (& diseño)” a partir de año 2008 y no de la marca de hecho “POOSH! (& diseño)” con la que sustenta la oposición. De esa forma, al no tener probado el uso anterior de su marca de hecho a la solicitud del registro de la actora que justifique la protección jurídica que alega, debía rechazase la oposición efectuada. Por último, aclaró que lo decidido no se modifica por el hecho de que en 2014 la accionada haya obtenido el registro de su marca de hecho; pues lo trascendente no es si ahora podría oponerse sino si estaba en condiciones de hacerlo en su oportunidad, dado que de no haber existido esta conducta de su parte, la aquí

   actora contaría con el debido registro aún antes del obtenido por la demandada en 2014.

   Fecha de firma: 11/07/2019 Firmado por: A.S.G.-.R.V.G.-.E.D.G. #16165339#238948648#20190705120443473 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 970/2012

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