Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 12 de Julio de 2023, expediente CCF 002280/2019/CA001
| Fecha de Resolución | 12 de Julio de 2023 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
Causa N° 2280/2019: “CAT TECHNOLOGIES ARGENTINA
S.A. c/ CATERPILLAR INC. s/ Cese de oposición al registro de marca”.
En Buenos Aires, a los 12 días del mes de julio del año dos mil veintitrés, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “CAT
TECHNOLOGIES ARGENTINA S.A. c/ CATERPILLAR INC.
s/ Cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el señor juez E.D.G. dijo:
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El señor juez a quo dispuso: 1) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta y en consecuencia declarar infundada la oposición deducida por Caterpillar Inc al registro de las marcas “CAT BUSINESS PROCESS OUTSOURCING” (mixta),
Actas n° 3.500.879, 3.500.874, 3.500.869 y 3.500.864, en las clases 35, 38, 41 y 42, respectivamente; 2) Rechazar la demanda respecto de las solicitudes de las marcas “CAT TECHNOLOGIES”
(denominativa), Actas n° 3.500.887, 3.500.889, 3.500.890 y 3.500.883, en las clases 35, 38, 41 y 42, respectivamente. Todo ello con costas en el orden causado.
Para así decidir, en primer lugar el fallo recordó que la regla fundamental en la materia es que las marcas deben ser claramente distinguibles y desarrolló las pautas elaboradas desde antiguo por la doctrina y la jurisprudencia del fuero en cuanto al cotejo marcario.
Sobre la base de dichos principios, consideró que las marcas enfrentadas “CAT TECHNOLOGIES” y “CAT”, resultaban confundibles en razón de que compartían el término “CAT”, mientras que el agregado “TECHNOLOGIES” no lograba aportar al conjunto un distintivo suficiente para alejar las posibilidades de confusión.
Fecha de firma: 12/07/2023
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Asimismo el fallo destacó que el hecho de que ambas marcas se encuentren en su forma denominativa puede ocasionar en el público consumidor lo que se llama confusión indirecta.
Por el contrario, en cuanto a las marcas “CAT
BUSINESS PROCESS OUTSOURCING” (mixta) y “CAT”, la conclusión del juez de grado fue que resultaban inconfundibles en virtud de sus diferencias en el plano gráfico, fonético e ideológico. En el primer caso debido al diferente diseño, con distintos tipos de tipografía y símbolos. En el campo fonético en razón de que el sonido obtenido al pronunciar la marca solicitada no es similar al de la marca opuesta, debido a que la marca de la actora posee tres palabras que le dan suficiente fuerza diferenciadora. Finalmente, en el plano ideológico, por tratarse de palabras en idioma inglés cuya divulgación al léxico común no ha sido probada, corresponde tomarlas como vocablo de fantasía y así siendo grafías y ondas sonoras carentes de significación no hay posibilidad de confusión. Agrega que corresponde desestimar el argumento de la demandada relativo a la notoriedad de la marca, toda vez que de la prueba colectada se deduce que su marca posee una gran expansión, pero que no es suficiente para distinguirla como marca notoria.
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Contra esta decisión apelaron la parte actora con fecha 13/10/22 y la parte demandada el día 18/10/22, recursos que fueron concedidos los días 17 y 19/10/22, respectivamente.
Asimismo se han presentado recursos contra la regulación de honorarios (ver concesiones de fs. 277, 278 y 279), que en caso de corresponder serán tratados al final del Acuerdo.
La accionante presentó su expresión de agravios el día 28/2/23 y lo propio hizo la accionada con fecha 2/3/23. Corrido el traslado correspondiente, la parte actora lo contestó el día 21/3/23
mientras que la demandada lo hizo con fecha 23/3/23.
En lo principal, los agravios de la parte actora son los siguientes: El fallo efectúa una incorrecta calificación de la partícula “CAT”, sin tener en cuenta la particular situación en cada una de las clases; no se ha valorado adecuadamente la aplicación del principio Fecha de firma: 12/07/2023
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
de especialidad, a partir del hecho de que la demandada no ostenta una marca notoria; se realiza una incorrecta aplicación del criterio de confusión indirecta ya que la demandada no tiene derechos registrales en dos categorías y los objetos comerciales son absolutamente diferentes; y, no se ha hecho una evaluación concreta de las circunstancias adjetivas de la causa, concretamente no se tuvo en cuenta que se trata de actividades comerciales diferentes, dirigidas a consumidores también diferentes.
A tu turno, la parte demandada expone –en lo principal-
los siguientes agravios: la sentencia determina que las marcas “CAT
Business Process Outsourcing” y “CAT” son confundibles cuando hay una serie de elementos que indican lo contrario; no se tuvo debidamente en cuenta la notoriedad de la marca oponente; tampoco se evaluó adecuadamente la dilución marcaria que implica la decisión adoptada.
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Ante todo, interesa recordar que el Tribunal no está
obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, ni a examinar cada una de las probanzas aportadas a la causa sino sólo las conducentes para resolver el conflicto.
Ello así en virtud de la jurisprudencia que considera que esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales es razonable, extremo que implica su compatibilidad con los principios y garantías constitucionales (conf. C.S.J.N. Fallos:
265:301; 278:271; 287:230; 294:466, entre muchos otros).
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Dicho esto, por una cuestión de orden metodológica, corresponde iniciar el análisis por los agravios de la actora con relación a la decisión del juez de grado de rechazar la demanda respecto de las solicitudes de la marca “CAT
TECHNOLOGIES” (denominativa), Actas n° 3.500.887, 3.500.889,
3.500.890 y 3.500.883, en las clases 35, 38, 41 y 42, respectivamente.
Ello sin perjuicio de que muchas de las consideraciones que habré de exponer en los párrafos siguientes, resulten de Fecha de firma: 12/07/2023
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
aplicación también frente a los agravios expuestos por la accionada con relación a los otros dos signos enfrentados: “CAT BUSINESS
PROCESS OUTSOURCING” (mixta) y “CAT”.
Expone la apelante en primer lugar que el juez de grado no calificó adecuadamente la partícula “CAT” al hacer el cotejo de las marcas enfrentadas y dejó de lado razones que explican que la confusión en verdad no se produce.
Desde su perspectiva el fallo no ha considerado que Caterpillar Inc. carece en el país de registros marcarios que reproduzcan lo que considera la mot vedette de sus marcas, en tres de las clases del nomenclador en disputa y soslaya que la empresa demandada coexiste con signos de terceros que reproducen la partícula cuyo monopolio se atribuye en clases 35, 41 y 42 int.
Lo primero que corresponde señalar es que hay un hecho real e indiscutible: las marcas tienen, por lógica, determinadas semejanzas que son, precisamente, las que dieron lugar a la presente controversia.
De todas maneras, también es necesario tener en cuenta que de acuerdo a la respuesta brindada por el INPI con fecha 11/5/21,
no existe solicitud ni registro marcario alguno que se encuentre registrado en las clases 38 y 41, cuya raíz sea CAT y de titularidad de CATERPILLAR INC. Es decir que en estas dos clases Caterpillar no tiene ninguna marca registrada y por lo tanto no se advierte cuál sería el motivo para oponerse al registro de una marca en ambas clases.
Asimismo, según el referido informe, en la clase 35 se produjo la renovación de la marca CATERPILLAR (denominativa)
N° 2.225.756 solicitada por Acta N° 3.700.869 concedida bajo el N°
3.037.055 para proteger servicios de la clase 35; vinculados al servicio de venta minorista; servicios de alquiler; suministro de sitios Fecha de firma: 12/07/2023
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
web; servicios de consultoría; gestión comercial de la clase 35. Pero como se advierte, en esta clase la única marca registrada es “CATERPILLAR” y no “CAT”, aspecto que modifica sustancialmente el cotejo marcario.
En consecuencia, sólo restaría analizar la situación en la clase 41, donde conforme surge del informe apuntado, la demandada tiene registrada tanto la marca “CAT” como “CATERPILLAR”.
En el caso de “CAT”, las solicitudes concedidas bajo los números 2.452.090 y 2.452.091, han sido usadas en los últimos 5
años en relación a maquinarias y motores. Asimismo la solicitud efectuada mediante acta 3.937.325 cuya renovación está pendiente de resolución, fue usada en los últimos 5 años en prueba e inspección de motores y maquinarias; monitoreo de vehículos, equipos y maquinaria de la clase 42. Por último, la solicitud concedida bajo el n° 3.130.591 ha sido usada en los últimos 5 años en servicios científicos y tecnológicos para terceros; servicios de diseño e investigación para terceros; servicios de análisis industrial para terceros; servicios de consultoría técnica; diseño y desarrollo de hardware y software. Como se advierte, en tres de los cuatro casos en los cuales se ha registrado la marca CAT, ha sido con relación a maquinaria pesada, o servicios vinculados a ella.
No dejo de advertir que en su expresión de agravios la actora ha señalado que en dicha clase, la marca de la demandada coexiste con signos de terceros que reivindican...
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