Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 10 de Agosto de 2011, expediente 8.149/06

• Fecha de Resolución: 10 de Agosto de 2011

Poder Judicial de la Nación CAUSA N° 8149/06.- BAYER A.G. C/ LABORATORIOS MAVER S.A. S/

JUZG. N° 5 CADUCIDAD DE MARCA.

SECR. N° 10

En Buenos Aires, a los 10 días del mes de agosto de dos mil once reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “BAYER A.G. C/ LABORATORIOS

MAVER S.A. S/ CADUCIDAD DE MARCA”, respecto de la sentencia de fs. 595/596, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden:

señores Jueces de Cámara doctores S.B.K., A.S.G. y R.V.G..

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO BERNARDO

KIERNAN dijo:

1. Habiendo fracasado las tratativas extrajudiciales y la audiencia de mediación previa realizada el 7 de julio de 2005 -según lo dispuesto por la ley 24.573-, “Laboratorio Bayer A.G.” promovió la demanda de autos contra “Laboratorios Maver S.A.” con el objeto de lograr que se declare la caducidad de la marca LIMONADA CALIENTE TAPSIN (acta n°

   1.762.216) por falta de uso (art. 26, ley 22.362) y en subsidio se declare la nulidad con fundamento en los art. 3 inc. b) y 24 inc. a) de la ley de marcas, por evidente confundibilidad con la marca de su propiedad “TABCIN” (reg.n° 1.935.749).

   A fs. 125/146 Laboratorios M. S.A contesta demanda argumentando –principalmente- que es una de las mas prestigiosas empresas chilenas dedicadas al rubro farmacéutico y cosmético, siendo actualmente LIMONADA CALIENTE TAPSIN (acta n°

   1.762.216) una marca notoria y reconocida, incluso en localidades limítrofes. Dice en su defensa, que la actora carece de interés legítimo para solicitar la caducidad de su marca, y pide en consecuencia que se rechace la demanda con costas.

2. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos (fs. 577/583 vta. y 585/591 vta.), el señor Magistrado de la anterior instancia, en el pronunciamiento de fs. 595/96, falló haciendo lugar a la acción entablada por Bayer A.G. contra L.M.S.A. y declaró la caducidad del registro de la marca “Limonada Caliente Tapsin” (acta n° 1.762.216) en la clase 5 del nomenclador.

   Con costas (art. 68 del CPCC) (confr. fs. 596).

   Apeló la vencida a fs. 602 y expresó agravios a fs.614/620, contestados a fs.624/629y vta. M., además, recursos por honorarios (fs.600, 602 y 607), los que serán examinados por el Tribunal en conjunto a la finalización del presente acuerdo.

3. La demandada vencida, disconforme con lo resuelto por el señor magistrado de primera instancia expuso las críticas que le mereció el fallo a fs. 616/620 y los fundamentos –que en su criterio- justificarían su revocación, argumentando principalmente que:

   1. el juez resolvió la caducidad partiendo de la falsa premisa de que la marca “Limonada Caliente Tapsin” se encontraba vencida.

   2. que el juez omitió tratar el tema de la falta de interés legítimo de la actora, que exige la ley como presupuesto para la acción de caducidad; primer argumento esgrimido a favor de su defensa.

   3. que el juez haya considerado que la marca “Limonada Caliente Tapsín” no designó

      producto alguno.

   4. y por último se agravia de la imposición de las costas y solicita que se impongan en el orden causado.

      Que, antes de entrar al examen de fondo del asunto, me interesa aclarar que resulta innecesario analizar todos y cada uno de los planteamientos esgrimidos por la vencida, por lo que ceñiré mi voto a exponer las razones que estimo “conducentes” para la justa composición del diferendo (confr. Fallos: 265:301; 278: 271; 287:230; 294:466).

4. Entrando ya en el tema que nos ocupa, viene bien recordar algunos de los presupuestos fundamentales de la caducidad marcaría que pueden ser sintetizados del siguiente modo: a) falta de uso durante el lapso que la ley prevé, porque el empleo efectivo de la marca es uno de los pilares de la ley 22.362 (confr. J.O.,”Tratado de Marcas”

   pág. 223); b) demanda de caducidad enderezada a obtener una declaración judicial con ese alcance; c) promovida por quien tuviera interés legítimo en obtener esa declaración de la Justicia.

   Más todavía: una de las situaciones de interés legítimo en obtener la caducidad de un signo, se configura cuando el titular del signo objetado, no respetó los preceptos del art. 3°,

   incs. a) y b), de la Ley. La acción de caducidad le permite de ese modo a Laboratorios Bayer A.G., suprimir el obstáculo que se interpone en la diferenciación de su marca “Tabcín” y que distingue los mismos productos medicinales que su contraria, esto es descongestivos. Y

   aunque el registro en cierta manera transgresor no hubiera sido atacado en su tiempo original,

   -tal como lo plantea la demandada- el hecho de la caducidad de la marca registrada idéntica o similar (para los mismos productos o semejantes o superpuestos) elimina el riesgo de confundibilidad, con lo que queda asegurado hacia el futuro el cumplimiento de los fines de la Ley de Marcas: la tutela del público consumidor y el amparo de sanas prácticas comerciales (confr. Corte Suprema, doctr. de Fallos: 272:290; 279:150, entre muchos otros)....