Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 27 de Abril de 2018, expediente CCF 005550/2012/CA002

• Fecha de Resolución: 27 de Abril de 2018
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa n° 5550/2012/CA2 “3M Company c/ Matrilco S.A. s/ cese de uso de marca”

En Buenos Aires, a los 27 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “3M Company c/ Matrilco S.A. s/ cese de uso de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor G.A.A. dijo:

1. La firma 3M Company (“3M”), con domicilio real en 2501 H.R., St. Paul, Minnesota, Estados Unidos de América, demandó a Matrilco S.A. (“Matrilco”), con domicilio en 25 de Mayo 467, Montevideo, República Oriental del Uruguay, para que se la condenara a lo siguiente:

   1. el cese del uso de la marca “STIKO MAGICA”; b) la modificación de la combinación de colores utilizada en el envase con el que M. comercializa una cinta adhesiva transparente, bajo con el signo “STIKO MAGICA”; c) en subsidio de todo lo anterior, la nulidad de la marca “STIKOMAGICA” registrada por M. en la clase 16 del nomenclador internacional y renovada por acta n° 2.449.283.

   La versión de los hechos aportada en el escrito introductorio de la instancia es la siguiente.

   3M es una empresa que fue fundada en 1902 con el fin de explotar una mina de coridio, mineral este constituido por óxido de aluminio. En la década del 20’ inventó la cinta adhesiva que resultó

   ser un gran suceso. A lo largo de los años continuó creciendo y logró

   expandirse a nivel internacional. Se instaló en la Argentina en 1952 y mantuvo su posición en el mercado hasta el presente con más de doscientas cincuenta marcas registradas. En el mes de marzo de 2012 Fecha de firma: 27/04/2018 Alta en sistema: 14/05/2018 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA #16054407#204144100#20180427111542122 advirtió que M. había lanzado al mercado una cinta adhesiva con la marca “STIKO MAGICA” que, además de ser utilizada de una manera diferente a la registrada, es decir, “STIKOMAGICA” todo junto (registro n° 1.962.702), imitaba los colores empleados por 3M en las cajas de “CINTA MÁGICA”. Esta conducta la llevó a promover un proceso cautelar individualizado como expediente n°

   1719/2012 “3M Company s/ medidas cautelares”, en el que obtuvo el embargo de doscientas sesenta y nueve cintas adhesivas marca “STIKO MAGICA” y el secuestro de un ejemplar de ellas. La diligencia se llevó a cabo el 19 de junio de 2012 en una distribuidora denominada “Papelera Bariloche SACIFI”.

   Sobre la base de las circunstancias reseñadas, 3M consideró que la conducta de Matrilco importaba la violación de tres regímenes jurídicos distintos: la ley de marcas, la ley de defensa de la competencia y el Código Civil en la medida en que existía abuso de derecho. Ofreció prueba, hizo reserva del caso federal en términos genéricos y pidió el acogimiento de la pretensión, con costas (fs.

   15/25).

2. M. contestó el traslado de la demanda, negó los hechos que se le imputaban y aportó el siguiente relato de aquellos que estimó relevantes (fs. 122/126 y vta.). Afirmó que utilizaba la marca “STIKOMAGICA” desde 1982 para identificar una cinta adhesiva que siempre fue comercializada en un envoltorio con distintas tonalidades de verde. La continuidad pacífica de ese modo de explotar la marca demostraba, a su juicio, la falta de fundamento de la pretensión de 3M y de las providencias cautelares obtenidas, las cuales habían sido pedidas con el ostensible propósito de sacarla del mercado. Señaló que esa táctica de su adversaria –ejecutada sin aportar pruebas de la verosimilitud de su derecho y sin informar al juez que “STIKOMAGICA” estaba registrada- la había desprestigiado. Por tal motivo, reconvino a 3M por los daños y Fecha de firma: 27/04/2018 Alta en sistema: 14/05/2018 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA #16054407#204144100#20180427111542122 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III perjuicios derivados de la traba de las medidas aludidas, los cuales estimó ulteriormente en $ 32.323,60 (fs. 122/126vta. y 149). En lo tocante a la nulidad demandada, opuso la excepción de prescripción arguyendo que el plazo decenal previsto en el artículo 25 de la ley 22.362 se había cumplido “tres veces” al tiempo de la iniciación del pleito (fs. 124 y vta., IV, primer párrafo). Ofreció prueba y solicitó

   que la demanda fuera rechazada y su reconvención, admitida, con costas en ambos casos.

3. La actora contestó el traslado de la reconvención pidiendo su rechazo por los argumentos que expuso a fs. 157/158 los que concuerdan, en lo sustancial, con la posición adoptada en el escrito inicial.

   El tratamiento de la excepción de prescripción fue diferido para el momento de la sentencia definitiva (fs. 163).

4. El juez de primera instancia dictó sentencia a fs.

   341/347 en la que resolvió lo siguiente: a) rechazar la demanda promovida por 3M; b) hacer lugar parcialmente a la reconvención deducida por MATRILCO, condenando a 3M al pago de $25.000 en concepto de indemnización; y c) imponer las costas del proceso a la actora (fs. 341/347).

   Para decidir así, el doctor G. comparó el modo en que cada litigante venía explotando su marca y concluyó que el que había escogido M. no contravenía la ley, máxime teniendo en cuenta que al confrontar los signos, la visión de conjunto permitía distinguir uno del otro. Definido ese aspecto del litigio, juzgó que 3M debía responder por los daños y perjuicios causados por la traba del embargo obtenido por ella; por ende la condenó al pago de $ 25.000, de los cuales $20.000 imputó al lucro cesante y $ 5.000 al daño emergente. Rechazó, en cambio el daño moral por falta de prueba.

5. Apelaron ambas partes (ver recursos de fs. 354 y fs.

   356, concedidos a fs. 355 y fs. 357). La actora expresó agravios a fs.

   Fecha de firma: 27/04/2018 Alta en sistema: 14/05/2018 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA #16054407#204144100#20180427111542122 364/375 y la demandada hizo lo propio a fs. 376/378vta. dando lugar a las réplicas de fs. 380/382 y fs. 383/386.

   M. asimismo apelaciones contra las regulaciones de honorarios, las que serán tratadas al finalizar el presente acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él.

6. 3M cuestiona, en primer lugar, el rechazo de su demanda insistiendo en la mala fe de Matrilco verificada al explotar comercialmente la marca...