Sentencia de Sala “B”, 8 de Mayo de 2012, expediente 6.372-c

• Fecha de Resolución: 8 de Mayo de 2012
• Emisor: Sala “B”

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Poder Judicial de la Nación Nro 102 /12.Civil/Def.. Rosario, 8 de mayo de 2012.-

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” el expediente Nº 6372-c de entrada, caratulado "VERLAG AENNE, BURDA GMBH& CO. c/ BURDA

MODA BOTON S.R.L. s/ Demanda Ordinaria" (Nº 842/B-2003 del Juzgado Federal Nº 2 de esta ciudad), del que resulta que:

Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs.543, contra la sentencia Nº 35/10 (fs. 331/337/vta.), por medio de la cual:

I) Declaró abstracta la pretensión de la actora sobre el cese de uso de la denominación “Burda”

por la demandada.

II) Hizo lugar a la indemnización de daños y perjuicios solicitada por la actora por el uso indebido de marca notoria por parte de la demandada, verificado antes de la supresión del término del litigio, en la suma de $10.000, en la forma y por los fundamentos del considerando cuarto del pronunciamiento.

III) Hizo lugar a la pretensión de la actora de publicar la resolución a costa de la demandada, en virtud de lo dispuesto USO OFICIAL

por el art. 34 in fine de la ley 22.362 en el Boletín Oficial y en un diario de circulación local en el plazo y por los fundamentos del considerando quinto.

IV) Atento la liquidación de la sociedad “Burda Moda Botón S.R.L.”,

las obligaciones derivadas del cumplimiento del pronunciamiento y las costas las impuso en su totalidad a “Burda Fashion Form S.R.L.”, cuyo nombre fuera cambiado por “BRD Moda Botón S.R.L.” (fs. 331/337/vta.).

Concedido el recurso (fs. 544), se elevaron los presentes a este tribunal (fs. 547 y vta.). La actora expresó agravios (fs. 549/561), los que fueron contestados (fs. 568/571), ordenándose el pase al Acuerdo,

quedando los presentes en condiciones de ser resueltos (fs. 573).

La Dra. V. dijo:

1. Se agravió la actora del monto de indemnización fijado )

   por entender que no obstante haberse acogido todas sus pretensiones se procedió con arbitrariedad al fijar el exiguo monto de $10.000, así como luego de haber declarado abstracta la cuestión en el considerando segundo y reconocido en el considerando tercero que “BURDA” es una marca notoria y que esa palabra es el único término diferenciador en los nombres de las dos sociedades demandadas, ordenando publicar la sentencia conforme el art. 34 de la ley 22.362, estableció la indemnización en sólo $ 10.000, suma que a su juicio, resulta irrisoria a la luz de las constancias de autos, contradictoria e incoherente con los argumentos 2

   vertidos en los Considerandos, por lo desproporcionada, entre las sumas estimadas por su parte en el alegato (fs. 524vta., 525 y anverso de fs.

   526), exigua y arbitraria, ya que, según agregó, fijó el monto diciendo “…resultando de difícil cuantificación su monto…”, “…sin que pretenda ser una adecuación matemática…”, sin explicación alguna de cómo llega a esa cifra.

   Al fijar ese monto, se preguntó el apelante si la juez a-quo habrá valorado el conjunto de las circunstancias en que se desenvolvió la controversia (fs. 336), si realmente meritó los casi 11 años de conflicto -4

   años previos (oposición, cartas, documentos intimativas, mediación fracasada) los 7 años en litigio, la abundante prueba rendida, la documentación acompañada, las más de 350 fojas que integran el expediente, la notoriedad de la marca y el esfuerzo que implica posicionar una marca como la de la actora.

   Expresó que las demandadas utilizaron su acreditado y notorio nombre desde hace 24 años -junio de 1986 (fecha de inscripción de su sociedad)-, aunque su reclamo sólo pudo deducirse desde septiembre de 1999, atento a la disposición que establece que es procedente el reclamo de daños desde los dos años anteriores a la fecha de la articulación de la protesta en las actuaciones administrativas, que la actora realizó el 7 de septiembre de 2001.

   Eso indica, agregó, que la suma fijada en concepto de indemnización por la magistrada, es de $ 909,09 por año de usurpación legalmente reclamable y equivalente a $ 416, 67 por año de efectiva usurpación de marca notoria, Esta suma, dijo, resulta risible si la calculamos mensualmente: $75,76 y $34,72, por mes de uso indebido de marca.

   Teniendo en cuenta, agregó, el envilecimiento de nuestra moneda, y el hecho de que la actora es una firma alemana estaríamos hablando de euros 2061,86 que por año representaría euros 187,44, y por mes euros 15,62. Si la convertimos en dólares americanos estaríamos hablando de una indemnización total de U$S 2518,89 que por año representaría U$S 228,99, y por mes U$S 19,09.

   Otro modo de demostrar lo irrisorio de la suma fijada, se advierte si se tiene en consideración el último año con datos medianamente confiables emergentes de las DDJJ por ingresos brutos de 3

   Poder Judicial de la Nación 2004 (que surge de la pericial contable), ya que dichos ingresos alcanzaron la suma de un poco más de $ 137.0000; si calculamos la utilidad en un 30%, está habría alcanzado a unos $ 41.000; el 15% de esto en concepto de licencia, nos daría una cifra anual de $6.200 o sea para un solo año, el 60,20% del total de la indemnización fijada; esto es una suma siete veces superior a la establecida.

   Destacó que la ley de marcas no contiene normas expresas referidas al reclamo de daños y perjuicios y que el sustento de éste encuentra respaldo en las del Derecho Civil (art. 1109 y siguientes,

   1068, 1069 y 1077).

   La juez a-quo, adujo, adhirió expresamente en sus considerandos (fs. 335), a la tesis de que no es necesaria su acreditación en caso de marca notoria.

   Manifestó que está de acuerdo con que se deba utilizar su prudente arbitrio, pero entiende -con la jurisprudencia citada por el a-quo USO OFICIAL

   que habla de sanción y protección- que ello no puede llevar al agravio de convertir el proceso en un ridículo, aplicando, a quien utilizó indebidamente una marca notoria, una sanción que por su exiguo monto, se convierte en un premio por la conducta ilegítima y antijurídica de las demandadas al fijar una suma irrisoria en concepto de indemnización.

   Estos agravios, dijo, surgieron porque no se tuvo en cuenta el valor de una licencia de uso de marca, ya que no puede ignorar que para usar una marca registrada, aplicada a los productos que cubre, es preciso abonar un canon a su titular.

   El actor, agregó, debería ser compensado por dos razones acumulativas: 1) el uso indebido de su marca y de su nombre notorios, al que accedió la infractora mediante un arrebato y por los daños y perjuicios que necesariamente la dilución marcaria y la lesión de imagen le produjo.

   En conclusión solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia en cuanto establece una indemnización única de $10.000, elevándola a una suma que en verdad sea resarcitoria de las que debe abonar la vencida en concepto de compensación, por cada año transcurrido en infracción, teniendo en cuenta a tales efectos la inflación verificada en la última década, que se fije el importe en concepto de indemnización por los daños ocasionados por la dilución marcaria y lesión de imagen operada durante el uso indebido, ilegítimo e ilegal de la marca 4

   BURDA

   por parte de las sociedades demandadas, y fijar una tasa de interés para las sumas así devengadas.

2. La demandada al contestar agravios destacó que )

   quedó demostrado en autos que no se produjo ningún tipo de perjuicio y/o menoscabo en los bienes de la actora, como así tampoco que haya perdido ventas respecto del uso de la marca, la que fue utilizada por su mandante hasta la notificación por parte de sus propietarios, llegando incluso a disolver la sociedad que llevaba dicho nombre, a fin de no crear ningún tipo de agravio o daños y perjuicios a sus titulares.

   Señaló que si bien llamaron a su razón social con el nombre de la marca en cuestión, los objetivos eran distintos.

   En el caso, dijo, al no existir una competencia directa es más complicado establecer la pérdida de ventas como pauta para una indemnización; no puede afirmarse, agregó, que la venta de un botón por parte de sus mandantes se corresponda con un producto promocionado con su marca como puede ser con un suéter, o lana o cualquier otro producto distinto a un botón; tampoco puede afirmarse, dijo, que las disminuciones de ventas de los productos patentados se correspondan a la venta de los productos en infracción; puede ocurrir que dicha baja en la venta se corresponda a un producto de la competencia y no necesariamente a la infracción producida en su marca o patente.

   Destacó que la actora no se queja por la suma indemnizatoria en sí que se fijó sino por la supuesta desproporción entre los considerandos de la sentencia y la suma otorgada y se preguntó por qué si la actora reconoce que la juez a-quo puede usar su prudente arbitrio después considera exiguo el monto fijado.

   Manifestó que no es correcto el razonamiento de la actora cuando manifiesta que el derecho a reclamar de sus clientes para proteger su marca no es coherente con la suma fijada, e intenta hacerlo parecer como una contradicción.

   La magistrada de primera instancia, dijo, reconoce el derecho a reclamar pero no otorga un daño considerable porque el mismo no se encuentra palmariamente demostrado en la demanda, se utilizó el nombre de los actores, pero no...