Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 15 de Junio de 2017, expediente CCF 000357/2011/CA001

• Fecha de Resolución: 15 de Junio de 2017
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 357/2011 SIMONETTI LANDO c/ TIDY SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 15 días del mes de junio de 2017, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor R.V.G. dijo:

1. En la causa N° 357/2011 (acumulante) L.S. inició demanda contra T.S.A. a fin de que se declare infundada la oposición presentada por la ahora demandada respecto de la solicitud de registro de la marca ARGENTINA CAPITAL MUNDIAL DEL POLO, Acta N° 2.823.196, de la clase 18.

   Especificó que T.S.A. invocó como fundamento de su oposición el hecho de que la designación carecería de “distintividad y de toda aptitud marcaria atento el hecho de ser una frase publicitaria que ha pasado al uso común como consecuencia de lo cual contraviene lo normado en los artículos 2, inc. b), 3, inc. j) de la Ley de Marcas” (conf. dichos de fs.

   13 vta.).

   Señaló que al no haber arrojado un resultado positivo las gestiones realizadas para obtener el retiro de la oposición y ante la inminencia del vencimiento del plazo legal se vio en la necesidad de iniciar este juicio, siguiendo el camino prescripto por los artículos 16 y 17 de la ley 22.362.

2. En su escrito de ampliación de la demanda de fs. 19/26 relató que con fecha 9 de mayo de 2008 depositó en el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial la solicitud de registro de la marca ARGENTINA CAPITAL MUNDIAL DEL POLO, Acta N° 2.823.196, para distinguir los productos de la clase 18, solicitud que, luego de ser publicada el 13 de Fecha de firma: 15/06/2017 Alta en sistema: 26/06/2017 Firmado por: ALFREDO S. GUSMAN - RICARDO

5. GUARINONI , #16180441#181545194#20170615111611361 agosto de 2008, recibió oposición por parte de la ahora demandada con base en los fundamentos ya expuestos en el Considerando anterior.

   Remarcó que la Ley de Marcas autoriza el registro de todo signo con capacidad distintiva y en su artículo 1° enuncia de modo ejemplificativo algunos de ellos.

   Prosiguió recordando que la Ley de Marcas distingue sólo dos hipótesis de irregistrabilidad: los signos que no son marcas (art. 2°) y otros que, a pesar de ser susceptibles de apropiación por sus condiciones intrínsecas, no pueden ser registrados (art. 3°).

   Insistió en que se deberá decidir si la marca solicitada tiene capacidad distintiva con relación a los productos comprendidos en la clase 18 del N.M. Internacional, recalcando que puede decirse que se trata de una frase con evidente capacidad distintiva para cualquier clase de productos y/o servicios, pero con más razón respecto de los productos comprendidos en la clase 18: “Comprende esencialmente el cuero, sus imitaciones, los artículos de viaje no comprendidos en otras clases y la guarnicionería. Cuero e imitaciones del cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; pieles de animales, cueros baúles y maletas; paraguas, sombrillas y bastones; fustas y guarnicionería”.

   Hizo hincapié en que ARGENTINA CAPITAL MUNDIAL DEL POLO no constituye la designación necesaria o habitual de ningún producto de la clase 18, y que tampoco describe su naturaleza, función, cualidades u otras características, con lo cual entiende que se descarta la aplicación de lo dispuesto en el artículo 2°, incisos a) y b), y al ser una marca denominativa también se excluyen los incisos c) y d). Asimismo señaló que dicha denominación no pasó al uso general antes de la solicitud de registro con relación a los productos de la clase 18, y que tampoco sucedió con posterioridad (cita jurisprudencia de este Tribunal y doctrina en apoyo de su postura, conf. fs. 22 vta./23).

   Fecha de firma: 15/06/2017 Alta en sistema: 26/06/2017 Firmado por: ALFREDO S. GUSMAN - RICARDO

5. GUARINONI , #16180441#181545194#20170615111611361 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 357/2011 Indicó que entre los argumentos invocados en la oposición la demandada cita el artículo 3°, inc. j), respecto del cual expresó que con la sanción de la ley 22.362 fueron superadas las discusiones que se habían generado durante la vigencia de la ley anterior en torno a la registrabilidad de las frases con función publicitaria, pues el artículo 1° de la ley vigente las incluye entre los signos que pueden ser registrados como marca siempre que posean originalidad (transcribe parte de los fundamentos de una sentencia emanada de este Tribunal, conf. fs. 24).

   Concluyó en que la oposición de la demandada no obedece a un interés digno de tutela jurídica.

3. A fs. 57/70 contestó la demanda T.S.A., negando los hechos y desconociendo los documentos que no fueren expresamente reconocidos.

   Reseñó que T.S.A. es una sociedad legalmente constituida en nuestro país desde el 14 de marzo de 2007 cuyo objeto social se basa principalmente en la compra, venta, importación y exportación, distribución y transporte de productos textiles, indumentaria y accesorios. También en la fabricación, industrialización y producción de productos textiles, indumentaria y accesorios. Asimismo en la organización, asesoramiento y atención a empresas dedicadas al rubro textil y a la indumentaria y a toda actividad que en virtud de la materia haya sido reservada a profesionales con título habilitante y que debe ser realizada por ellos.

   Destacó que su empresa es titular del 20% de las marcas “LA MARTINA” (y logo), N° 2.092.077, 2.092.732 y 2.092.076 para las clases 18, 25 y 03 del N.M. Internacional.

   Aseveró que la marca solicitada por el actor: ARGENTINA CAPITAL MUNDIAL DEL POLO carece a todas luces de capacidad Fecha de firma: 15/06/2017 Alta en sistema: 26/06/2017 Firmado por: ALFREDO S. GUSMAN - RICARDO

5. GUARINONI , #16180441#181545194#20170615111611361 distintiva y, por ende, de aptitud marcaria, pues refiere a la designación necesaria de un deporte: polo, a una designación de origen: Argentina, al carácter de mundial, sugiriendo una escala internacional o intercontinental y, por último, a la capital, en el sentido de centro o lugar central donde se desarrolla el deporte.

   Insistió en que la frase publicitaria pretendida por la parte actora posee todas las características de los signos no registrables: una designación necesaria en relación al término “polo” y una denominación de origen:

   Argentina, expresamente prohibido por la Ley de marcas en su artículo 3°, inc. c), agregando que la accionante busca que el público consumidor relacione su marca con el polo argentino, valiéndose injustificadamente del prestigio que tiene nuestro país a nivel mundial.

   Enfatizó que el actor podría adquirir o fabricar sus productos pertenecientes a la clase 18 en cualquier otro país, importarlos y ofrecerlos al público consumidor bajo la marca ARGENTINA CAPITAL MUNDIAL DEL POLO, sin que el producto tenga nada que ver con la Argentina, y mucho menos con el polo y el prestigio con el que éste cuenta.

   Se refirió a las frases publicitarias para remarcar que la Ley de Marcas sólo permite el registro de aquéllas que sean originales, requisito que no cumple la frase que se pretende registrar, señalando que además se trata de una frase que ha pasado al uso común, y que para comprobarlo basta con ingresar en los buscadores de Internet y colocar la frase...