Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 13 de Diciembre de 2016, expediente CCF 004405/2011/CA001

• Fecha de Resolución: 13 de Diciembre de 2016
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala I

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 4405/2011.-S.I.– SIMONETTI LANDO C/ REYTER SRL S/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA Juzgado n° 9 Secretaría n° 18 En Buenos Aires, a los 13 días del mes de diciembre de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el J.R.V.G., dijo:

I.-L.S. inició demanda contra R. S.R.L. por cese de oposición al registro de la marca “LA M.T. DEL POLO ARGENTINO” (mixta), Acta N° 2.864.417 de la clase 33 Internacional.

Relató que la ahora demandada se opuso al registro por considerarla confundible con su marca “FINCA LA MARTINA”, Acta N° 2.281.466 de la clase 33 Internacional, y que pese a la diferencia existente entre los signos, las tratativas extrajudiciales y la mediación efectuada la accionada mantuvo su postura, obligándola a iniciar la presente acción.

En su escrito de ampliación de la demanda de fs.

34/42 recordó que L.S. es de nacionalidad italiana y que estuvo viviendo durante muchos años en los Estados Unidos de América, donde trabajó como Director Internacional y Vicepresidente de la empresa Hoffman Co. (dedicada a la producción y venta de indumentaria bajo la marca “L.J.”, y que luego de ello integró el plantel de la compañía “Timberland”, conocida en todo el mundo como uno de los principales fabricantes de calzados.

Continuó su relato diciendo que S. se valió

de la experiencia adquirida y del conocimiento de los canales de distribución y venta para fundar una empresa en el país del Norte en la que fabricaba bolsos de cuero y camisetas de polo bajo la marca “LA MARTINA” y que, como consecuencia del éxito comercial que tuvo con los productos distinguidos con la marca “LA M.”, en febrero de 1986 formó la compañía Fecha de firma: 13/12/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16081908#163139460#20161214103643954 “Argentine Polo Corporation” en el estado de Florida para desarrollar su actividad industrial y comercial relacionada con la marroquinería, la talabartería y la indumentaria de polo, empresa que se hizo cargo de la explotación de la marca “LA M.”, solicitando su registro en octubre de 1986, el que le fuera concedido en junio de 1987.

Señaló que S. abrió su primer local comercial denominado “La Martina Saddlery” en la calle Paraguay 661, y que desde 1990 hasta ahora ha logrado el desarrollo y crecimiento de su marca con las características propias de sus diseños tanto en la Argentina como en el mundo, incorporando productos novedosos y de excelente calidad.

Recordó que “La M.” fue designada proveedor oficial de la Federación Internacional de Polo para todos los torneos internacionales y mantiene relación con otras asociaciones, entre las cuales se encuentra la Asociación Argentina de Polo, todo lo cual, según su entender, evidencia el interés legítimo de su empresa en la presente acción y el incuestionable derecho que posee.

Reiteró que con fecha 8 de octubre de 2008 solicitó

ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.), mediante A.N.° 2.864.417, el registro de la marca para distinguir productos de la clase 33 Internacional y que efectuada la pertinente publicación en el Boletín de Marcas se opuso la firma ahora demandada alegando confundibilidad con la marca “FINCA LA MARTINA”, Acta N°

2.281.466 de la clase 33 Internacional, agregando que la única alternativa posible fue iniciar la presente acción, habida cuenta del fracaso de las tratativas extrajudiciales y de la audiencia de mediación.

Recalcó que entre la marca solicitada y la oponente existen importantes diferencias: la suya es una marca mixta con un logo conformado por dos caballos montados por jugadores de polo que cruzan sus tacos más la marca denominativa “LA M.”, elementos que constituyen la “mot vedette” del signo, al que también se le agrega otra frase denominativa: “TRADICIÓN DEL POLO ARGENTINO” y que, por su Fecha de firma: 13/12/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16081908#163139460#20161214103643954 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I parte, la marca fundamento de la oposición se encuentra conformada únicamente por los elementos denominativos “FINCA LA MARTINA”.

Expresó que si bien es cierto que ambas marcas enfrentadas comparten ciertos elementos, no es menos cierto que su marca goza de un gran prestigio que impide cualquier posibilidad de confusión.

A fs. 49/54 vta. la parte actora presentó otro escrito de ampliación de la demanda para dar a conocer que su empresa ya es titular de numerosas marcas que poseen el término “LA MARTINA” (conf. listado de fs. 49 vta./53 vta.), agregando que además es titular de marcas que poseen la frase “TRADICION DEL POLO ARGENTINO” como así también el logo de los dos caballos con los jugadores de polo y los tacos cruzados.

Aseveró que la técnica marcaria de incorporar la marca principal a nuevos elementos...