Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 6 de Junio de 2019, expediente CCF 005740/2012/CA002

• Fecha de Resolución: 6 de Junio de 2019
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa Nº 5740/12/CA2 “S. Juan c/ Provefarma SA s/ Cese de uso de marca” y Causa N°5116/13/CA1 “Provefarma SA c/

S. Juan s/ Cese de oposición al registro de marca” Juzgado Nº 1, Secretaría Nº 1.

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de junio del año dos mil diecinueve, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “S.J. c/ Provefarma SA s/ Cese de uso de marca”, n° 5740/12 y “Provefarma SA c/ S. Juan s/ Cese de oposición al registro de marca” n° 5116/13, y de acuerdo al orden de sorteo la doctora G.M. dijo:

1. Mediante el pronunciamiento dictado a fs. 642/648 vta.

   de la causa acumulante (n°5740/12), la magistrada a quo hizo lugar a la demanda por cese de uso de marca deducida por S.J. contra la empresa P.S. y ordenó a esta última a cesar en el uso de la marca “DELGAX” y todas las variantes que contengan dicho término (formuladas en las clases 5, 29, 30 y 32), utilizada para distinguir suplementos dietarios, ordenándole también retirar del mercado -dentro del término de sesenta días- los productos que contengan dicho vocablo. A su vez, rechazó la demanda incoada por Provefarma SA contra S. por considerar fundada la oposición que éste dedujo en sede administrativa al registro de las marcas mixtas “DIATES DELGAX”, bajo actas n° 3.161.204, 3.161.206, 3.161.207 y 3.160.210 y “DIATEX DELGAX PLUS”, requerida mediante actas n° 3.161.211, 3.161.212, 3.161.213 y 3.161.214, en las clases 5, 29, 30 y 32 del nomenclador respectivamente. En ambas causas impuso las costas a la vencida.

   Para así decidir, comenzó por analizar lo actuado en la causa acumulante, y señaló en primer término que se encontraba acreditada en la causa la existencia, alcance y vigencia de las marcas que intenta proteger el Sr. S. de un supuesto uso indebido por Fecha de firma: 06/06/2019 Firmado por: RECONDO - MEDINA, #16049843#236131157#20190606123815052 parte de la demandada y destacó que de la prueba informativa producida, surgía acreditado que el laboratorio Argenfarma S.A.

   comercializa una familia de productos identificados con la marca DESGRAS y otras que contienen dicho vocablo, tales como DESGRAS COMPLEX, DESGRAS BURNER FAT, DESGRAS BATIDIO y DESGRAS PIEL DE NARANJA, conformando así una “familia de marcas” para distinguirlos.

   Luego de ello, indicó que había sido probado que el laboratorio demandado insertó en el mercado un producto de similares características al que produce el actor, al que identifica con la marca DELGAX y otras, conformadas con dicho elemento; conducta que es admitida como inadecuada por la propia demandada si se tiene en cuenta que ofreció al actor cesar en el uso de DELGAX y la familia de marcas conformadas con dicho vocablo, una vez finalizada la venta del stock del producto por ella producido, existente a la fecha de la misiva.

   Procedió al cotejo de los signos en pugna en los tres planos de comparación y destacó que el elemento preponderante en cada una de las familias de marcas utilizadas por las partes es por un lado el nombre “DESGRAS” y por el otro, la voz “DELGAX” y al respecto señaló que si bien como principio, el cotejo marcario debe ser hecho en función de la totalidad de las marcas enfrentadas, cuando alguna de ellas o ambas tienen un elemento preponderante, no existe óbice para centrar en este aspecto la comparación.

   Así, destacó que ambas voces preponderantes están conformadas por dos sílabas que comienzan con partículas similares “DEL” y “DES” y las respectivas desinencias resultan semejantes “GAX” y “GRAS” que no les brinda en su conjunto una singularidad suficiente. A su vez, señaló que tanto en el plano gráfico como fonético, la comparación entre ambas deja una sensación de confundibilidad. A ello, añadió, que ambos evocan la delgadez o disminución de grasa corporal, lo que les quita aptitud distintiva.

   Fecha de firma: 06/06/2019 Firmado por: RECONDO - MEDINA, #16049843#236131157#20190606123815052 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Luego de efectuar el análisis reseñado, indicó que se estaba en presencia de una clara maniobra para apoderarse del prestigio de una marca ajena, y que tal conducta cae en las previsiones del artículo 31, inc. c) y d) de la ley de Marcas por cuanto se considera como acto ilícito y punible.

   A todo ello, agregó que la actividad desplegada por la accionada se desarrolla en el mismo rubro al que se aplican las marcas de la demandante, la marcas en pugna identifican productos casi...