Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 10 de Marzo de 2011, expediente 5432/99

• Fecha de Resolución: 10 de Marzo de 2011

Poder Judicial de la Nación CAUSA Nº 5432/99 – S.

1. – RELAX S.A. C/ SARA LEE GLOBAL FINANCE LLC S/CESE

   DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA

   Juzgado Nº 3

   Secretaría Nº 6

   En Buenos Aires, a los 10 días del mes de marzo de 2011, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora M.S.N. dijo:

   1. La empresa Relax S.A. promovió la presente demanda a fin de que se declare infundada la oposición deducida por la sociedad de derecho extranjero Champion Products Inc. –incorporada al Estado de Nueva York – a la solicitud de registro de la marca “CHAMPION” presentada por A. n° 2.060.016, para la clase 25 del nomenclador, para distinguir los siguientes productos: “camisas, ropa interior y medias; ropa especialmente diseñada para práctica de deportes; confecciones de pieles naturales o imitación”. La parte demandada fundó su oposición en su carácter de titular de la marca “CHAMPION” en diversos países, para distinguir artículos de indumentaria deportiva, de gran notoriedad e intenso uso con mucha antelación al registro solicitado por la parte actora. Afirmó que la voz “CHAMPION” es parte de su nombre comercial y de su nombre de dominio y que el signo merece la protección que corresponde a su cualidad de marca notoria a nivel mundial.

      El señor juez a-quo ponderó las circunstancias particulares de la causa, en especial, que se enfrentaban signos idénticos, que la parte demandada se había allanado parcialmente y había retirado su oposición respecto de la aplicación de la marca solicitada a ciertos productos (“confecciones de pieles naturales o imitación”) y que, por sentencia dictada en la causa n° 5430/99 –confirmada por esta S. por pronunciamiento del 15 de junio de 2006-, se había limitado la solicitud de marca Acta n° 2.060.016 a distinguir “camisas, ropa interior y medias”, de la clase 25 del nomenclador. En tales condiciones, el magistrado llegó a la conclusión de que no podía existir interferencia alguna entre los productos que fabrican y comercializan las partes enfrentadas en este litigio. Consecuentemente, la sentencia de fs.

      769/771 hizo lugar a la demanda y declaró infundada parcialmente la oposición de la parte demandada –hoy la empresa Sara Lee Global Finance LLC- a la solicitud formulada por Relax S.A. de la marca “CHAMPION” por A. n° 2.060.016, la cual, afirmó el magistrado, quedó

      limitada a distinguir “CAMISAS, ROPA INTERIOR Y MEDIAS”. Las costas fueron distribuidas por su orden y los honorarios del perito, por mitades.

   2. Este pronunciamiento fue apelado por ambas partes. El recurso de la actora de fs. 774 fue concedido mediante el auto de fs. 781. El memorial de agravios corre a fs.

      789/791 y no recibió respuesta de la parte contraria. La parte demandada interpuso recurso a fs. 776, que fue concedido a fs. 777. Su expresión de agravios consta a fs. 794/805 y recibió la contestación de la parte actora de fs. 807/817.

      También se han deducido apelaciones en materia de honorarios a fs. 775 y fs.

      776 bis, que fueron limitadas a fs. 786. La abogada M.S.P. dedujo apelación a fs. 776bis por derecho propio y a fs. 783 apeló la señora perito contadora S.B..

   3. Una vez aclarada la confusión en que incurrió la parte actora respecto de la interpretación de la resolución de esta Sala de fs. 786 –en cuanto a que la limitación de los recursos se refería a las apelaciones por honorarios deducidas a fs. 775 y no al recurso de apelación deducido a fs. 774-, el único reproche de la demandante consiste en el error en que habría incurrido el señor juez de primera instancia al referirse al resultado del litigio tramitado por expediente n° 5430/99 del mismo Juzgado.

      Comenzaré por tratar este punto, pues tiene razón la recurrente en cuanto a que,

      en ese precedente, la solicitud de Relax S.A. por A. n° 2.060.016 en clase 25 quedó reducida a identificar ciertos productos: “camisas, ropa interior y medias; confecciones de pieles naturales o imitación”. La parte demandada no ha respondido el traslado conferido respecto de este agravio, probablemente porque este litigante aceptó retirar su oposición en lo que respecta a “confecciones de pieles naturales o imitación” (punto VIII de fs. 231), si bien señaló que ello era así en la medida en que las mismas no sean utilizadas en calzados y ropa especialmente diseñada para la práctica del deporte. P., pues, aceptar este agravio de la parte actora,

      rectificando la referencia que hace el juez a-quo a fin de hacerla coincidir con la decisión que ha adquirido firmeza en virtud de la sentencia dictada en la causa n° 5430/99.

      Ahora bien: en este litigio y fuera del ámbito de lo resuelto en el expediente citado –“Relax S.A. c/Testai S.A.”-, está en juego el alcance del signo solicitado por la actora por A. n° 2.060.016, tal como resulta a fs. 239, fs. 748 (punto III.3°) y de los agravios de la parte demandada.

   4. La parte demandada presenta numerosos agravios a fs. 794/805, por los cuales solicita que se declare fundada la oposición deducida por su parte al registro de la marca “CHAMPION” pedida por A. n° 2.060.016 para ciertos productos de clase 25.

      Procuraré agrupar los variados reproches en las siguientes cuestiones: a) la sentencia omite reconocer los derechos que corresponden a una marca notoria, soslayando el intento de Relax S.A. de aproximarse indebidamente al prestigio del signo “CHAMPION”,

      intensamente usado a nivel mundial y en la República Argentina; solicita al respecto la protección del art. 6 bis del Convenio de Paris y del ADPIC; b) el juez a-quo se equivoca al repetir el razonamiento seguido en la sentencia dictada en la causa n° 5430/99 “Relax S.A.

      c/Testai S.A.”, toda vez que los derechos de la firma Testai S.A. sobre el signo “CAMPEON”,

      escasamente usado a nivel local, no son comparables con la tutela de una marca de gran notoriedad; c) la sentencia prescinde de la prueba producida en esta causa y en el expediente n° 11.145/94 que tramitó en el Juzgado n° 8 de este fuero, que revela el volumen de las ventas y de la promoción y publicidad a nivel mundial desarrollado por la empresa demandada; d)

      ninguna conclusión infiere el magistrado de la prueba pericial producida por su parte, que revela que la actividad concreta de R.S.A. está limitada a calzados, botas de uso industrial y náutico y sandalias; a juicio de la recurrente, esta prueba revelaría la intención espuria de la parte actora de aprovechar indebidamente la fama de la marca notoria “CHAMPION”; e) la prueba producida en esta causa y en el expediente n° 11.145/94 da cuenta de la intención de la actora de trabar la inserción de la marca “CHAMPION” en el país; y f) la confirmación de la sentencia –y el levantamiento de la oposición- comportaría un riesgo para el interés del público consumidor y un premio para una estrategia ilícita desplegada por la actora, en desmedro de la marca de la demandada.

   5. R.S.A. presentó la solicitud de registro de la marca “CHAMPION” por Acta n° 2.060.016 en diciembre de 1996 (fs. 4 y fs. 398), para ciertos productos de la clase 25

      del nomenclador, a saber: “camisas, ropa interior y medias; ropa especialmente diseñados para a práctica de deportes; confecciones de pieles naturales o imitación”. En ese momento –fines del año 1996- la actora contaba con dos registros vigentes en la clase 25 de la marca “CHAMPION”.

      Uno de ellos era el registro n° 1.219.754, limitado a identificar “calzados, sus partes y accesorios”, que R.S.A. había obtenido por venta de la empresa Risilmar S.A.C.

      en marzo de 1990 (fs. 274), cuya transferencia se inscribió en el I.N.P.I en enero de 1992 (fs.

      302). Esa marca con ese alcance había sido concedida el 15/1/87 (fs. 301) y antes de su vencimiento fue renovada por Relax S.A. mediante Acta n° 2.057.654, siendo concedida bajo el n° 1.644.080 para los productos “calzados, sus partes y accesorios” de la clase 25 (fs.

      303/305). La actora también era titular de la marca “CHAMPION” denominativa n°

      1.284.498, para todos los productos de la clase 25, con exclusión de los siguientes: “camisas,

      ropa interior y medias; calzados y ropa especialmente diseñados para la práctica de deportes; confecciones de pieles naturales o imitación” (fs. 281/282). Ese registro había sido transferido a Relax S.A. con inscripción en el I.N.P.

1. en enero de 1992, había sido renovado por la firma actora –con posterioridad a la promoción de esta demanda- por Acta 2.141.869

   del año 1998 y había sido concedido bajo el n° 1.693.560 (fs. 285 y 286bis).

   En 1996, la parte actora también había adquirido derechos –por transferencia de Risilmar S.A.C.- de la marca “CHAMPION” en clase 28 para distinguir “artículos de deportes” (fs. 328), y era titular de otros registros en las clases 3, 26, 23, 21 y 18 (fs. 337, 347,

   359, 369 y fs. 396).

   La voluntad de la firma actora, al presentar el Acta n° 2.060.016 en diciembre de 1996 era obtener la presencia de su marca “CHAMPION” para identificar aquellos productos que habían sido excluidos del alcance de sus dos registros anteriores. Por eso el signo fue solicitado en los términos del formulario de fs. 398: “Camisas, ropa interior y medias; ropa...