Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 3 de Septiembre de 2021, expediente CCF 003847/2012

Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2021
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

CCF N° 3847/2012 “PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO

PIPO SCL c/ ILEX SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE

MARCA”

Juzgado n° 5

Secretaría n° 10

En Buenos Aires, a los días del mes de septiembre de 2021, se

reúnen en acuerdo los vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de

Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los

autos indicados precedentemente; de conformidad con el orden definido en

el sorteo, el doctor E.D.G. dijo:

  1. El 1 de noviembre de 2010, la corporación

    PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL

    , con

    domicilio real en la provincia de Misiones, solicitó ante el INPI por acta

    n°3.042.638 el registro de la marca “ILEX” con el diseño de un árbol,

    para distinguir todos los productos de la clase 32 (fs. 1) y por acta n°

    3.042.639 todos los de la clase 30 del nomenclador internacional (fs.16).

    Hecha la publicación de rigor, se opuso a su concesión la

    empresa “ILEX S.A.” con fundamento en la confundibilidad con su razón

    social invocando como obstáculo al registro solicitado “el inciso a) del art.

    1. de la ley 22.362;ya que el término ILEX es la denominación necesaria

    y/o nombre de un género con cerca de 600 especies de fanerógamas de la

    familia de Aquifoliaceaea, dentro del cual se encuentra “I.

    paraguariensis S.H., que es la yerba mate, producto incluido en

    la clase de la marca solicitada, con el intento de apropiación indebida de

    un término que la solicitante, por su actividad no podía desconocer, que es

    la designación de yerba mate.(fs.4)

    Como las partes no se pusieron de acuerdo en la etapa de

    mediación obligatoria que prevé la ley 26.589 (fs.3) “PRODUCTORES DE

    YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL”, se vio en la obligación de

    Fecha de firma: 03/09/2021

    Alta en sistema: 06/09/2021

    Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA 1

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    promover el presente juicio a fin de remover el obstáculo interpuesto por su

    adversaria, basándose para ello, en que la marca “ILEX” solicitada por su

    parte no se encuentra incursa en el art. 2 inc. a) del ordenamiento legal (fs.

    36/37, ampl. fs.72/82vta.).

    Notificado el pertinente traslado de la demanda compareció al

    juicio la empresa “ILEX S.A., quien solicitó el rechazo de la acción por

    cese de oposición al registro de las marcas “ILEX” acta n° 3.042.639 clase

    30 y acta n°3.042.638 clase 32 en virtud de que la identidad de las

    designaciones solicitadas afectaban el derecho a la propiedad de su nombre

    comercial en tanto su actividad se lleva a cabo en la misma provincia y con

    el mismo producto: la yerba mate. Seguidamente reconvino por la nulidad

    del registro de las marcas denominativas “ILEX” registro n° 2.460.868,

    clase 30 y reg. n° 2.460.869 clase 32. Dice que la nulidad requerida se basa

    fundamentalmente en lo establecido en el art. 24 inc. a) de la ley 22.362

    dado que los referidos registros marcarios fueron obtenidos en

    contravención de lo dispuesto en el art. 2 inc. a) de la referida ley, con

    imposición de costas a su adversaria (fs.163/176).

    La reconvención fue replicada por la empresa actora a fs.

    217/224 y vta. pieza en la que insistió en los fundamentos expuestos en el

    escrito inicial, reiterando la improcedencia del planteo de nulidad.

  2. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes

    estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, el Sr.

    Magistrado de Primera Instancia, en el pronunciamiento de fs.579/589 tuvo

    por acreditado el “interés legítimo” de ambas partes (art. 4 de la ley 22.362)

    y juzgó que la denominación “ILEX” no era nula en tanto no se encontraba

    encuadrada dentro de las prohibiciones contempladas en el marco del art.2

    inc.a) de la ley 22.362; admitiendo por tanto la validez de los registros

    solicitados, y desestimando el pedido de nulidad impetrado por la

    accionada reconviniente.

    Seguidamente consideró que no habría prueba visible que

    acredite la utilización del nombre comercial de la oponente desde la

    Fecha de firma: 03/09/2021

    Alta en sistema: 06/09/2021

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    modificación de su contrato social el 17.10.05 hasta la solicitud de registro

    por parte de la actora, en el año 2006, para distinguir los productos de la

    yerba mate, y por tanto juzgó que le asistía derecho al registro marcario,

    que fue el que en definitiva prevalece en el tiempo en términos de uso en el

    rubro cuestionado. Y entrando en la comparación de las denominaciones

    enfrentadas, juzgó que como a los conjuntos solicitados se les agregaba el

    diseño de un árbol era un elemento suficientemente distintivo y novedoso

    que los alejaban del nombre comercial de su adversaria, que no suscitaría,

    en el consumidor una sensación de parentesco.

    En definitiva hizo lugar a la demanda entablada por

    Productores de Yerba Mate de Santo Pipo SCL

    contra “ILEX SA”,

    declarando infundada la oposición deducida por la demandada a la solicitud

    de registro de las marcas “I.” (mixta)acta n°3.042.639 de la clase 30 y

    acta n° 3.042.638 de la clase 32 del nomenclador internacional.

    Rechazó además el pedido de nulidad respecto de las marcas

    ILEX

    (denominativas) registros n° 2.460.868/9, en la clase 30 y 32,

    respectivamente, y le impuso las costas a la demandada vencida (fs.

    579/586vta.).

    Esa decisión originó el recurso de la vencida (fs.587),la que

    expresó agravios a fs.595/599, los que fueron replicados a

    fs.601/610vta.Existen además apelaciones por los honorarios regulados a fs.

    587, 588 que serán tratados a la finalización del presente acuerdo.

    La demandada vencida expuso las críticas que le mereció el

    fallo y los fundamentos –que a su entender justificarían su revocación

    (595/599). Sustancialmente se agravia de la sentencia en cuanto no hizo

    lugar al planteo de nulidad por la errónea valoración de la prueba y en

    abierta contradicción con la normativa expresamente invocada. La actora

    sabía perfectamente, cuando solicitó el registro del vocablo “ILEX” que es

    un término genérico de una especie vegetal entre los que se encuentra la

    yerba mate, en un claro intento de apropiarse de un término de libre

    empleo. Las marcas “I.” solicitadas no solo son iguales a su nombre

    comercial, sino que son irregistrables, en virtud de la disposición de la ley

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    Alta en sistema: 06/09/2021

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    22.362 y difícilmente la actora pueda alegar “buena fe” al solicitar una

    designación genérica. El fallo reconoce que el nombre comercial “ILEX” se

    uso en fecha anterior a la solicitud de registro de la marca “ILEX” y pasa

    por alto la prueba testimonial producida por su parte. Es desacertada la

    decisión en cuanto consideró que siendo las designaciones iguales el hecho

    de que se incluya un logo tiene capacidad distintiva suficiente. Distinguir

    una marca para yerba mate con una planta de yerba mate, no torna al

    vocablo como “determinante” de su diferencia, es más crea una situación

    engañosa que debe evitarse. Sostiene que se ha señalado y así lo reconoce la

    sentencia el uso anterior de la denominación comercial “ILEX” de su parte,

    y en el mismo territorio. Es por lo dicho, que considera que la sentencia

    debe revocarse, y pide que se haga lugar a las nulidades solicitadas con

    expresa imposición de costas a su adversaria.

  3. Es cierto, como señala la actora en la contestación de

    agravios de fs.601/610vta., que disentir con los argumentos de la sentencia

    no comporta sin más, una crítica concreta y razonada, siendo en definitiva

    dudoso que el escrito de fs.595/599 satisfaga los requisitos de

    fundamentación exigidos por el art. 265 del Código Procesal.

    Sin embargo y desde otro punto de vista, no parece adecuado

    exigir extensos desarrollos ni considerar la refutación una a una de cada

    apreciación del fallo –que en esta materia tienen por lo común una alta

    dosis de subjetividad, bastando con que se señalen los puntos que

    realmente tienen relieve decisivo por la naturaleza de las cuestiones que por

    lo general se debaten en los pleitos de confundibilidad marcaria (Sala II,

    causa 5270/13 del 18.10.2017).

    De tal manera, siguiendo el criterio amplio que es tradicional

    en la Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravio, analizaré

    en primer término si el vocablo “ILEX” es nulo por encontrarse

    comprendido en la prohibición de registro que establece el inciso a) del art.

    1. , de la Ley de Marcas, sin perder de vista que el criterio para declarar la

    nulidad de una designación al igual que sucede en casi todos los institutos

    Fecha de firma: 03/09/2021

    Alta en sistema: 06/09/2021

    Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA 4

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    que conducen a la aniquilación de un derecho debe ser enfocada con

    carácter estricto y restrictivo, y en caso de duda, a mantener la subsistencia

    de ese derecho atacado, siempre y cuando no se violente la valoración de

    los hechos y se concluya, por ese medio, en la prescindencia inapropiada

    del texto legal. Y es que la primera regla de hermenéutica jurídica es la que

    manda procurar la concreción real de la voluntad del legislador (Sala I,

    causa 6875/98 del...

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