Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 3 de Septiembre de 2021, expediente CCF 003847/2012
Fecha de Resolución | 3 de Septiembre de 2021 |
Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala I |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
CCF N° 3847/2012 “PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO
PIPO SCL c/ ILEX SA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE
MARCA”
Juzgado n° 5
Secretaría n° 10
En Buenos Aires, a los días del mes de septiembre de 2021, se
reúnen en acuerdo los vocales de la Sala I de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los
autos indicados precedentemente; de conformidad con el orden definido en
el sorteo, el doctor E.D.G. dijo:
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El 1 de noviembre de 2010, la corporación
PRODUCTORES DE YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL
, con
domicilio real en la provincia de Misiones, solicitó ante el INPI por acta
n°3.042.638 el registro de la marca “ILEX” con el diseño de un árbol,
para distinguir todos los productos de la clase 32 (fs. 1) y por acta n°
3.042.639 todos los de la clase 30 del nomenclador internacional (fs.16).
Hecha la publicación de rigor, se opuso a su concesión la
empresa “ILEX S.A.” con fundamento en la confundibilidad con su razón
social invocando como obstáculo al registro solicitado “el inciso a) del art.
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de la ley 22.362;ya que el término ILEX es la denominación necesaria
y/o nombre de un género con cerca de 600 especies de fanerógamas de la
familia de Aquifoliaceaea, dentro del cual se encuentra “I.
paraguariensis S.H., que es la yerba mate, producto incluido en
la clase de la marca solicitada, con el intento de apropiación indebida de
un término que la solicitante, por su actividad no podía desconocer, que es
la designación de yerba mate.(fs.4)
Como las partes no se pusieron de acuerdo en la etapa de
mediación obligatoria que prevé la ley 26.589 (fs.3) “PRODUCTORES DE
YERBA MATE DE SANTO PIPO SCL”, se vio en la obligación de
Fecha de firma: 03/09/2021
Alta en sistema: 06/09/2021
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promover el presente juicio a fin de remover el obstáculo interpuesto por su
adversaria, basándose para ello, en que la marca “ILEX” solicitada por su
parte no se encuentra incursa en el art. 2 inc. a) del ordenamiento legal (fs.
36/37, ampl. fs.72/82vta.).
Notificado el pertinente traslado de la demanda compareció al
juicio la empresa “ILEX S.A., quien solicitó el rechazo de la acción por
cese de oposición al registro de las marcas “ILEX” acta n° 3.042.639 clase
30 y acta n°3.042.638 clase 32 en virtud de que la identidad de las
designaciones solicitadas afectaban el derecho a la propiedad de su nombre
comercial en tanto su actividad se lleva a cabo en la misma provincia y con
el mismo producto: la yerba mate. Seguidamente reconvino por la nulidad
del registro de las marcas denominativas “ILEX” registro n° 2.460.868,
clase 30 y reg. n° 2.460.869 clase 32. Dice que la nulidad requerida se basa
fundamentalmente en lo establecido en el art. 24 inc. a) de la ley 22.362
dado que los referidos registros marcarios fueron obtenidos en
contravención de lo dispuesto en el art. 2 inc. a) de la referida ley, con
imposición de costas a su adversaria (fs.163/176).
La reconvención fue replicada por la empresa actora a fs.
217/224 y vta. pieza en la que insistió en los fundamentos expuestos en el
escrito inicial, reiterando la improcedencia del planteo de nulidad.
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Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes
estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos, el Sr.
Magistrado de Primera Instancia, en el pronunciamiento de fs.579/589 tuvo
por acreditado el “interés legítimo” de ambas partes (art. 4 de la ley 22.362)
y juzgó que la denominación “ILEX” no era nula en tanto no se encontraba
encuadrada dentro de las prohibiciones contempladas en el marco del art.2
inc.a) de la ley 22.362; admitiendo por tanto la validez de los registros
solicitados, y desestimando el pedido de nulidad impetrado por la
accionada reconviniente.
Seguidamente consideró que no habría prueba visible que
acredite la utilización del nombre comercial de la oponente desde la
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modificación de su contrato social el 17.10.05 hasta la solicitud de registro
por parte de la actora, en el año 2006, para distinguir los productos de la
yerba mate, y por tanto juzgó que le asistía derecho al registro marcario,
que fue el que en definitiva prevalece en el tiempo en términos de uso en el
rubro cuestionado. Y entrando en la comparación de las denominaciones
enfrentadas, juzgó que como a los conjuntos solicitados se les agregaba el
diseño de un árbol era un elemento suficientemente distintivo y novedoso
que los alejaban del nombre comercial de su adversaria, que no suscitaría,
en el consumidor una sensación de parentesco.
En definitiva hizo lugar a la demanda entablada por
Productores de Yerba Mate de Santo Pipo SCL
contra “ILEX SA”,
declarando infundada la oposición deducida por la demandada a la solicitud
de registro de las marcas “I.” (mixta)acta n°3.042.639 de la clase 30 y
acta n° 3.042.638 de la clase 32 del nomenclador internacional.
Rechazó además el pedido de nulidad respecto de las marcas
ILEX
(denominativas) registros n° 2.460.868/9, en la clase 30 y 32,
respectivamente, y le impuso las costas a la demandada vencida (fs.
579/586vta.).
Esa decisión originó el recurso de la vencida (fs.587),la que
expresó agravios a fs.595/599, los que fueron replicados a
fs.601/610vta.Existen además apelaciones por los honorarios regulados a fs.
587, 588 que serán tratados a la finalización del presente acuerdo.
La demandada vencida expuso las críticas que le mereció el
fallo y los fundamentos –que a su entender justificarían su revocación
(595/599). Sustancialmente se agravia de la sentencia en cuanto no hizo
lugar al planteo de nulidad por la errónea valoración de la prueba y en
abierta contradicción con la normativa expresamente invocada. La actora
sabía perfectamente, cuando solicitó el registro del vocablo “ILEX” que es
un término genérico de una especie vegetal entre los que se encuentra la
yerba mate, en un claro intento de apropiarse de un término de libre
empleo. Las marcas “I.” solicitadas no solo son iguales a su nombre
comercial, sino que son irregistrables, en virtud de la disposición de la ley
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22.362 y difícilmente la actora pueda alegar “buena fe” al solicitar una
designación genérica. El fallo reconoce que el nombre comercial “ILEX” se
uso en fecha anterior a la solicitud de registro de la marca “ILEX” y pasa
por alto la prueba testimonial producida por su parte. Es desacertada la
decisión en cuanto consideró que siendo las designaciones iguales el hecho
de que se incluya un logo tiene capacidad distintiva suficiente. Distinguir
una marca para yerba mate con una planta de yerba mate, no torna al
vocablo como “determinante” de su diferencia, es más crea una situación
engañosa que debe evitarse. Sostiene que se ha señalado y así lo reconoce la
sentencia el uso anterior de la denominación comercial “ILEX” de su parte,
y en el mismo territorio. Es por lo dicho, que considera que la sentencia
debe revocarse, y pide que se haga lugar a las nulidades solicitadas con
expresa imposición de costas a su adversaria.
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Es cierto, como señala la actora en la contestación de
agravios de fs.601/610vta., que disentir con los argumentos de la sentencia
no comporta sin más, una crítica concreta y razonada, siendo en definitiva
dudoso que el escrito de fs.595/599 satisfaga los requisitos de
fundamentación exigidos por el art. 265 del Código Procesal.
Sin embargo y desde otro punto de vista, no parece adecuado
exigir extensos desarrollos ni considerar la refutación una a una de cada
apreciación del fallo –que en esta materia tienen por lo común una alta
dosis de subjetividad, bastando con que se señalen los puntos que
realmente tienen relieve decisivo por la naturaleza de las cuestiones que por
lo general se debaten en los pleitos de confundibilidad marcaria (Sala II,
causa 5270/13 del 18.10.2017).
De tal manera, siguiendo el criterio amplio que es tradicional
en la Sala para juzgar la suficiencia de una expresión de agravio, analizaré
en primer término si el vocablo “ILEX” es nulo por encontrarse
comprendido en la prohibición de registro que establece el inciso a) del art.
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, de la Ley de Marcas, sin perder de vista que el criterio para declarar la
nulidad de una designación al igual que sucede en casi todos los institutos
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Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
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que conducen a la aniquilación de un derecho debe ser enfocada con
carácter estricto y restrictivo, y en caso de duda, a mantener la subsistencia
de ese derecho atacado, siempre y cuando no se violente la valoración de
los hechos y se concluya, por ese medio, en la prescindencia inapropiada
del texto legal. Y es que la primera regla de hermenéutica jurídica es la que
manda procurar la concreción real de la voluntad del legislador (Sala I,
causa 6875/98 del...
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