Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 28 de Septiembre de 2011, expediente 4.042/10

• Fecha de Resolución: 28 de Septiembre de 2011

Poder Judicial de la Nación Causa nº 4042/10 Syngenta Participations AG c/ Atar Juzg. nº 8 Semillas Híbridas SA s/ incidente S.. nº 15 de apelación Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011.

VISTO: el recurso de apelación interpuesto a fs. 550, fundado con la presentación de fs. 558/578 y replicado a fs. 583/610, contra la resolución de fs. 545 y vta.; y CONSIDERANDO:

Los doctores R.V.G. y A.S.G. dijeron:

1. ) En el sub lite, Syngenta Participations AG –en adelante Syngenta-,

   solicitó el dictado de una medida cautelar inaudita parte para que se ordene a Atar Semillas Híbridas S.A. –de aquí en más, Atar- cesar en los actos de uso de la patente AR256231V1,

   absteniéndose de efectuar cualquier acto de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación de productos de maíz que contengan el evento GA21, como así también que prohíba los actos de fabricación, uso, oferta para la venta, venta y/o importación de maíz Trilenium 515RR y/o maíz forrajero Trilenium 540 RR. En forma previa, la actora pidió que se designe perito químico a fin de que evacue los puntos de pericia propuestos, lo cual fue proveído favorablemente con ciertos matices (ver fs. 378 y vta.).

   A fs. 400/405 el experto evacuó el peritaje encomendado, que sólo fue sustanciado con la demandante (ver fs. 408/413).

2. ) Así las cosas, luego de que esta S. revocara la decisión de fs.

   415/416 vta., el señor juez de grado admitió la medida solicitada, bajo caución real por la suma de $380.000 –ya integrada-, hasta tanto se dicte la sentencia que resuelva el fondo del conflicto.

   Para así decidir, el a quo consideró que con la documental acompañada por la actora se encontraba acreditada la titularidad de B.S.A.S. de la mencionada patente,

   como así también la autorización conferida por esa empresa a Syngenta. Y en cuanto a la medida cautelar, remitió a los fundamentos del decisorio primigenio.

3. ) La cautelada se alzó contra esa decisión, planteando agravios de diversa índole, que pueden resumirse de la siguiente manera: a) la materia viva vegetal no es patentable bajo la ley argentina vigente –art. 6.g, de la ley 24.481- y la invención revindicada era la yuxtaposición de elementos conocidos, que pueden funcionar en forma separada y cuya combinación da un resultado obvio para un técnico en la materia; b) la supuesta invención carece de aplicación industrial, de modo tal que no es patentable; c) el fallo invocado por la actora –“R.P.A. c/ INPI”, de la Sala

   I- no otorga fortaleza a la patente pues allí sólo se analizaron las objeciones del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial en cuanto a la falta de claridad de la reivindicación principal y no la de terceros; d) la presunción de validez de la patente es limitada y cuestionada que sea es probable que se declare nula; e) el dictamen pericial realizado en autos es insuficiente dado que toma los argumentos del actor,

   sin aportar fundamentos técnicos propios, lo cual obedecería a la especialidad del experto –

   químico y no biólogo-, y tampoco es apto para demostrar la infracción denunciada; f) Atar actuó de buena fe porque, entre otras razones, el evento G21, del que formaría parte el péptido patentado, se encuentra en el dominio público; g) no está probada la existencia de un daño irreparable para la actora, quien no tiene actividad comercial en la Argentina; h) el juez no ha efectuado el balance de daños al que alude el art. 83 de la ley de patentes, dado que el péptido patentado es una parte ínfima del genoma total del maíz y no es considerado que el perjuicio que sufrirá Atar por el dictado de la medida; i) se produce una afectación para el interés público, dado el menor valor de la semilla comercializada por Atar en comparación con la de su competidor extranjero; j) la medida fue dictada inaudita parte, sin que hayan existido razones para ello de acuerdo con lo que prevé el art. 83 de la ley 24.481, se fundó en razones aparentes aportadas por la actora, y tiene carácter innovativo, lo que exigía adoptar un criterio restrictivo.

   En el memorial, también sostiene la demandada que la caución fijada es insuficiente dado que la cautelar afecta la producción anual de la semilla híbrida por un valor de dos millones de dólares.

4. ) Ante todo, conviene aclarar que se encuentra fuera de discusión lo atinente a la legitimación del actor para solicitar esta medida precautoria. Ese aspecto, que dio 1

   lugar al pronunciamiento de la Sala copiado a fs. 518/519 y que de acuerdo con el a quo fue subsanado con la documental arrimada posteriormente, no es motivo de agravio, de modo tal que se encuentra excluido de la jurisdicción devuelta de este tribunal.

5. ) Ello establecido, corresponde adentrarse en el examen de los agravios planteados por la demandada, comenzando por los defectos de trámite que denuncia.

   Porque de ser cierto que la medida debía dictarse con audiencia de parte, resultaría estéril el análisis sobre los recaudos clásicos de toda cautelar, en particular, sobre la verosimilitud en el derecho invocado por la peticionaria.

   En ese orden, el segundo apartado de la ley de patentes –texto según la reforma de la ley 25.859- contempla el dictado de medidas innovativas bajo un trámite bilateral. Por excepción, la norma permite que sean otorgadas inaudita altera parte cuando “haya un riesgo demostrable de destrucción de pruebas”. Y como bien lo ha expresado el actor, la jurisprudencia del fuero ha contemplado además que sean emitidas de esa forma cuando cualquier retraso pudiera causar un daño irreparable al titular de los derechos, de conformidad con el art. 50 del ADPIC.

6. ) Partiendo de esas premisas, no puede obviarse que la presentación inicial afirma la existencia de un perjuicio de esa índole, sobre la base de la aprobación del producto de Atar por parte de la autoridad competente (ver resolución INASE 25/06, copiada en fs. 323/324).

   Ahora bien, no hay otro elemento de juicio que permita corroborar la magnitud del daño que le produciría a la actora el actuar de la cautelada. No se sabe, por caso,

   qué actividad está desarrollando en el país, si está comercializando productos que contengan el denominado Evento GA21. Y aunque no se desconoce la dificultad que presenta la prueba del daño para el titular de la patente –que en muchas ocasiones ha llevado a una estimación prudencial-, la sola aprobación por parte de la autoridad competente no parece justificar el dictado de la medida sin audiencia de parte.

7. ) Por otro lado, no es dudoso que la decisión que aquí se adopta es la que mejor se aviene a la garantía de la defensa en juicio prevista en el art. 18 de la Constitución Nacional, sobre todo ponderando que la norma adjetiva de la ley de patentes prevé como principio la sustanciación del requerimiento cautelar.

   En ese orden, no puede compartirse la tesitura planteada por la actora cuando afirma que la prueba de la infracción de la patente hace presumir la irreparabilidad del daño. Porque bastaría con acreditar la verosimilitud en el derecho para que la cautelar sea despachada en forma favorable, sin audiencia de parte, extremo que tornaría letra...