Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 16 de Febrero de 2023, expediente CCF 009870/2017/CA001
| Fecha de Resolución | 16 de Febrero de 2023 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
CCF 9870/2017/CA1 “PAIK, MATEO PABLO C/ MICROCLAIR SRL
S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”
En Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés,
hallándose reunidos en acuerdo los Sres. Vocales de la Sala III de la Excma.
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “PAIK, MATEO PABLO C/ MICROCLAIR
SRL S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS”, y de acuerdo al orden de sorteo el señor juez F.A.U. dijo:
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El Sr. M.P.P. promovió demanda por cese de uso de marca y daños y perjuicios contra Microclair SRL (en adelante, “Microclair”),
a fin de que la demandada se abstenga de utilizar la marca “KONJAC
ORIGINAL” o denominaciones confundibles con la misma, y solicitó que se la condene a destruir todos los elementos que la contengan, que se publique la sentencia a costa de la accionada en medios de alta circulación, y el resarcimiento por los daños y perjuicios padecidos por el actor en virtud del alegado uso indebido, con más los intereses y las costas del proceso (ver fs.
98/106).
Corrido el pertinente traslado, se presentó el apoderado de M. y contestó la demanda, solicitando su rechazo con costas.
Asimismo, dedujo reconvención y pidió, por un lado, que se declare la nulidad de la marca “KONJAC ORIGINAL” registrada por la accionante en la clase 3 del nomenclador internacional (Reg. N° 2.899.803), en virtud de lo dispuesto por el artículo 2, inciso a), de la ley 22.362; y, por el otro, reclamó
los daños y perjuicios irrogados a su mandante con motivo de la medida cautelar dictada en su contra el 5/10/2017, mediante la cual se la inhibió de continuar la importación, comercialización y distribución de productos que contenían la supuesta marca registrada por el actor, con más los intereses y costas, y la publicación de la sentencia en medios gráficos de gran difusión (ver fs. 191/212). Este planteo mereció la réplica de la actora reconvenida que obra a fs. 230/240.
Fecha de firma: 16/02/2023
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA
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Los restantes hechos y las respectivas postulaciones de ambas partes fueron extensa y detalladamente reseñados en los resultandos del fallo de grado, por lo que, en honor a la brevedad, remito a su lectura, a fin de evitar repeticiones innecesarias.
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La sentencia de fs. 674/697 resolvió rechazar la reconvención por nulidad e indemnización de daños y perjuicios incoada por M.. A
su vez, el a quo hizo lugar a la demanda entablada por el Sr. P. y, en consecuencia, condenó a la accionada a: a) cesar en el uso de la marca “KONJAC ORIGINAL” –Registro N° 2.899.803 de la clase 3 del nomenclador– o denominaciones confundibles con ella, y destruir todos los elementos que la contengan; b) abonar al actor la suma de $200.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con más los intereses establecidos en el considerando 8° del fallo (aplicando la tasa activa de Banco de la Nación Argentina a computar desde el día siguiente de la notificación de la demanda, esto es, desde el 2/5/2018, y hasta el efectivo pago). Finalmente,
impuso las costas del proceso a la demandada reconviniente vencida, y le ordenó llevar a cabo la publicación a su cargo de la sentencia, en base a las pautas que se determinen en la etapa de ejecución.
Para así decidir, el juez tuvo por no controvertido que el Sr. P. es titular de la marca denominativa “KONJAC ORIGINAL” (Registro N°
2.889.803 en la clase 3 del nomenclador, inscripta el 27/7/2017 y con vencimiento el 3/8/2022) y que comercializa bajo dicha marca esponjas para la piel hechas a base de raíces de una planta asiática denominada “konjac”.
En ese contexto se abocó –en primer término– al planteo de nulidad incoado en la reconvención. Tras recordar los principios generales de las nulidades y expedirse sobre el interés legítimo que le asiste a la demandada, examinó las circunstancias del caso, y analizó que el término “KONJAC”, cuyo registro como marca posee la actora con exclusividad,
corresponde a la denominación botánica de una variedad de planta llamada “Amorphophallus Konjac” –también conocida como konjac, konjaku, la lengua del diablo, voodoo lily o elephant yam–, de origen asiático (China,
Fecha de firma: 16/02/2023
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA
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Japón y Corea), que posee variadas propiedades, y que se utiliza dentro del rubro de los alimentos, entre otros. Tras hacer mérito de la finalidad de la ley marcaria –la protección del público consumidor y el buen desenvolvimiento del comercio–, el a quo señaló que no se probó que el término “konjac” se encuentre asociado en los usos y costumbres de nuestro país a una esponja vegetal facial y/o corporal, por lo que juzgó que no constituye una expresión de uso frecuente y, por tanto, no es la “designación necesaria y habitual” ni es descriptiva del producto, en los términos del artículo 2°, inciso a), de la Ley de Marcas y Designaciones, sino que para la gran mayoría de nuestros habitantes constituye una denominación de fantasía.
Luego, el magistrado agregó que, aun de considerar que el término “konjac” es descriptivo de la naturaleza y/o propiedades del bien, la marca registrada por la accionante es “KONJAC ORIGINAL”, lo que constituye un conjunto marcario formado por una combinación singular de voces denominativas que, no obstante, satisfacen los requisitos de capacidad distintiva intrínseca y extrínseca. Y apuntó que no resulta un dato menor que la demandada hubiese solicitado el registro de la marca “SANCLAIR BIO-
KONJAC” en la clase 21 ya que, si bien renunció a los privilegios sobre los términos “BIO” y “KONJAC” individualmente considerados, sí reivindica la marca solicitada en su conjunto, lo que consideró como una conducta contradictoria con la postura que asumió en autos. Y de todo ello concluyó
que correspondía rechazar el planteo de nulidad impetrado.
A posteriori, el magistrado se refirió a la cuestión del principio de especialidad introducida por la accionada. Reseñó –en primer lugar– la naturaleza del instituto y su finalidad, e hizo mérito de que tal principio no constituye una barrera inflexible ni un elemento de primer orden para resolver los conflictos marcarios, puesto que la división de productos y servicios tal como la refleja el nomenclador no puede ser tan tajante de modo tal que contraríe uno de los fines de la ley marcaria, cual es evitar la confusión del público consumidor. Así, pues, teniendo en cuenta que entre los beneficios de los bienes comercializados por ambas partes se encuentra el de exfoliar y Fecha de firma: 16/02/2023
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA
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limpiar la piel, y teniendo en consideración que las esponjas (exfoliantes) para la piel se encuentran incluidas en la clase 21 –donde la demandada protege sus productos–, pero los productos exfoliantes para la piel corresponden a la clase 3 –donde el actor registró su marca–, juzgó que el principio de especialidad invocado no tenía incidencia en el caso de autos. Agregó que no resulta óbice al rechazo narrado anteriormente el hecho de que la accionante hubiera solicitado el registro de la marca “KONJAC ORIGINAL: UN
VERDADERO REGALO DE LA NATURALEZA” en la clase 21, ya que los productos de ambas clases se encuentran vinculados.
Ello sentado, procedió el juez al tratamiento del cese de uso y daños y perjuicios que compone la demanda. Así, al haberse admitido y probado la titularidad de la marca “KONJAC ORIGINAL” en cabeza del Sr.
P., le reconoció el derecho a accionar como lo hizo, en virtud de la exclusividad que le otorga la Ley de Marcas y Designaciones, que impide cualquier uso susceptible de causar confusión en el consumidor o cualquier otro daño al derecho que emerge de un registro.
Sobre esa base, procedió al cotejo de los signos en pugna, y meritó que el hecho de que el vocablo “KONJAC” se encuentre al comienzo del conjunto le confiere preponderancia en el análisis, puesto que es el más fácil de memorizar y el que cumple realmente el propósito de una marca, cual es el de identificar un producto y distinguirlo de otros. Sostuvo que,
contrariamente a lo sostenido por la accionada en su contestación de demanda, los términos “KONJAC” y “ORIGINAL KONJAC” que figuran en los elementos reservados fueron utilizados por la accionada como marcas y no a título descriptivo, pues se encontraban en el frente del empaque y en destacado, y que en el segundo de los mencionados se utiliza la marca íntegra de la accionante, aunque invertida.
Añadió que en la esponja de la demandada que contiene carbón de bambú se consignó “Esponja facial KONJAC con CARBÓN DE
BAMBÚ”, lo que permitiría inferir que se trata de esponjas “KONJAC”,
empleado el término como una marca, y con un agregado, lo que provoca Fecha de firma: 16/02/2023
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
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confusión en el público consumidor, máxime teniendo en cuenta que las partes venden los mismos productos en comercios similares, como perfumerías y farmacias. También agregó que del peritaje contable surgía que la accionada facturaba e importaba sus productos como “KONJAC
ORIGINAL” y “KONJAC BAMBÚ”, y que luego de la medida cautelar dictada en su contra prescindió...
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