Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 16 de Mayo de 2017, expediente CCF 004176/2008/CA002

Fecha de Resolución16 de Mayo de 2017
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 4.176/08/CA2 “Nike Argentina SRL c/ P.S. s/

nulidad de marca”

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de mayo de dos mil diecisiete, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Nike Argentina SRL c/ Pace Susana s/ nulidad de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. G.A.A. dijo:

  1. La empresa NIKE Argentina SRL (“NIKE”)

    demandó a la señora S.P. con el fin de obtener la nulidad de la marca mixta “Z.”, propiedad de esta última (registro nº

    2.047.506-, de la clase 25 del Nomenclador internacional). Fundó la pretensión en el art. 24, incisos b y c, de la ley 22.362 dando la siguiente versión de los hechos. Desde el año 1999 el grupo NIKE venía utilizando el signo “Z.” en forma notoria a escala mundial con el objeto de distinguir una línea de zapatillas deportivas que se caracterizaban por tener una cámara de aire debajo del talón que atemperaba el impacto de la pisada. A pesar de ello, en el año 2007 S.P. la citó a una mediación con el objeto de que cesara la explotación comercial de “ZOOM” porque ella lo había registrado como marca. P. también reclamó el pago de una indemnización por el aprovechamiento de dicha marca. Frente a ello y a la posibilidad de que la requirente trabara una medida cautelar en su contra, NIKE inició la presente acción para obtener la nulidad del signo en cuestión (fs. 136/143vta., ampliación de fs. 148/149vta. y fs. 279).

    I.S.P. contestó el traslado de ley oponiendo las excepciones de falta de personería, de legitimación activa y de incumplimiento de la mediación previa obligatoria (fs.

    Fecha de firma: 16/05/2017 Alta en sistema: 24/05/2017 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA #16152477#178706561#20170516152730445 200/210vta.). Por otro lado, reconvino por el uso indebido de su marca y el pago de los daños derivados de tal uso (fs. 210vta./216).

    Expuso su posición así: en el año 2003, ya jubilada como docente, desarrolló un proyecto de venta de indumentaria para jóvenes formando una sociedad de hecho con M.G. y R.A.P.. Para identificar sus prendas eligió el término “ZOOM” porque connotaba el ritmo acelerado de vida de los adolescentes, público al que estaban destinadas las prendas que diseñaba. Como la palabra ya estaba inscripta en la clase 25 a nombre de una empresa dedicada al plástico, aguardó a que el título venciera; una vez verificada la falta de renovación, el 13 de febrero de 2004 inició el trámite ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial para registrarlo añadiéndole un logo distintivo. De ese modo obtuvo el registro de “ZOOM” el 19 de octubre de 2005 sin que mediara oposición alguna. Con relación a la sociedad que fundó, detalló que tenía su domicilio en la calle S. 1553, locales 1 y 2, de la Ciudad de Buenos Aires, donde se vendían los productos a nivel mayorista y minorista, además de contar con un vendedor contratado no exclusivo que recorría el país ofreciendo la mercadería en las principales ciudades del interior.

    Respecto del conflicto con NIKE, destacó que ésta no tenía registrado “Z.”, ni otra marca que lo contuviera; por ende, negó haber tenido conocimiento de la explotación que dicha firma le atribuyó al tiempo de la solicitud. Desde esa perspectiva, consideró que el uso actual que hacía la demandante de la marca en cuestión era ilegítimo al igual que la pretensión deducida en este pleito.

    NIKE contestó las excepciones a fs. 223/227 y, la reconvención, a fs. 246/250.

  2. En la resolución de fs. 522/531, el juez de primera instancia desestimó las excepciones opuestas por la Fecha de firma: 16/05/2017 Alta en sistema: 24/05/2017 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA #16152477#178706561#20170516152730445 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III demandada al igual que el planteo basado en la falta de mediación previa. Tal decisión devino firme (fs. 554/554vta.).

    El proceso fue abierto a prueba; una vez concluida esa etapa fueron presentados los alegatos de ambas partes y, seguidamente, el juez dispuso el llamamiento de autos a sentencia (fs.

    561, 895/909, 910/913vta. y 915).

    Mediante el fallo obrante a fs. 917/922vta., el magistrado resolvió: a) admitir la demanda de NIKE y declarar la nulidad de la marca “Z.”, Reg. nº 2.047.506, con costas; y b)

    rechazar la reconvención interpuesta por S.P., con costas.

    Para llegar a ese resultado, tuvo en cuenta que “NIKE” era una marca notoria y que, desde el año 1999, la firma había asociado a ella el término “ZOOM” para identificar un tipo especial de zapatillas, lo que lo convertía en una marca de hecho merecedora de protección a la luz de la jurisprudencia que citó.

    Aunque descartó una actitud especulativa por parte de la demandada, juzgó que el signo elegido por ésta para identificar sus prendas era confundible con el conjunto “NIKEZ.” de la actora, máxime, si se tenía en cuenta que ambas partes tenían actividades comerciales similares pudiendo verse afectado el prestigio y poder distintivo del signo de la actora. Por ende, admitió el planteo de nulidad con base en el inciso b del artículo 24 de la ley 22.362.

    La demandada apeló el pronunciamiento (ver fs.

    924 y concesión de fs. 925) y expresó agravios a fs. 937/942vta., dando lugar a la contestación de fs. 944/948vta.

    Existen, también, recursos contra las regulaciones de honorarios (fs. 924, 927, 929 y 931, concedidos a fs. 925, 928, 930 y 932), que serán resueltos por la Sala al final del presente Acuerdo y según sea el resultado al que se arribe en él.

  3. La apelante se...

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