NEW MILANI GROUP INC c/ BLANCO, PAOLA CLAUDIA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA
| Fecha | 13 Octubre 2020 |
| Número de expediente | CCF 003556/2014/CA002 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I
CCF 3556/2014 “NEW MILANI GROUP INC c/ BLANCO PAOLA
CLAUDIA s/ CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA”.
Juzgado n° 11
Secretaría n° 21
En Buenos Aires, a los días del mes de octubre del año dos mil veinte, se
reúnen en acuerdo los jueces de la S. I de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos indicados
precedentemente; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el doctor
G.A.A. dijo:
El 14 de abril de 2011, la firma N.M. Group Inc. (“New
Milani Group”), con domicilio real en 2111 49 East Street, Los Ángeles,
California 90058, Estados Unidos de América, solicitó el registro de la marca
MILANI
dentro de la clase 3 del nomenclador Internacional (acta n° 3.079.957,
denominativa) para distinguir solamente “cosméticos”. A ello se opuso la señora
P.C.B. por considerar que N.M. carecía de interés legítimo y
que, además el signo era confundible con las marcas de su propiedad, “MILA”
(mixta), MILA MARZI (denominativa), “MILA MARZI” (mixta), y “MILA
PRO” (mixta), inscriptas todas en la misma clase que la solicitada. También
informó ser titular ante Nic Argentina de los nombres de dominio
www.milamarzi.com.ar y www.milapro.com.ar (documental de fs. 1/131 y
151/163).
La oposición abrió la etapa de negociaciones entre las partes,
durante la cual la actora ofreció limitar el alcance de la solicitud –actitud que aún
sostiene a los siguientes productos: “sacapuntas, sombras para ojos, esmaltes
para uñas, delineadores para ojos, delineadores para labios, rubor, brillo para
labios, lápices para cejas, delineadores para ojos líquidos, lápices de labios,
lápices sombra para ojos, rímel, delineadores de ojos retráctiles, delineadores para
labios, retráctiles, polvo compacto, base de maquillaje líquida, polvos
bronceadores, corrector de ojeras, base de maquillaje en crema, brillo para labios
de larga duración, delineadores automáticos para ojos, bases de maquillaje,
maquillaje para cejas y removedor de maquillaje para ojos”. Sin embargo, la
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propuesta no fue aceptada por la señora B. y no fue posible ir más allá de ese
punto (documental, fs. 25/26, reconocido por la demandada a fs. 211, punto 4´).
Ante el fracaso de la mediación (fs. 28), New Milani Group
inició este pleito contra P.C.B. con el objeto de que se declarara
infundada la oposición y se ordenara continuar con el trámite de inscripción (fs.
134/139 y ampliación de fs. 164/165).
La demandada compareció oponiendo excepción de arraigo y
solicitando la suspensión del plazo para contestar la demanda (fs. 176/177).
A fs. 178 el doctor Á. suspendió los plazos procesales y
corrió traslado de la excepción opuesta. La actora se allanó y pidió que se fijara el
monto y el plazo de la caución (fs. 181).
A fs. 182 el magistrado fijó el arraigo en $ 80.000 distribuyendo
las costas en el orden causado. N.M.G. apeló dicha decisión por
considerar excesiva la cantidad establecida por el a quo (fs. 183, auto concesión
de fs. 184, memorial de fs. 185186, replica de fs. 193/195). Ésta S. admitió el
recurso y redujo el arraigo fijándolo en $ 20.000, con cosas por su orden (fs.
199/200).
Esclarecido ese aspecto de la contienda, B. contestó la
demanda pidiendo que se la rechazara, con costas. Después de enumerar las
negativas puntuales de los hechos afirmados por su adversaria, dio una breve
reseña de su actividad cosmética a nivel nacional y reiteró los argumentos en los
cuales había fundado su resistencia: falta de interés legítimo en New Milani
Group y confundibilidad de “MILANI” con “MILA” (mixta, registro n°
2.456.741), “MILA MARZI” (denominativa, registro n° 2.667.181), “MILA
MARZI” (mixta, registro n° 2.213.923), y “MILA PRO” (mixta, registro n°
2.352.836), inscriptas todas en la clase 3 del nomenclador Internacional (fs.
210/226, y documental reservada en doce sobres, ver cargo de fs. 226vta y reserva
de fs. 227).
En el fallo obrante a fs. 311/315 la jueza subrogante de
primera instancia admitió la demanda y, en consecuencia, declaró infundada la
oposición al registro de MILANI pretendido por actora, con costas a la vencida.
Para resolver de ese modo, consideró probado el interés legítimo
de la solicitante en los términos del artículo 4° de la ley marcaria. Seguidamente,
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excluyó del análisis a la marca “MILA MARZI” (mixta, registro n° 2.213.923) por
estar vencida sin haber sido renovada (según constancias de fs. 255 y 271).
Finalmente, expuso las reglas que deben guiar al juez en esos conflictos y
procedió a cotejar los signos enfrentados llegando a la conclusión de que no eran
confundibles.
V.C. tal pronunciamiento, apeló la demandada (fs. 318 y
auto de concesión de fs. 319), quien expresó agravios a fs. 324/334, dando lugar a
la réplica de su contraria de fs. 336/342.
Los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios
serán tratados al finalizar el presente Acuerdo y siempre que el resultado al que se
arribe lo justifique.
La subrogación del suscripto como juez de esta S. surge del
sorteo resuelto en el Plenario el 16 de abril de 2018, registrado y notificado, y de
las prórrogas subsiguientes publicadas debidamente.
La apelante pide que se revoque la sentencia y se rechace la
demanda. Cuestiona que el a quo haya omitido ponderar las circunstancias
adjetivas de la causa y que concluyera que la partícula “MILA” es de uso común
en la clase 3 sin tener en cuenta que los registros que la contienen no son
relevantes para este litigio porque ellos difieren de la situación juzgada en autos.
También se queja del poder distintivo que el magistrado le dio al aspecto
figurativo de las marcas fundamento de la protesta (fs. 324/334).
Una primera observación: al no haber la recurrente
planteado en esta instancia la falta de interés legítimo de N.M. Group, tal
tema queda excluido de la jurisdicción revisora (art. 271, in fine del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Por ende, la cuestión consiste en dilucidar si, de acuerdo a la
Ley de Marcas, el signo solicitado por la actora, “MILANI” (denominativa en
clase 3), es confundible con las marcas de la demandada, “MILA” (mixta),
MILA MARZI
(denominativa) y “MILA PRO”(mixta) todas de la clase 3 del
nomenclador internacional.
De acuerdo con las versiones coincidentes de las partes y la
prueba producida –que valoro con arreglo a la sana crítica (art. 386 del Código
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Procesal Civil y Comercial de la Nación)– tengo por cierto los hechos relevantes
que detallo a continuación.
New Milani Group es una empresa de origen estadounidense
creada en el año 2002 que explota comercialmente las marcas principales de
cosméticos de color a nivel mundial. Consta que “MILANI” forma parte de su
denominación social, y está registrada en varios países. La solicitud que presentó
de ella en nuestro país en la clase 3 del nomenclador Internacional está limitada,
como ya dije, al rubro de “cosméticos” (documental de fs. 1/131 y 151/163;
informativa del INPI, fs. 249/259 y de fs. 265/281, en especial fs. 249/250; sitio
web http://www.milanicosmetics.com).
Por su parte, P.C.B. desarrolló un
emprendimiento comercial, cuyo objeto es el cuidado de la estética personal y el
maquillaje profesional, que cuenta con casi veinte años en el mercado nacional. Es
titular ante Nic Argentina de los nombres de dominio www.milamarzi.com.ar y
www.milapro.com.ar (documental reservada en doce sobres que concuerda con
los sitios mencionados precedentemente); y también de las marcas “MILA”
(mixta, registro n° 2.456.741, concedida el 8 de agosto de 2011, fecha de
vencimiento el 19 de agosto de 2021), “MILA MARZI” (denominativa, registro n°
1.966.270, concedida el 8 de enero de 2004, renovada mediante registro n°
2.667.181, fecha de vencimiento 8 de enero de 2024), “MILA MARZI” (mixta,
registro n° 2.213.923, concedida el 12 de febrero de 2008, fecha vencimiento 12 de
febrero de 2018, no renovada), y “MILA PRO” (mixta, registro n° 2.352.836,
concedida el 10 de marzo de 2010, con fecha de vencimiento el 18 de marzo de
2020), inscriptas todas en la clase 3 del nomenclador Internacional (documental
reservada cit.; informativa del INPI cit., en especial, fs. 251/255).
La confrontación de los signos no puede hacerse pasando por
alto la trayectoria que cada uno de los litigantes tiene en sus respectivos ámbitos
pues ella configura una de las denominadas “circunstancias adjetivas” que la
propia impugnante pide considerar. En definitiva, la concreta actividad comercial
desarrollada por las partes está asociada al modo en que utilizan sus marcas, al
universo de productos distinguidos por ellas, al rango de difusión adquirido en
cada caso al tiempo de la controversia, y al tipo de público al que están dirigidas
(S.H., A., “Confusión de marcas”, Buenos Aires, La Ley, 2013,
págs. 468 a 478; O., J. “Derecho de marcas”, Buenos Aires, Lexis Nexis,
A.P., quinta edición actualizada y ampliada, págs. 191 a 213).
Fecha de firma: 13/10/2020
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Otro hecho importante, es el empleo de la partícula “MILA” en
marcas ya registradas sin protesta de la demandada. Aunque ésta cuestiona que él
tenga la entidad como para ser calificado de “uso común”, lo cierto es que no
controvierte la contestación del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (ver
informativa cit., en...
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