Sentencia de SALA III, 26 de Noviembre de 2015, expediente CCF 008044/2007/CA001

• Fecha de Resolución: 26 de Noviembre de 2015
• Emisor: SALA III

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 8.044/07/CA1 “Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/

denegatoria de patente”

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de noviembre del año dos mil quince, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la S. III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “Monsanto Technology LLC c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente”, y de acuerdo al orden de sorteo el doctor G.A.A. dijo:

1. La empresa Monsanto Techonology LLC (“Monsanto”), con domicilio en 800 North Lindbergh Boulevard, Saint Louis Missouri (63167), Estados Unidos de América, promovió

   el presente juicio contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) reclamando: 1º) la nulidad e inconstitucionalidad de la Disposición PN 000895 dictada por el C. de Patentes de la Administración Nacional de Patentes (“ANP”) del INPI mediante la cual fue denegada la solicitud de patente P 96 01 01325; 2º) la nulidad de la Disposición P-053 del Presidente del INPI por la que fue rechazado el recurso de reconsideración interpuesto contra la denegatoria referida; 3º) la prosecución del trámite de la solicitud; 4º)

   subsidiariamente, la inconstitucionalidad del artículo 6 del Anexo II del decreto 260/96 y de la parte C, Capítulo IV incisos 2.1.7 de la resolución 243/03 del INPI sobre Directrices de patentabilidad (“Directrices”).

   A continuación resumo la versión de los hechos y los fundamentos jurídicos que dio en su escrito inicial.

   1. El 8 de febrero de 1996 otra firma, Monsanto Company, presentó ante el INPI la solicitud de patente titulada Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA “EXPRESIÓN DE LA SACAROSA FOSFORILASA EN VEGETALES” (acta número 335352 después modificada por el número P 96 01 01325) en la cual reivindicaba tres inventos: a) un método para producir una planta transgénica; b) moléculas de ADN recombinante de doble cadena que habrían de ser incorporadas a las plantas para su transformación; y c) células vegetales modificadas por tales moléculas.

      La peticionante invocó la prioridad prevista en el Convenio de París fijando como fecha el 10 de febrero de 1995 y acompañó la documentación correspondiente. Después de la aprobación del examen preliminar, de la publicación de la solicitud y de las observaciones formuladas por un tercero basadas en la falta de novedad, pagó la tasa y pidió que se llevara a cabo el examen técnico de fondo, el cual fue realizado el 6 de enero de 2000 y notificado el 8 de febrero de ese año. En él, la autoridad observó la falta de actividad inventiva y el carácter no patentable de la materia incluida en la solicitud. Al contestar la vista pertinente, la empresa limitó la reivindicación haciendo coincidir su objeto con la patente norteamericana 5.716.837.

      El 16 de julio de 2003 Monsanto Company pidió la transferencia de la solicitud en cuestión a favor de Monsanto Techonology LLC sobre la base de la cesión de derechos acordada entre las partes, firma esta última que -por lo visto- es la demandante en este pleito.

      El 9 de marzo de 2004 la cesionaria fue notificada del informe previo del examinador en el que, a pesar de la modificación de la solicitud, se reiteraban las objeciones anteriores agregándose la de falta de claridad del objeto. Al contestarlo, Monsanto presentó una solicitud de patente divisional en la que incluyó las reivindicaciones del método contenidas en el acta “madre”

      (acta P 04 01 02598). Finalmente, el INPI dictó la Disposición PN Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III 000895 rechazando la solicitud. Contra dicho acto Monsanto interpuso recurso de reconsideración que fue denegado por la Disposición P-053.

   2. En ese contexto, Monsanto inició este pleito con los argumentos que abrevio así: el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio (“ADPIC” o “el Acuerdo”) le confiere a los países Miembros la potestad de excluir del sistema de patentes a las plantas modificadas genéticamente; sin embargo Argentina no la ejerció ya que la ley 24.425 no veda expresamente esa posibilidad (fs. 247). El gen quimérico no es una sustancia preexistente en la naturaleza, ni las células vegetales transformadas por aquél, plantas; por lo tanto, ambos son patentables (art. 27 inciso 3 del ADPIC). Si se interpreta que el artículo 6 del decreto reglamentario de la ley 24.481 (“Ley de Patentes” o “LP”) y la parte C, capítulo IV inciso 2.1.7 de las Directrices prohíben los objetos descriptos en las reivindicaciones, tales disposiciones son inconstitucionales por ser contradictorias con normas de rango superior, es decir, la Ley de Patentes, el ADPIC y la Constitución nacional (fs. 256 y ss.). C. de ello es que los dos actos administrativos dictados por el INPI son nulos.

   3. Las normas que justifican esa solución son el artículo 17 de la Constitución nacional, los artículos 23 inciso a) y 25 de la ley 19.549; los artículos 1, 6, inciso g, y 7, inciso b, de la ley 24.425; el artículo 27.3.b. del Acuerdo; y el artículo 4 y concordantes de la ley 24.281.

      La demandante ofreció prueba, justificó la competencia y la habilitación de la instancia judicial, planteó el caso federal, sujetó el trámite del juicio a las disposiciones de la ley 25.344 y pidió el acogimiento de la acción, con costas.

2. El INPI compareció y contestó la demanda (fs.

   301/322). Después de negar los hechos que enumeró en el capítulo III, Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA apartado b, de su escrito, reconoció la presentación de la solicitud de la patente que describí en el considerando anterior, como así también el trámite subsiguiente y la cesión de los derechos a favor de la firma actora (capítulo IV, fs. 303). Sin embargo, discrepó de su contraria en cuanto al enfoque jurídico de la controversia.

   Mantuvo las objeciones relevadas en sede administrativa, es decir, la falta de actividad inventiva, de claridad y de novedad, y la exclusión del objeto solicitado del amparo legal que confiere el sistema de patentes, aunque centró su defensa en las dos primeras y en la cuarta (fs. 304 y vta. a fs. 309, fs. 309 y vta. a fs. 311 vta., y fs. 319).

   Seguidamente sintetizo los lineamientos de la posición de este litigante.

   1. En el informe del examinador sobre el último pliego reivindicatorio, presentado el 24 de julio de 2004, constan las razones por las cuales los objetos solicitados eran deducibles del estado de la técnica al momento de la prioridad. El 17 de octubre de 2006, otro examinador se expidió en el mismo sentido que el anterior, a pesar de lo cual el interesado no salvó el defecto observado al contestar la vista que le dio el organismo (fs. 308 a fs. 311).

   2. Tampoco superó la actora el reparo referido al hecho de que su innovación está excluida de la protección que brinda la Ley de Patentes. En primer lugar, la molécula de ADN recombinante y las células modificadas no constituyen una invención porque son materia viva y preexistente en la naturaleza, en los términos del artículo 6 de la ley 24.481, o bien, “material biológico y genético o su réplica” tal como prevé el artículo 7, inciso b) del mismo cuerpo legal (fs. 304/305 y vta.). Por otro lado, ese material genético tiene la aptitud de generar una planta completa; y como el artículo 27.2 del ADPIC faculta a los países miembros a declarar no patentables a las plantas, la decisión del INPI es legítima porque se Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III sustenta en el artículo 6 del Anexo II del decreto 260/96 y en las Directrices, normas estas que representan el ejercicio de dicha facultad (fs. 305/307 y vta.). En tercer lugar, el rechazo de la solicitud no significa negarle a Monsanto la protección legal que merece porque su aporte tecnológico descripto en sus reivindicaciones está

      amparado por la ley 20.247 de Semillas y Creaciones Citogenéticas –

      reglamentada por el decreto 2183/91 y el Convenio UPOV –Acta 1978- (fs. 307 y vta., fs. 308 y fs. 319 y vta.).

   3. Por lo expuesto, las normas cuestionadas por Monsanto son constitucionales y las dos Disposiciones dictadas en su consecuencia, legítimas (fs. 313/319 y vta.).

      El demandado ofreció prueba, hizo reserva del caso federal y solicitó el rechazo de la demanda, con costas. A todo evento pidió que, en caso de ser vencida, las costas fueran distribuidas por su orden.

3. El señor juez de primera instancia admitió la demanda, dejó sin efecto la Disposición PN 000895 de la ANP y la resolución P-053 del Presidente del INPI, y ordenó continuar con el trámite originado en el acta nº 96 01 01325 distribuyendo las costas por su orden (fs. 625/630).

   Con apoyo en el dictamen del perito bioquímico designado en la causa, el magistrado estimó que la molécula de ADN recombinante, las células vegetales transformadas por ella y las plantas generadas a partir de estas últimas incluidas en la solicitud no eran materia preexistente en la naturaleza al 10 de febrero de 2005, ni constituían una obviedad desde el punto de vista científico (considerando 3, fs. 628 y vta.). Ambas circunstancias, sostuvo, las hacía patentables.

   Agregó el a quo otra razón a favor de la actora: las plantas y las células que las componían debían ser consideradas “productos microbiológicos” o, en todo caso, “microorganismos”, lo Fecha de firma: 26/11/2015 Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA que obstaba a que fueran excluidos del amparo que brinda la LP (fs.

   629, segundo y cuarto párrafo).

   Sentado lo anterior, juzgó que las...