Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 19 de Abril de 2011, expediente 15.477/2004

• Fecha de Resolución: 19 de Abril de 2011

Poder Judicial de la Nación CAUSA N° 15.477/2004 MERZ + CO. GMBH & CO. C/ INPI

JUZG. N° 7 S/ DENEGATORIA DE REGISTRO.

SECR. N° 13

En Buenos Aires, a los 19 días del mes de abril de dos mil once reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “MERZ + CO. GMBH & CO. C/ INPI S/

DENEGATORIA DE REGISTRO”, respecto de la sentencia de fs. 303/305, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores S.B.K., A.S.G. y R.V.G..

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor SANTIAGO

BERNARDO KIERNAN dijo:

1. La firma “MERZ + CO GMBH &CO” solicitó el registro de la marca “EBIXA” (acta n° 2.325.378), en la clase n° 5 del nomenclador internacional, para el tratamiento de las fases moderadamente graves y graves de la enfermedad de A., pedido que limitó

   -posteriormente- para distinguir exclusivamente “drogas para el tratamiento de enfermedades del sistema nervioso central”. A esa petición le fue formulada una oposición, por parte de la firma “Cumb S.A.” y su absorbente “Labinca S.A.” en base a su marca “ELVIXA”, para proteger todos los productos de la clase 5 del nomenclador, mas ésta quedó sin proyección jurídica alguna USO OFICIAL

   pues ambas partes firmaron “un acuerdo de coexistencia marcaria” (ver fs. 97)

   Así las cosas, sin existir resistencia de ningún comerciante o productor de plaza a la inscripción de la referida marca, se produjo la decisión del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial denegando el registro; ello, con fundamento en que, en la misma clase 5 del Nomenclador internacional, existía registrado el fármaco ELVIXA (acta n° 1.471.733), que sería confundible con la solicitud antes referida (confr. fs. 28).

   En las condiciones antedichas, la requirente de la marca “EBIXA” promovió la demanda de autos para que se dejara sin efecto la resolución denegatoria del I.N.P.

1. exponiendo,

   en dichas actuaciones, los extremos de hecho y de derecho que justificarían autorizar la inscripción (ver fs. 20/21 y fs. 49/55). Corrido el pertinente traslado, compareció en el sub-

   examine la autoridad de aplicación del régimen marcario, en el ejercicio del poder de Policía y en defensa del interés general, desarrollando con extensión, las razones por las que la denegatoria se ajustaba plenamente a derecho (véase fs. 102/118 vta.).

2. Abierto el juicio a prueba, aportadas las que las partes estimaron convenientes y agregados los respectivos alegatos (fs. 275/283 y 284/300 vta.), el señor Magistrado de la anterior instancia, en el pronunciamiento de fs. 303/305, desarrolló un conjunto de argumentos relacionados con las prácticas del comercio de fármacos y, sobre esas bases, efectuó la comparación de los signos enfrentados, arribando a la conclusión de que las marcas eran prácticamente idénticas por lo que correspondía, ponderando que estaban destinados a productos para la salud de las personas, rechazar la demanda interpuesta por Merz + Co. GMBH & Co.

   contra el Instituto de la Propiedad Industrial respecto de la inscripción de la marca “EBIXA”

   solicitada, e impuso las costas por el orden causado según lo dispuesto por el art. 68, 2° párrafo,

   del Código Procesal.

3. Apelaron ambas partes. La vencida a fs. 309 y expresó agravios a fs. 333/343

   vta., que fueron contestados a fs. 346/359 vta. A su vez, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial interpuso recurso de apelación (fs. 309), que mantuvo en alzada mediante la expresión de agravios de fs. 316/331, la que fue respondida a fs. 361/364.

4. La actora expone, las críticas que le merece el fallo recurrido y los fundamentos que justificarían su revocación argumentando, entre otras cosas que: a) las marcas no son confundibles a tenor de los distintos planos de cotejo, y a la limitación formulada oportunamente; b) que la titular de la marca “ELVIXA” levantó la oposición porque no existía confusión; c) que el medicamento que quiere identificarse con la marca solicitada es de expendio “bajo receta médica” y d) que la ley 25.649 (de medicamentos genéricos) evita lo supuestos de confusión que pudieran existir, ya que a la marca del fármaco el médico debe añadir “obligatoriamente” su “principio activo” (comúnmente conocido como “genérico”).

   En síntesis: lo que está en juego en la especie, es si –dadas las circunstancias propias del caso- la denegatoria administrativa debe ser mantenida o si, en cambio, se adecua mejor al régimen de la ley 22.362 autorizar la convivencia de las marcas antes individualizadas.

   V.E., en concreto, los agravios planteados por la actora y expondré las razones en las que apoyo mi opinión al respecto, pero sin seguir a las partes en todos y cada uno de sus argumentos. Me atengo, así, a una reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ha juzgado razonable y constitucional esta metodología de fundamentación de las sentencias judiciales (confr. Fallos: 265:301; 278:271; 287:230; 294: 466, entre muchos otros); criterio ése, cargado de buen sentido.

   V.C. por recordar que es principio fundamental en la materia que las marcas de productos y servicios deben ser “claramente distinguibles” (art. 3°, incs. “a” y “b”, de la ley 22.362 y reiterada jurisprudencia de la Sala; causas: 773 del 20. 11.81; 1273 del 16.6.82;

   333/96 del 2.3.2000; 5833/97 del 30. 5.2000, entre muchas otras). Ello es así porque, como explica J.O. en su obra clásica y de suma utilidad, el espíritu de la legislación marcaria, antes y ahora, es el evitar la confusión (confr. “Derecho de Marcas”, 3ª. ed., Bs.As.

   1995 - pág. 156, primer párrafo). Criterio que, en principio, debe ser exigido con cierta estrictez cuando el conflicto se halla referido a productos farmacéuticos o medicinales por el riesgo que para la salud de las personas, e inclusive para la vida misma, puede entrañar un equívoco en la ingesta (confr. J.O., “Derecho de Marcas”, 4ª ed., Bs.As. 2002, págs. 186/190 y sus notas, esta Sala causas: 3060 del 10.9.74; 6372 del 15.12.82; 333/96 del 2.3.2000, entre otras.).

   En ese orden de ideas, parece útil recordar que, la confundibilidad de la marca pedida con otra ya registrada es razón suficiente para que el INPI, en ejercicio del legítimo poder de policía que le compete y en tanto obre dentro de las fronteras de la razonabilidad, deniegue el nuevo registro solicitado, aun cuando medie –como ocurre en el caso- el consentimiento expreso del titular de la marca registrada. Esa facultad aparece reconocida por la ley 22.362 en los art. 2,

   3, 12 y 21 en los que confiere al organismo administrativo la autoridad para decidir –sin perjuicio del pertinente control judicial- qué signos no son marcas y no pueden ser registrados o qué signos son marcas pero tampoco pueden ser registrados.

   Es claro, y así lo ha admitido la jurisprudencia innumerables veces, que al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) le incumbe el ejercicio del poder de policía con el objeto de preservar el régimen legal vigente en protección de los intereses generales de la sociedad. Y, en ejercicio de ese poder de...