Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 22 de Marzo de 2011, expediente 5.266/05

• Fecha de Resolución: 22 de Marzo de 2011

Poder Judicial de la Nación Causa Nº 5266/05 “LABORATORIOS BAGO SA c/ NATUFARMA SA s/

cese de oposición al registro de marca”

En Buenos Aires, a los 22 días del mes de marzo del año dos mil once, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “LABORATORIOS

BAGO SA c/ NATUFARMA SA s/ cese de oposición al registro de marca”, y de acuerdo al orden de sorteo el Dr. G.A.A. dijo:

I El señor Juez de primera instancia rechazó la demanda de Laboratorios Bagó S.A. (“Bagó”) y declaró fundada la oposición de Natufarma S.A. (“Natufarma”) al registro pretendido por la actora del signo “SERENAL”. Impuso las costas del juicio a la actora vencida (fs. 307/310).

El magistrado juzgó que “SERENAL” era confundible con la marca “SERENIL NATUFARMA” de la demandada. Y lo hizo después de cotejar “SERENAL” con “SERENIL” -este último identificatorio del producto de Natufarma, fs. 308vta., pto. 3-

concluyendo que existía entre ambos vocablos una notoria aproximación, tanto en el plano gráfico como en el fonético (fs. 309). Respecto de la raíz “SERE”, sostuvo que aunque ella fuera de uso común dentro de la clase, los elementos que se le adicionaran debían tener una entidad distintiva suficiente para evitar la confusión en el público consumidor, requisito éste que en el caso de autos no se cumplía (fs. 309, pto. 4 y 309vta.).

II La actora apeló el pronunciamiento (fs. 317 y concesión de fs. 318) y expresó agravios a fs. 324/329vta., dando lugar a la contestación de fs. 331/339vta.

La recurrente cuestiona lo siguiente: a) la restricción del cotejo a la palabra “SERENIL” en lugar de “SERENIL NATUFARMA”. Arguye que la demandada presenta todas sus líneas de productos incluyendo la designación “NATUFARMA” e,

inclusive, le da a ésta un papel preponderante en el diseño de los envases al invertir el orden USO

de los términos de manera que se lea “NATUFARMA SERENIL” (fs. 324, pto. I a 324bis vta.); b) la confundibilidad relevada por el a quo. Reitera que la comparación debe ser hecha sin desmembrar los signos (fs. 324bis vta., pto. II a 326); c) el no haberse tenido en cuenta que la partícula “sere” es de uso común en la clase 5 y, como tal, no puede ser monopolizada por una persona determinada debiendo coexistir con otros signos que la contengan. Resalta además que en el caso de los productos farmacéuticos la atención puesta por el consumidor aleja la posibilidad de confusión (fs. 326, pto. III a 328); d) la omisión de considerar que los signos identificarían productos distintos: un antidiarreico para afecciones del sistema digestivo en el caso de la actora, y un sedante natural para afecciones del sistema nervioso en el caso de la demandada (fs. 328, pto. IV a 329).

M. asimismo apelaciones contra la regulación de honorarios (ver fs. 315, 316, 317 y 317vta. y auto de concesión de fs. 318), las que serán tratadas al finalizar el Acuerdo.

III Esta probado que la empresa Natufarma S.A. es titular de la marca “SERENIL NATUFARMA” -acta nº 1.974.442, denominativa-, limitada dentro de la clase 5

del nomenclador internacional para distinguir a “un sedante natural fitoterápico”. El registro está vigente, siendo su fecha de vencimiento el 16 de marzo de 2014 (ver contestación del INPI de fs. 213 y documentación reservada en sobre a fs. 213vta. que se tiene a la vista por elevación de fs. 320vta.).

Por su parte, Laboratorios Bagó S.A. quiere registrar “SERENAL” -

solicitud nº 2.408.182, denominativa- dentro de la misma clase del nomenclador,

restringiéndola a un “antidiarreico” (ver fs. 31 y 69 y reconocimientos de fs. 173, ptos. 1 y 3).

IV Los argumentos de Bagó concernientes, por un lado, a la inclusión del nombre comercial (“Natufarma”) en todas las marcas de la demandada y, por el otro, al modo de uso del signo oponente en particular (diseño del envase), no fueron propuestos al Juez de primera instancia ya que en la demanda nada se dijo sobre ellos (ver escrito de inicio,

fs. 85/96). Esta circunstancia impide que sean tratados en la Alzada porque su jurisdicción ha quedado limitada por aplicación del art. 277 del Código Procesal.

Sin perjuicio de lo apuntado, existen motivos que llevarían -de todas maneras- a desestimar las quejas expuestas por Bagó. Uno de ellos remite al hecho de que “SERENIL NATUFARMA” esté registrada como marca denominativa –al igual que la solicitada “SERENAL”-, lo que lleva a pensar que el uso que se le da a la marca registrada pueda variar en el futuro modificándose el packaging del medicamento (ver fs. 154). En tal supuesto, el alcance de la protección legal de que goza la accionada no variaría: como N. no registró ningún diseño en particular para esta marca, no está comprometida a mantener el...