El 'know how' empresarial: más que un contrato

• Autor: Benavente Chorres, Hesbert

El "know how" empresarial: más que un contrato

Por Hesbert Benavente Chorres

1. Introducción

"El que anda en chismes descubre el secreto; mas el de espíritu fiel lo guarda todo" (Proverbios 11, 13). La importancia que tienen los secretos no reside solamente en el ámbito personal, sino también, en el desarrollo de actividades empresariales; asimismo, no sólo afecta a la intimidad personal la revelación de algo que tenía el carácter de reservado, sino también, el espionaje o la revelación indebida, por ejemplo de una fórmula secreta, puede afectar el ámbito económico de una determinada empresa o grupo empresarial; así que, el consejo bíblico, en el contexto que estamos hablando, obtiene una importancia única.

Por otro lado, es objetivo del presente trabajo, presentar en forma sucinta[1] un estudio del know how o secreto empresarial, el cual rebasa la simple subsunción de esta figura a un tipo contractual. Para el logro de tal objetivo, analizaré las opiniones doctrinales de especialistas en la materia, así como, la recepción de esta figura en determinadas legislaciones (p.ej., Unión Europea).

2. Antecedentes del "know how"

Como punto de partida metodológico en la investigación de un tema, hay que considerar los antecedentes del mismo, con el fin de indicar la forma como ha surgido, los cambios que ha experimentado y la situación actual del mismo; hay que mirar el pasado, para entender el presente y mejorar el futuro.

En principio, la figura jurídica del know how nace en el sistema jurídico del common lawl[2], específicamente en el derecho angloamericano; sin embargo, las divergencias entre los autores surgen en lo que respecta al momento y motivo exacto de su aparición. En primer lugar, un sector de la doctrina indica que el know how surge después de la Segunda Guerra Mundial, a raíz de que, a partir de ese momento la tecnología sufre constantes cambios, los cuales hacen imperativo que determinados conocimientos técnicos sean mantenidos en secreto y que no se encuentren en dominio público.

Entre los que afirman este postulado están Chulia Vicent y Beltrán Alandete, quienes señalan que surge "en consecuencia de los grandes avances industriales y tecnológicos ocurridos en el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Las características de los mismos, y en algunas ocasiones su fugacidad, hacen que no pue-

[Página 1]

dan acogerse a los antiguos derechos de patentes; sin embargo, las empresas en posesión de técnicas fuera de lo corriente, de nuevas invenciones, de eficaces métodos de trabajo, guardan celosamente esas innovaciones, ya que les permite competir con ventaja en los respectivos mercados... como la mayor parte de los contratos atípicos que estamos examinando, el know how es de origen anglosajón, comenzando a desarrollarse en los Estados Unidos, pero se expansionó rápidamente a otros países industrializados, especialmente en Inglaterra y Alemania"[3].

De igual forma, Cogorno indica que "la expresión know how tiene su origen en el lenguaje colonial norteamericano y aproximadamente se puede estimar que se hizo común en el año 1943"[4]. Asimismo, Max Arias Schreiber[5] siguiendo a Chulia Vicent, señala lo mismo sobre el momento en que surgió el know how. Por otro lado, el jurista alemán Tiedemann indica un momento distinto en que surge el know how, sobre la base de la época en que comenzó su análisis y tratamiento legal, es así que precisa lo siguiente: "la ley contra la competencia desleal (utilización no autorizada o comunicación de proyectos confiados en la vida comercial) debió haber servido a principios del siglo XX para aplacar las quejas de la industria del tejido y las puntillas por la insuficiente protección penal de patrones, modelos y proyectos"[6].

Por último, para aumentar los puntos del debate, planteo la siguiente situación: si en un sentido amplio el know how es considerado como aquel conocimiento reservado, adquirido por la experiencia y que posibilita la eficacia de alguna actividad, entonces, se puede pensar que en las antiguas culturas p.ej., egipcia, fenicia, caldeoasiria, griega o romana, emplearon algún tipo de know how, porque sobresalieron en determinadas actividades.

Esta situación tiene validez, si a la vez la historia revela la existencia de secretos en medicina, arquitectura, agricultura, entre otras actividades en las antiguas culturas, o acaso ¿es imposible pensar que los fenicios tenían técnicas especiales en el manejo de la navegación, o el conocimiento de nuevas rutas para el comercio, las cuales, estaban en secreto para evitar la competencia? Por lo tanto, los referidos conocimientos adquiridos por la experiencia y mantenidos en reserva, encuadrarían en cualquier concepto de know how que los autores formulen. Todo ello, revolucionaría las perspectivas que se tienen sobre sus orígenes, lo cual trae como consecuencia suponer que la referida figura es tan antigua como el hombre, además, que desde esa época hasta la actualidad no ha sido regulado en todos sus ámbitos.

Sin embargo, antes de quedar por asentado lo afirmado, se debe realizar una investigación histórica a partir de los primeros comentarios realizados, es decir, con qué concepto surgió, además, con una visión paralela de los antecedentes de otras figuras afines al know how; es así, que se analizará el sistema jurídico del common law, específicamente en dos países: los Estados Unidos de América e Inglaterra y por último, su empleo histórico a través de otras figuras jurídicas.

[Página 2]

1. Su evolución jurídica en los Estados Unidos de América

   La primera referencia sobre el know how en ese país es la que ofrece la jurisprudencia. Así, tenemos el caso "Peabody vs. Norfolk" (Massachussets, 1868), el cual originó una serie de jurisprudencia que hasta 1964 reconocían la validez de las normas y principios jurisprudenciales, elaborados por los tribunales estaduales, en virtud de los cuales se protegía al mantenimiento en secreto de los conocimientos técnicos y se daba pleno valor a los contratos cuyo objeto era la transmisión de tecnología no patentada. Por tanto, el know how estaba reconocido; dejándose a la jurisprudencia la regulación del mismo. En cambio, la jurisprudencia de 1964 hasta 1970, cuestionaba su situación y validez jurídica, dejando la protección legal del mismo a lo normado en las patentes, al respecto, se tienen los siguientes casos:

   1) "Sears, Roebuck & Co. vs. Stiffel Co." (1964). En este caso se asentó la no validez de la protección legal del know how (entendido, en ese entonces, como un conocimiento técnico reservado) por la existencia del régimen legal de las patentes, por lo tanto, todo conocimiento técnico mantenido en secreto no se lo debía proteger legalmente porque desnaturalizaría la situación jurídica de las patentes.

   2) "Titelock Carpet Strip Co. vs. Klasner" (California, 1964). En este caso, el tribunal admitió la existencia de evidencia suficiente para establecer el robo de partes de unas maquinarias por el demandado, careciendo esta situación de poder suficiente para prevenir o restringir copias de tales partes, y que el demandante debía recurrir a tal efecto a la protección de sus ideas mediante patentamiento. Analizando dicha jurisprudencia, todo régimen legal que sobre el know how debería recaer gira en torno a las patentes.

   3) "Lears Inc. vs. Adkins" (1969). En este caso se indicó en que no se debe intentar definir, ni siquiera en grado limitado, el área, si es que existe, dentro del cual los Estados pueden actuar dando efectos a los derechos contractuales de los inventores de ideas no patentadas.

   Para finalizar esta etapa indicaré la opinión del juez Black:

   "...aquel que hace un descubrimiento, puede claro está, mantenerlo en secreto si así lo desea, pero acuerdos privados mediante los cuales individuos autotitulados inventores no mantienen sus descubrimientos en secreto, sino que los revelan a cambio de regalías contractuales, son contrarios al plan de nuestro derecho de patentes, que regula cuidadosamente el tipo de invenciones que pueden ser protegidas y la manera en que se realizará tal protección..."[7]; de esta forma se negaba toda validez a los dere-

   chos sobre tales conocimientos que no provinieran de la legislación federal de patentes. El cambio de pensamiento jurisprudencial se produjo tras una intensa discusión en el caso "Painton Ltd. vs. Bourns Inc." de 1970, en donde la demandada Bourns había concedido una licencia a la demandante Painton, la licencia cubría procedimientos patentados, así como conocimientos técnicos (know how), lo cual, después de seis años de vigencia de esa licencia, la demandada decide no renovarla, obligando que se le entregue toda la documentación respectiva, es así, que la demandante plantea este proceso para que se interprete el contrato. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York señaló, que si los Estados daban validez a esos tipos de contra-

   [Página 3]

   tos, los inventores podrían soslayar la manera en que las invenciones pueden ser protegidas, por lo que, los inventores se verían incentivados a eludir la presentación de solicitudes de patentes y a suscribir contratos de licencia a largos plazos.

   En el referido caso, al llegar a la Corte Suprema federal, los magistrados plantearon en su resolución los puntos favorables y desfavorables del reconocimiento legal del know how, además de las teorías jurídicas que analizaban la naturaleza del mismo, es así, que llegaron a las siguientes conclusiones:

   1) La ley de patentes no deja sin efecto a las normas específicamente aplicable a los secretos industriales y demás conocimientos técnicos no patentados.

   2) El derecho aplicable es procompetitivo.

   3) Un secreto comercial puede ser utilizado por quien lo haya desarrollado o por quienes se encuentren unidos por contratos, sin que el objeto del secreto pierda su carácter como tal ante el orden jurídico.

   La doctrina que emana del caso "Painton", fue reafirmada y reforzada con argumentos adicionales por la Corte...