Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 16 de Febrero de 2023, expediente CCF 000192/2015

• Fecha de Resolución: 16 de Febrero de 2023
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

CCF 6848/2014/CA1 “JAPAN TOBACCO INC C/ PHILIP MORRIS

PRODUCTS SA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE

MARCA”

CCF 192/2015 “JAPAN TOBACCO INC C/ PHILIP MORRIS BRANDS

SARL S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA”

En Buenos Aires, a los 16 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés,

hallándose reunidos en acuerdo los Sres. Vocales de la Sala III de la Excma.

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “JAPAN TOBACCO INC C/ PHILIP MORRIS

PRODUCTS SA S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE

MARCA” y “JAPAN TOBACCO INC C/ PHILIP MORRIS BRANDS

SARL S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA”, y de acuerdo al orden de sorteo el señor juez F.A.U. dijo:

1. En ambos expedientes acumulados la empresa Japan Tobacco INC. –Camel, en adelante– inició demanda contra P.M.B.S. y P.M.P.S. –en lo sucesivo, “P.M.”– a fin de que se declaren infundadas las oposiciones deducidas contra las solicitudes de registro de la marca “ACTIVATE FRESHNESS” (& Diseño),

   acta n° 3.089.685, para distinguir productos de la clase 34 del nomenclador internacional –en el marco del expediente acumulante n° 6848/14– y “ACTIVATE” (Denominativa), acta n° 3.061.604, para distinguir productos de la clase 34 del nomenclador internacional –dentro del expediente acumulado n° 129/15–, con costas. Adujo que la accionada se opuso al registro de los signos solicitados con fundamento en lo dispuesto en los artículos 2, incisos a) y b), y 3 de la Ley de Marcas y Designaciones (ver fs.

   37/38 y ampliación de fs. 210/216 del acumulante; y fs. 47/48 y ampliación de fs. 190/198 del acumulado).

   A fs. 249/259 y 231/241 (acumulante y acumulado,

   respectivamente) se presentó P.M. –mediante apoderado– y contestó

   Fecha de firma: 16/02/2023

   Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA

   24621837#357509993#20230215134224037

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   demanda, reconociendo las oposiciones formuladas a los registros requeridos por la actora, y solicitando el rechazo de la acción, con costas.

2. La sentencia del 5/7/2022 hizo lugar a la demanda promovida por Camel contra P.M.. En consecuencia, declaró infundadas las oposiciones deducidas por la demandada contra las solicitudes de registro de la parte actora de las marcas “ACTIVATE FRESHNESS” (& Diseño) –Acta n° 3.089.685, expediente acumulante– y “ACTIVATE” –Acta n° 3.061.604,

   expediente acumulado– en la clase 34 del nomenclador internacional, e impuso las costas del proceso a la accionada vencida.

   Para arribar a esa decisión, la magistrada –tras repasar el contenido de la normativa de la ley 22.362 en la que P.M. fundó su oposición– juzgó que los signos cuyo registro pretende C. son evocativos y no descriptivos y, por tanto, registrables. Indicó que ambos evocan el mecanismo mediante el cual, al aplastar una cápsula inserta dentro del filtro de un cigarrillo, éste libera el aromatizante que contiene aquélla bolilla. Por ende, juzgó que le asistía derecho a la actora a evocar estas propiedades,

   aunque por la debilidad que deriva de tal remembranza, no puede vedar su empleo a otras marcas, antes bien deberá tolerarlo, siempre y cuando quien desee registrar este elemento de uso común adicione componentes que den lugar a un signo peculiar, dotado de la novedad relativa que exige la legislación marcaria.

   En otro orden de ideas ponderó que, por extendido que fuere el uso del término evocativo con respecto a ciertos artículos, no es posible identificar los bienes con aquella palabra. Señaló que, en este caso, “activar”

   no indica ningún producto, puesto que la designación habitual del público consumidor de habla castellana para ellos sería “cigarrillos”, “cigarros”,

   tabaco

   o “puchos”, máxime cuando –al estar redactados los vocablos pretendidos en idioma inglés– constituyen una designación de fantasía.

   En consecuencia, concluyó que los vocablos utilizados en los signos pretendidos poseen un alto contenido evocativo que les confiere, por tanto, una significativa debilidad a los registros solicitados, pero que tal Fecha de firma: 16/02/2023

   Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA

   24621837#357509993#20230215134224037

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   flaqueza no alcanza a vulnerar las previsiones para el registro contenidas en la Ley de Marcas y Designaciones. A lo que agregó que tanto “ACTIVATE

   FRESHNESS” como “ACTIVATE” no podrían inducir a error respecto de la naturaleza o propiedades de los productos, en tanto evocan una cualidad presente en el tipo de cigarrillos que pretenden distinguir.

3. Este pronunciamiento fue apelado por P.M. el 7/7/2022, cuyo recurso fue concedido el 31/8/2022. Su memorial del 28/10/2022 fue replicado por C. el 11/11/2022.

   También se han deducido apelaciones en materia de honorarios el 7/7/2022, por considerar los letrados de ambas partes exiguos los emolumentos que les fueron respectivamente regulados.

4. En su expresión de agravios, P.M. solicita la revocación de la sentencia en razón de las siguientes quejas:

   1. la a quo consideró erróneamente que el verbo “activar” no se relaciona con los productos identificados como cigarrillos, cuando en rigor lo que planteó la oponente fue que con ese término se pretendió asociar la palabra a un tipo de cigarrillos determinados (esto es, a los mentolados), dado que los cigarrillos de la actora son conocidos por el consumidor –calificado en este caso– por su marca C., y que la expresión pretendida es la que designa el proceso mediante el cual se activa el sabor mentolado. Agrega que,

      en caso de considerar que el término no se condice con el mecanismo, debería vedarse su registro por imperio de lo dispuesto en el artículo 3, inciso d), de la Ley de Marcas y Designaciones;

   2. yerra la jueza al atribuir a las palabras de las respectivas solicitudes un carácter altamente evocativo, cuando su contenido es claramente descriptivo y necesario para explicar el mecanismo de conversión de este tipo particular de cigarrillos y –por ende– no es monopolizable,

      haciendo alusión también al uso que C. le dio a las palabras solicitadas en determinadas publicidades como “ACTIVATE TO CHANGE THE TASTE”

      y “PRESS THE FILTER TO ACTIVATE FRESHNESS”, que considera más propias de frases descriptivas que de signos con capacidad distintiva;

      Fecha de firma: 16/02/2023

      Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: JULIO C.G.V., SECRETARIO DE CAMARA

      24621837#357509993#20230215134224037

      Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

   3. el término cuya registración se pretende no constituye una voz de fantasía por encontrarse en idioma inglés –como lo entendió la magistrada–sino que posee un contenido conceptual fácilmente comprensible,

      máxime cuando existe una clara identidad gráfica entre la palabra extranjera y la de la lengua castellana, y los consumidores de estos productos generalmente pertenecientes a empresas multinacionales están habituados al empleo de términos en inglés en el rubro de los cigarrillos; y, por último,

   4. la jueza no tuvo en cuenta que el consumidor al que están destinados estos productos constituye un público especializado que elige su producto por la marca de renombre que conoce, ya que no es difícil imaginar que el consumidor pedirá por cigarrillos Camel mentolados y no por “ACTIVATE”, lo que será percibido como una descripción del producto y no como indicador de su origen.

5. En lo tocante al planteo de deserción del recurso de la demandada formulado por la accionante en su contestación de agravios (ver acápite II), he de recordar que tal sanción, por su gravedad, debe aplicarse con criterio favorable al apelante, a condición de que el agraviado individualice,

   aunque sea en mínima medida, los motivos de su disconformidad (conf.

   F., “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado”, Ed. Astrea, 1993, T. I, pág. 945). Esta inteligencia, y el criterio amplio que sostengo en la materia, permiten considerar que el memorial presentado por la parte actora cumple mínimamente con los requisitos exigidos por el art. 265 de Código Procesal (conf. esta Cámara, Sala 1,

   causas 4782/97 del 24-3-98, 2150/97 del 16-11-00, 3041/97 del 19-6-01,

   1424/92 del 22-4-04 y 1438/16 del 01-2-18).

6. Ello sentado, abordaré en el presente considerando las quejas de la demandada en su conjunto, puesto que todas ellas se encuentran dirigidas –en definitiva– a criticar la interpretación que realizó la jueza a quo acerca del fondo de la cuestión aquí debatida y la solución a la que arribó en consecuencia, y se encuentran –por tanto– estrechamente vinculadas entre sí.

   Fecha de firma: 16/02/2023

   Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

   Firmado por: JULIO C G.V., SECRETARIO DE CAMARA

   24621837#357509993#20230215134224037

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   Anticipo que comparto –sustancialmente– el tratamiento dado a las cuestiones disputadas en la sentencia recurrida y, sobre todo, la solución allí adoptada, en tanto resolvió el cese de oposición al registro de la marca solicitada por C.. Así lo entiendo, por las razones que brindaré a continuación.

   Como primera medida, destaco que en este litigio no se debate un tema de confundibilidad, sino que el dilema pasa por verificar si la solicitud de registro formulada por la actora incurre en alguna de las prohibiciones enumeradas en la Ley de Marcas y Designaciones.

   En tal sentido, es menester recordar que el artículo 2 de la ley 22.362 establece, en su inciso a), que no son registrables las palabras que constituyan la designación necesaria o habitual del producto, o que sean descriptivas de su naturaleza, función, cualidades u otras características, y en su inciso b),...