Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 2 de Mayo de 2019, expediente CCF 000569/2017/CA001

• Fecha de Resolución: 2 de Mayo de 2019
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 569/2017 INVESTI FARMA SA c/ CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 2 días del mes de mayo de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la S. II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor R.V.G. dice: I.- Investi Farma S.A. promovió demanda contra C. Arzneimittel GMBH a fin de que se declare infundada su oposición al registro de la marca “FLUIPNOL”, Acta N° 3.384.858 de la clase 5, con costas.

Recordó que su parte es una empresa farmacéutica argentina de vanguardia dedicada al desarrollo, fabricación y comercialización de medicamentos innovadores de máxima calidad, cuya principal misión es el desarrollo de productos que acompañen a la comunidad médica en el tratamiento y la prevención de enfermedades.

Remarcó que sus medicamentos son elaborados en instalaciones farmacéuticas nacionales que cumplen con los más altos niveles de exigencia en calidad, bajo las normas GMP, agregando que muchas de sus marcas propias son líderes en el mercado tales como Acemuk, H., Isis, Ceporexin, Otosporin, las cuales representan sólo algunas, destacando que sus principales acciones terapéuticas se desenvuelven en las líneas respiratoria, anticonceptiva, psiquiátrica, dermatológica y metabólica para prevenir y tratar afecciones, mejorando la calidad de vida de la población.

Relató que el día 5 de febrero de 2015 su empresa solicitó el registro de la marca “FLUIPNOL” bajo Acta N° 3.384.858 para distinguir los productos contenidos en la clase 5 del Nomenclador Internacional, posteriormente limitada para distinguir “Un producto destinado al tratamiento Fecha de firma: 02/05/2019 Alta en sistema: 03/05/2019 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #29392889#233232726#20190502093406906 del Sistema Nervioso Central”, y que luego de la pertinente publicación en el Boletín de Marcas el signo marcario recibió dos oposiciones: una de B.I.K., invocando como fundamento su marca “Flurinol”, N° 2.159.922 de la clase 5, oposición posteriormente retirada en sede administrativa, y la otra por parte de la ahora demandada, invocando como fundamento la titularidad de su marca “ROHYPNOL”, N° 2.578.604 de la clase 5.

Señaló que las gestiones extrajudiciales llevadas a cabo fueron infructuosas, lo que motivó la necesidad de acudir a la mediación previa obligatoria, y que ante el resultado negativo de ésta la única vía con la que contaba era la judicial. II.- En su escrito de ampliación de la demanda de fs. 26/30 vta.

efectuó el correspondiente cotejo marcario entre ambos signos en pugna:

FLUIPNOL

vs. “ROHYPNOL”, detallando que la marca cuyo registro pretende su empresa se encuentra limitada a “Un producto destinado al tratamiento del Sistema Nervioso Central” mientras que la marca cuyo registro ostenta la contraria se halla limitada a “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectífugos para uso doméstico, productos dietéticos para uso medicinal”.

En punto al cotejo gráfico o visual aseveró que la primera impresión –la cual califica como irreflexiva y espontánea- es la de estar frente a nombres claramente distinguibles, pues insistió en que el verdadero cotejo se realiza en forma sucesiva y no simultánea, tal como lo tiene establecido desde antiguo la jurisprudencia del Fuero.

Enfatizó que si bien son vocablos con la misma cantidad de letras, las raíces son bien distintas, extremo que considera decisivo porque según su entender el comienzo de las palabras es lo que más se recuerda (cita un precedente de nuestra S. en apoyo de su postura, conf. fs. 27 vta./28).

Fecha de firma: 02/05/2019 Alta en sistema: 03/05/2019 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #29392889#233232726#20190502093406906 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 569/2017 Y con relación al término “NOL” que ambos signos marcarios comparten subrayó que se trata de un vocablo muy utilizado en marcas de la clase 5, por lo que cree que no podría fundarse en ello la posibilidad de confusión.

Respecto del cotejo fonético señaló importantes diferencias: las raíces “FLUI/ROHY” suenan completamente diferentes, remarcando que por las vocales incluidas en cada una de las marcas: “UI” vs. “O” surge una fonética claramente distinguible: “flui” frente a “roi”.

Y en el plano ideológico o conceptual recordó que se trata de marcas de fantasía, sin ningún significado, por lo que en estos casos se ha dicho que son “mudas al intelecto humano”.

Asimismo recalcó la circunstancia de que la marca que se pretende registrar se trata de una nueva inscripción de un registro anterior que ya estuvo vigente para los mismos productos que los que distingue ahora, Registro N°

2.009.677 cuyo vencimiento operó el 4 de febrero de 2015 y que no pudo renovarse por falta de uso, por lo que su empresa presentó nuevamente su marca al día siguiente bajo acta n° 3.384.858, concluyendo en que las marcas aquí enfrentadas ya han coexistido en el Registro con idéntico alcance.

Aclaró que si bien esta última circunstancia no habilita por sí sola al nuevo registro, sí lo permite la diferencia en grado suficiente que existe entre ambas marcas. III.- A fs. 135/150 vta. contestó la demanda C. Arzneimittel GMBH, negando todos los hechos invocados en la demanda que no fueren expresamente reconocidos.

Fecha de firma: 02/05/2019 Alta en sistema: 03/05/2019 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #29392889#233232726#20190502093406906 A continuación sintetizó los hechos y circunstancias que rodean a esta causa recordando que el 5 de febrero de 2015 la actora presentó ante el I.N.P. I. la solicitud de la marca denominativa “FLUIPNOL” mediante acta n°

3.384.858 para distinguir todos los productos de la clase 5, respecto de la cual su parte presentó oposición por ser titular de la marca “ROHYPNOL”, registrada bajo el N° 2.578.604, para distinguir solamente “productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, emplastos, material para vendajes, desinfectantes, agua mineral medicinal, vinos tónicos medicinales, insecticidas e insectífugos para uso doméstico, productos dietéticos para uso medicinal” en la misma clase 5, negando además que exista un interés legítimo por parte de la empresa actora.

Prosiguió con su relato señalando que con fecha 25 de abril de 2016 la actora limitó el alcance de protección de la marca “FLUIPNOL”, cuyo registro se solicita, a fin de distinguir solamente “un producto para el tratamiento del sistema nervioso...