Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 7 de Octubre de 2019, expediente CCF 000664/2018/CA001

• Fecha de Resolución: 7 de Octubre de 2019
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 664/2018 GEORGALOS HNOS SAICA c/ GRUPO BIMBO SAB DE CV s/CADUCIDAD DE MARCA En Buenos Aires, a los 7 días del mes de octubre de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la S. II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dice:

I.A. registro de la marca mixta solicitada por GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.

5. (en adelante Grupo B.) “MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)”, pedida por acta nº 3.345.661 para distinguir productos de la clase 30 del Nomenclador Internacional, se opuso GEORGALOS HNOS. S.A. (en adelante G.) por considerarla confundible con el registro denominativo de su propiedad “CHOC´N ROLL”, perteneciente a la misma clase bajo el registro n° 2.626.990. La peticionaria promovió el presente juicio para que se declare infundada la oposición (ver fs. 14/16 y 31/35 vta. de la causa n°

   459/2017).

   La accionada resistió la pretensión de su contraria manifestando que los signos en conflicto son claramente confundibles en el plano gráfico y fonético, más aun teniendo en cuenta que el negocio de las partes coincide y tienen como destinatarios el mismo público consumidor. Niega que la partícula “CHOC” sea de uso común en la clase 30 y aduce que, si incluso lo fuera, los agregados realizados a la marca pretendida no son suficientes para diferenciarla del signo oponente (ver fs. 150/164 de la causa n° 459/2017).

   Por otro lado, de la causa n° 664/2018 –que ha sido acumulada al proceso n° 459/2017, tal como fue dispuesto a fs. 56/56 vta.- surge que GEORGALOS HNOS S.A.I.C.A. promovió esta acción contra GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.

5. a los efectos de que se declare la caducidad por falta de uso de la marca “CHOCOROLES”, registrada en la clase 30 del Nomenclador Internacional bajo el Acta N° 2.401.655. Ello, por considerar que su vigencia y uso eran un argumento fundamental utilizado en la causa conexa Fecha de firma: 07/10/2019 Alta en sistema: 11/10/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #31261931#246078706#20191003092709204 para repeler la oposición. Además, afirma que ambas empresas son competidoras, de modo que cuenta con interés legítimo para impedir que un producto de la contraria penetre en el mercado (conf. fs. 7/14).

   La accionada se opuso al progreso de la pretensión. En tal sentido, cuestiona el interés legítimo alegado por su contraria por considerar que la titularidad de la marca “CHOCOROLES” no es un argumento esencial para que prospere su reclamo de cese de oposición como tampoco lo es el mero hecho de ser una empresa que compite en el mismo mercado (ver fs.

   1210/1245).

2. La sentencia única dictada en estos procesos acumulados rechazó la procedencia de ambas demandas incoadas, con costas a las respectivas actoras en su calidad de vencidas (conf. art. 68, primer párrafo del Código Procesal).

   En lo que respecta a la causa n° 459/2017, declaró fundada la oposición formulada por G. al registro de la marca mixta “MARINELA CHOCO ROLES (& Diseño)”, acta n° 3.345.661 en la clase 30 del nomenclador. Ello, por entender que el conjunto solicitado no reúne los caracteres necesarios para originar una marca “claramente distinguible” en los términos del art. 3 inc. “b” de la Ley N° 22.362. Expuso que no impresiona como conveniente permitir el registro del signo de la actora pues, por el parecido que presentan, la masividad del público al que ambas están dirigidas y la naturaleza de los productos que están destinados a proteger, su coexistencia generaría la confusión que busca evitar la ley marcaria.

   En relación al expediente n° 664/2018, falló que no correspondía declarar la caducidad de la marca de titularidad de Grupo B. “CHOCOROLES”, por carecer G. de interés legítimo para realizar el planteo que formuló. Ello así, pues, a tenor de cómo se resolvió el proceso de cese de oposición, era claro que el hecho de que Grupo B. sea la titular de esa marca no fue un argumento fundamental para la procedencia de esa acción.

   Además, la circunstancia genérica de que ambas empresas sean competidoras en el mismo mercado no implicaba un sustento eficiente para configurar su legitimación, pues la actora no había explicado cuál era el beneficio concreto que obtendría con la declaración de caducidad. Máxime, si se tiene en cuenta que fue el propio accionante quien, en el marco de otro litigo, permitió

   expresamente (mediante un allanamiento) que se registrara la marca cuya Fecha de firma: 07/10/2019 Alta en sistema: 11/10/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #31261931#246078706#20191003092709204 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 664/2018 vigencia viene a cuestionar en estas actuaciones (ver fs. 250/257 de la causa acumulante).

3. Contra esa decisión se alzaron ambas accionantes. En la causa n° 459/2017 Grupo B. interpuso su recurso a fs. 259, formulando sus agravios de manera oportuna en la pieza obrante a fs. 265/271 vta., los que fueron replicados por la contraria a fs. 273/280 vta. Mientras que en el expediente n° 664/2018, G. dedujo su apelación a fs. 101, expresando agravios a fs. 105/109 vta., los que fueron contestados por la titular de la marca cuya caducidad se solicita a fs. 111/113.

   Las quejas traídas por la recurrente Grupo B. S.A.B. de C.

5. a conocimiento y decisión de la Alzada pueden sintetizarse en: a) La Magistrada afirma que su marca puede producir confusión entre los productos sin brindar ninguna explicación de cómo esto podría suceder. Pareciera desconocer que de las constancias de autos surge que los productos son distintos, los envases son de diferente forma y tamaño e ilustran una un bizcochuelo y la otra lentejas de chocolate; b) La a quo aplica erróneamente un criterio severo en el cotejo marcario cuando no hay evidencia de una colisión actual ni futura de productos semejantes. Máxime si se tiene en cuenta que su parte ofreció restringir su marca a un solo producto –bizcochuelo- sin que sea aceptado por G.; c)

   La sentenciante efectuó un cotejo incompleto y arbitrario pues no debió

   eliminar la palabra “MARINELA” en la comparación. Si bien es más pequeña que “CHOCO ROLES”, es parte del signo y se puede leer en el envoltorio que constituye la marca; d) No resulta acertada la alegada similitud auditiva pues, aun sin contemplar la palabra MARINELA, igualmente suena bien distinto y no generan confusión los términos “Chocorróles” y “Chocanról”; e) Tampoco es correcto considerar confundibles gráficamente las marcas enfrentadas o decir que el 70% de la marca de la actora está contenida dentro del signo oponente, cuando su inicio “CHOC” se trata de una raíz de uso común, que otorga un signo débil e impide que pueda oponerse a que terceros la puedan emplear en sus registros marcarios; f) La Sra. J.a tampoco tiene en cuenta el Fecha de firma: 07/10/2019 Alta en sistema: 11/10/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #31261931#246078706#20191003092709204 hecho de que su parte ya es titular de la marca “CHOCOROLES” en forma denominativa en la misma clase 30, a la cual se allanó la demandada, coexistiendo pacíficamente con la marca “CHOC´N ROLL” y g) Por último, existe una omisión grave en el cotejo al no efectuar la Sra. J.a ninguna valoración de los elementos gráficos e ideológicos. Por ende, deja de lado la decisiva relevancia que posee este aspecto pues la marca de la contraria, a diferencia de la suya, evoca inequívocamente al “Rock´n Roll”.

   En la causa n° 664/2018, los agravios esbozados por G.H.. S.A.I.C.A. se sustentan en que: a) Resulta erróneo que la Magistrada considere que se planteó la caducidad de la marca “CHOCOROLES” por la caducidad misma, cuando obedeció a la necesidad de contrarrestar uno de los argumentos de inconfundibilidad expresamente esgrimidos por Grupo B. en la causa conexa de cese de oposición; b) La Sra. J.a arbitrariamente evalúa la legitimación de su parte “con el diario del lunes”. Por el contrario, debió analizar si estaba legitimada al momento de iniciar la demanda y no con el resultado de la sentencia que benefició a G., pues en ese entonces resultaba imposible prever que dicho argumento no iba a obstaculizar su oposición; c) Resulta desacertado que la a quo considere inválido o insuficiente para acreditar su interés legítimo que sean empresas competidoras en el mercado y, por ende, que exija la acreditación de un perjuicio. Soslaya que la caducidad opera en tanto quede acreditado que la marca no fue objeto de concreta comercialización o explotación real durante el lapso que establece el art. 26 de la Ley de Marcas, tal como sucede en autos; d) Tampoco debió la sentenciante dar trascendencia a que su parte retiró la oposición al registro de la marca “CHOCOROLES” porque el hecho de que en ese momento no haya tenido recursos financieros para afrontar un juicio, no la puede privar de pedir su caducidad cuando resulta similar a la del expediente conexo que se entendió

   confundible con la suya y f) Finalmente, cuestiona el modo de imposición de las costas. Plantea...