Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 17 de Mayo de 2022, expediente CCF 000250/2012/CA001

Fecha de Resolución17 de Mayo de 2022
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

Causa N° CCF 5392/2011 “Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia c/ Facebook Inc. s/ cese de uso de marca”

Causa N° CCF 250/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia s/ cese de oposición al registro de marca”

Causa N° CCF 2771/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia s/ cese de oposición al registro de marca”

Causa N° CCF 4488/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia s/ cese de oposición al registro de marca”

Causa N° CCF 2914/12 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia s/ cese de oposición al registro de marca”

En Buenos Aires, a los 17 días del mes de mayo del año dos mil veintidós se reúnen los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para el Acuerdo previsto en el artículo 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación con el objeto resolver los autos indicados en el encabezamiento del acta; de conformidad con el sorteo efectuado a esos fines, el señor juez G.A.A. dijo:

  1. La presente controversia involucra cinco procesos acumulados, tramitados entre las mismas partes, cuyo contenido y cronología paso a resumir.

    1. Causa n° CCF 5392/2011/CA1 “Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia c/ Facebook Inc. s/ cese de uso de marca”

      (“acumulante”)

      El 5 de agosto de 2011 la firma Ferrum S.A. de Cerámica y Metalurgia (“Ferrum”) demandó a Facebook Inc.

      (“Facebook”) con el siguiente objeto: a) se condenara a la demandada a cesar en el uso de la marca mixta “f”, propiedad de Ferrum y a tomar las medidas pertinentes para evitar que la utilizaran terceros; b)

      se declararan fundadas las oposiciones de Ferrum a las solicitudes marcarias de Facebook -actas n° 2.972.767, 2.972.770, 2.972.772,

      Fecha de firma: 17/05/2022

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      2.972.774, 2.972.776, 2.972.779 y 2.972.782- en las clases 9, 35, 36,

      38, 41 y 42 del nomenclador; y c) se ordenara la publicación de la sentencia condenatoria en los medios de comunicación masiva que determine el juez (ver fs. 90/120 y cargo fs. 120 vta.).

      Indicó la demandante que el signo “f” (mixto) fue registrado por ella en el año 1976 y que, por su amplia difusión, pasó

      a constituir el logotipo de la empresa y de los productos que comercializa. Invocó la protección jurídica que el artículo 27 de la ley 22.362 prevé para las designaciones comerciales y, asimismo, la que concierne a las marcas registradas ya que la letra integra los signos que tiene inscriptos en las clases 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 19, 21,

      22, 23 y 25. Acusó a F. de utilizar un diseño de letra que es prácticamente idéntica a la suya alegando que esa conducta acarreaba la dilución marcaria de sus registros. Con apoyo en la misma argumentación pidió que se declararan fundadas las oposiciones que había formulado contra las solicitudes presentadas por Facebook en las clases 9, 35, 36, 38, 41 y 42 cuyas actas fueron individualizadas en el punto b) del párrafo anterior.

      Facebook Inc. compareció planteando la prescripción de la acción y contestando la demanda. Fundó la excepción en los artículos 29 y 36 de la ley 22.362. En cuanto a la pretensión de fondo,

      expuso la trayectoria del conglomerado empresarial de tecnología y redes virtuales al que pertenece y la vasta difusión que tiene su marca en todo el mundo. Negó haber incurrido en la conducta antijurídica que le atribuía su adversaria, al tiempo que desestimó los argumentos tendientes a prohibirle el uso de la partícula “f” en su propio signo, al que calificó de notorio. También controvirtió la similitud confusionista alegada por Ferrum. En suma, pidió el acogimiento de la prescripción y, en subsidio, el rechazo de la demanda, con costas (ver fs. 964/1034).

      La actora contestó el traslado de la excepción a fs.

      Fecha de firma: 17/05/2022

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

      1094/1101; el magistrado difirió su tratamiento para el momento del dictado de la sentencia definitiva (fs. 1115/1117).

      Una vez producida la prueba correspondiente, las partes alegaron y los autos fueron llamados a dictar sentencia (fs. 2167/2180,

      2181/2212 y 2214).

      Las fojas que citaré, a secas, en adelante se refieren a este proceso.

      Unos meses después de la promoción de esta causa,

      F. promovió cuatro demandas por cese de oposición contra Ferrum que detallaré en los siguientes apartados.

    2. Causa n° 250/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Met. s/cese de oposición” (acumulada)

      Este proceso fue iniciado el 3 de febrero de 2012 (ver cargo de fs. 55) con el fin de que se levantara la protesta de Ferrum contra las solicitudes de inscripción presentadas por Facebook para la marca mixta “F8” de la actora en las clases 38 –limitada a “proveer diarios electrónicos y weblogs (bitácoras), mostrar contenidos especificados o generados por el usuario”- y 41 –limitada a “proveer diarios electrónicos y weblogs (bitácoras), mostrar contenidos especificados o generados por el usuario, coordinar y llevar a cabo conferencias educativas, auspiciar y organizar ferias y eventos on line y en vivo en el campo de desarrollo de software” -actas n° 3033112 y 3033113, respectivamente- (fs. 53/55 y ampliación de fs.216/234).

      Ferrum contestó la demanda en términos coincidentes con la posición adoptada en la causa acumulante, términos estos que reprodujo en los otros procesos por cese de oposición que lo tuvieron por demandado (ver fs. 317/328).

    3. Causa n° 2771/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Met. s/cese de oposición” (acumulada).

      El 22 de mayo de 2012 la demandante pidió que se declararan infundadas las oposiciones de Ferrum al registro de la Fecha de firma: 17/05/2022

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      marca mixta “f” (& diseño) solicitado en las clases 9, 35, 36, 38, 41,

      42 y 45; actas n° 2.972.767, 2.972.770, 2.972.772, 2.972.774,

      2.972.776, 2.972.779 y 2.972.782 (ver fs. 53/55 y ampliación de fs.

      868/908 y cargo de fs. 52).

      El traslado de la demanda fue contestado por Ferrum a fs.

      992/1012.

    4. Causa n° 2914/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Met. s/cese de oposición” (acumulada)

      El expediente fue promovido el 29 de mayo de 2012 (ver cargo de fs. 87vta.) para que se levantara la oposición al registro de la marca mixta “f” (& diseño moneda) pedido por Facebook en la clase 35 pero limitado a “facilitar el cambio y venta de productos y servicios de terceros por computadora y redes de comunicación;

      programas de incentivo con premios”; en la 36 para “servicios de cambio financiero, a saber, suministrar moneda virtual para su utilización por parte de los miembros de una comunidad en línea por computadora y redes de comunicación; facilitar el cambio y venta de productos y servicios de terceros por computadora y redes de comunicación; programas de incentivo con premios; servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos,

      mensajes e información; servicios de entretenimiento, a saber, facilitar servicios de juegos para varios jugadores o para un solo jugador e interactivos para juegos de computadora o redes de comunicación”; en la 38 para “servicios de telecomunicaciones, a saber, transmisión electrónica de datos, mensajes e información”; en la 41 para “servicio de entretenimiento, a saber, facilitar servicios de juegos de varios jugadores o para un solo jugador e interactivos para computadora o redes de comunicación” -actas n° 3.022.620, 3.022.624, 3.022.628 y 3.022.630- (fs. 86/87 y ampliación de fs. 779/816).

      A fs. 990/1008 obra agregada la contestación de demanda de Ferrum.

      Fecha de firma: 17/05/2022

      Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: V.H., SECRETARIA DE CAMARA

      Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA

      Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III

    5. Causa n° 4488/2012 “Facebook Inc. c/ Ferrum S.A. de Cerámica y Met. s/cese de oposición” (acumulada)

      En este cuarto proceso -originado el 10 de agosto de 2012- Facebook demandó a Ferrum para que declararan infundadas las protestas de ésta contra la solicitud de registro de la marca mixta “f” (& diseño moneda) en las clases 9 para “tarjetas magnéticas”, 16

      para “tarjetas”, 35 para “servicios de administración comercial de tarjetas pre-pagas”, y 36 para “servicios de tarjetas pre-pagas” -actas n° 3.070.176, 3.070.178, 3.070.179, 3.070.181 (fs. 89/90 y ampliación de fs. 104/144; el cargo consta a fs. 90 y vta.).

      Ferrum contestó la demanda a fs. 239/256.

      El fundamento común a todas las oposiciones concuerda con el núcleo argumental expuesto por Ferrum en su demanda (punto b del primer párrafo de este considerando), es decir, la similitud confusionista entre la letra “f” (y diseño) perteneciente a dicha firma y todos los signos solicitados por F.. Por ende, no hay particularidades en las oposiciones que obliguen a examinar en forma individual cada uno de los procesos motivados por ellas (Ferrum asentó su oposición en las siguientes clases del nomenclador: causa n°

      250/2012 en la clase 41, acta n° 2283806 -ver copias fs. 1/42-, causa 2771/2012 en las clases 9, 35, 36, 41, 42 y 45, actas n° 2.183.722,

      2.334.515, 2.972.767, 2.972.770, 2.972.772, 2.972.774, 2.972.776,

      2.972.779, 2.972.782 –ver copias fs. 1/43-, causa 2914/2012: en las clases 35, 36 y 41, actas n° 2.283.004, 2.283.003 y 2.283.806 –ver copias fs. 1/79- y causa 4488/2012: clases 9, 16, 35 y 36, actas n°

      2.183.722, 2.183.249, 2.283.004...

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