F HOFFMANN LA ROCHE AG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/DENEGATORIA DE PATENTE

• Fecha: 25 Junio 2019
• Número de expediente: CCF 002932/2012/CA002
• Número de registro: 229898685

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I Causa n° 2932/2012/CA2 “F HOFFMANN LA ROCHE AG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/denegatoria de patente”

En Buenos Aires, a los días 25 del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los vocales de la S. I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos mencionados en el encabezamiento; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el doctor G.A.A. dijo:

1. La firma F H. La Roche AG (“H. La Roche”)

   demandó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) para que se declarara la nulidad de las resoluciones PN034691 y P -381 mediante las cuales dicho organismo había denegado, respectivamente, la solicitud de patente de invención individualizada como acta P 990104053 y el recurso de revocatoria deducido después por la peticionaria (fs. 154/173). Los argumentos y hechos que expuso en el escrito inicial serán considerados, al igual que los de su adversaria, oportunamente.

   El INPI contestó la demanda y pidió que se la rechazara, con costas (fs. 437/456).

   El a quo dispuso la apertura a prueba a fs. 481. Las partes produjeron la que consta a fs. 489/642 y presentaron sus respectivos alegatos; la actora lo hizo a fs. 653/668, y la demandada a fs. 669/680.

2. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y distribuyó las costas por su orden dividiendo por mitades las atinentes a los honorarios de la perito (fs. 689/698 y vta.).

   Apelaron ambos litigantes (fs. 707, fs. 710 y autos de concesión de fs.

   711 y fs. 722). El INPI expresó agravios a fs. 739/753 y H. La Roche hizo lo propio a fs. 754/756. El organismo demandado solicita la revocación del fallo por entender que la denegatoria de la patente fue legítima al igual que el rechazo del recurso. Por su lado, la empresa pide que se modifique lo resuelto en materia de costas porque, según ella, no hay motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota.

   Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 03/07/2019 Firmado por: NAJURIETA-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA #16117376#229898685#20190625131452668 La desinsaculación del suscripto como juez subrogante de la vocalía número 2 de esta S. surge de la resolución del P. del 16 de abril del año pasado y del sorteo llevado a cabo en esa ocasión, todo lo cual fue publicado debidamente

3. Como el recurso de la demandada involucra la cuestión de fondo y, por ende, condiciona el régimen de las costas (art. 279 del Código Procesal), se impone abordarlo en primer término.

   Las versiones concordes de los litigantes y la documental que ellos aportaron permiten tener por establecidas las circunstancias que resumo a continuación.

   El 12 de agosto de 1999 H. La Roche presentó la solicitud de patente del objeto que definió así: “composiciones farmacéuticas que contienen un inhibidor de lipasas gastrointestinales, uno (o más) compuesto (s) adicional (es) del grupo consistente en quitosán, sus derivados y sales de los mismos y excipientes auxiliares” cuya utilidad consistía en evitar la pérdida anal de aceite en pacientes sujetos a un tratamiento para adelgazar mediante la ingesta de inhibidores de lipasa (acta P 990104053, fs. 203). El contenido de las reivindicaciones será analizado a su debido tiempo dado su extensión. En esa oportunidad invocó la prioridad de las solicitudes europeas EP 98115310.9, del 14 de agosto de 1998, y EP 99109430.1, del 11 de mayo de 1999 (conf. expediente administrativo del INPI sobre la solicitud P 990104053, ver prueba documental de la actora de fs. 2/151 y de la demandada de fs. 200/412, y reconocimiento de fs. 461, punto II.1; además relatos efectuados a fs.

   155/156 y vta. y a fs. 339 y vta. a fs. 441).

   El 21 de marzo de 2002 los agentes de la Administración Nacional de Patentes (“ANP”) realizaron el examen preliminar técnico formulando objeciones sobre el título y el resumen (fs. 305/306 de la documental citada a la que me referiré

   en lo sucesivo). El 6 de agosto de 2002 la empresa contestó la vista de estilo, adjuntó

   una página adicional de la memoria descriptiva, las reivindicaciones, la carátula, una hoja técnica, y pidió el examen de fondo (fs. 307/315). El examen preliminar fue aprobado por la ANP el 27 de noviembre de 2002. Más de dos años después, precisamente el 20 de de enero de 2005, H. La Roche adjuntó nuevas Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 03/07/2019 Firmado por: NAJURIETA-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA #16117376#229898685#20190625131452668 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I reivindicaciones, sus traducciones respectivas y una copia de la patente EP 1 105 123 B1 (fs. 318/334).

   El 22 de septiembre de 2009 el organismo formuló las aclaraciones previas al examen de fondo en las que observó: a) la falta de claridad y amplitud de la cláusula 1 de la reivindicación; b) la cláusula 5 no era clara y no tenía subordinación ni concordancia con la 1, lo que importaba la violación del artículo 22 de la Ley de Patentes; c) la cláusula 6 y las que dependieran de ella no podían ser admitidas porque reivindicaban el producto basándose sólo en la dosis, pretensión inadmisible ya toda composición se define por los elementos que la integran de forma “cuali-cuantitativa” (sic) y no sólo por la cantidad en que se la administra; d)

   el término “aproximadamente” utilizado en el pliego era ambiguo y, como tal, contradecía las directrices sobre patentabilidad. Además ordenó que la firma presentara el documento sobre la prioridad invocada SJÔTROM L. ET AL (fs. 341 a fs. 344). Al mes y medio, R.S. presentó un llamado de atención en el expediente informando sobre siete documentos que desvirtuaban la novedad y la altura inventiva del objeto reivindicado por H. La Roche (fs. 347/352); ésta contestó la vista de las aclaraciones previas formuladas por la ANP, adjuntó el documento que se le exigía y, una vez más, otro nuevo pliego (fs. 354/363).

   El S. de la ANP emitió el examen técnico de fondo el 28 de mayo de 2010 donde puso de relieve los reparos jurídicos a la concesión de la patente, a saber: i) la falta de claridad relevada en los informes anteriores; ii) la existencia de seis documentos que afectaban la novedad y la actividad inventiva de la solicitud; iii) la memoria descriptiva no era clara; iv) las cláusulas 1, 2, 4, 6, 7, 8 y 9 del pliego reivindicatorio no se ajustaban a lo previsto en los artículos 19, 20 y 22 de la Ley de Patentes (fs. 364/368). La firma contestó la vista del examen acompañando una nueva página de la memoria descriptiva, la carátula, las reivindicaciones y hoja técnica (fs. 370/377). El 24 de septiembre de 2010 fue emitido el examen previo a la resolución final en el que se propiciaba el rechazo de la solicitud por haberse constatado, en suma, los mismos impedimentos puntualizados en el examen técnico de fondo (fs. 379/382). Así se llega a la Disposición P N034691 dictada por la ANP el 30 de diciembre de 2010, por la cual Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 03/07/2019 Firmado por: NAJURIETA-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA #16117376#229898685#20190625131452668 fue denegada la solicitud (fs. 387/388). Consideró el organismo que H. La Roche no había salvado las objeciones señaladas en los exámenes previos, tal como señalaba el informe denegatorio al que se remitió (fs. 389/393). Contra tal decisión la peticionaria interpuso el recurso de reconsideración previsto en el artículo 72, inciso a) de la ley 24.481 (fs. 395/401), que fue rechazado por el Presidente del INPI mediante la resolución P-381 del 15 de noviembre de 2011 (fs. 409/411).

   Recuerdo que estos dos actos administrativos –el que dispone la denegación de la patente, primero, y el rechazo del recuso de reconsideración, después- son impugnados en este proceso (ver demanda, fs. 134, punto II y fs. 134 y vta.).

4. El INPI se agravia de que el magistrado haya desestimado los impedimentos concernientes a la falta de claridad, de novedad y de actividad inventiva del objeto reivindicado (expresión de agravios, fs. 741/748 y vta.). Las quejas tienen correlato con la defensa opuesta en su responde (fs. 441 y ss.) y serán abordadas en el orden enunciado.

   1. Falta de claridad de la solicitud Son requisitos positivos de patentabilidad, la novedad, la actividad inventiva y la aplicabilidad industrial (art. 4 de la ley 24.481 o Ley de Patentes; art.

      27 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio “ADPIC”, aprobado como Anexo 1C por la ley 24.425 –B.O. 5/1/95-; C. de las Cuevas, G., Derecho de las patentes, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, tomo I, pág. 686).

      La apreciación de su cumplimiento por parte de la autoridad administrativa supone la existencia del trámite que se inicia con la presentación de la solicitud y los documentos adjuntos exigidos por la reglamentación (arts. 12 y 19 de la Ley de Patentes; art. Capítulo II de las Directrices sobre Patentamiento del INPI –

      B.O. 19/12/2003- art. 12 del decreto 260/90, reglamentario de la ley 24.481). En esa oportunidad el interesado debe,...