Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 25 de Junio de 2019, expediente CCF 002932/2012/CA002

• Fecha de Resolución: 25 de Junio de 2019
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I Causa n° 2932/2012/CA2 “F HOFFMANN LA ROCHE AG c/ INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL s/denegatoria de patente”

En Buenos Aires, a los días 25 del mes de junio del año dos mil diecinueve, se reúnen en acuerdo los vocales de la S. I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos mencionados en el encabezamiento; de conformidad con el orden definido en el sorteo, el doctor G.A.A. dijo:

1. La firma F H. La Roche AG (“H. La Roche”)

   demandó al Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (“INPI”) para que se declarara la nulidad de las resoluciones PN034691 y P -381 mediante las cuales dicho organismo había denegado, respectivamente, la solicitud de patente de invención individualizada como acta P 990104053 y el recurso de revocatoria deducido después por la peticionaria (fs. 154/173). Los argumentos y hechos que expuso en el escrito inicial serán considerados, al igual que los de su adversaria, oportunamente.

   El INPI contestó la demanda y pidió que se la rechazara, con costas (fs. 437/456).

   El a quo dispuso la apertura a prueba a fs. 481. Las partes produjeron la que consta a fs. 489/642 y presentaron sus respectivos alegatos; la actora lo hizo a fs. 653/668, y la demandada a fs. 669/680.

2. El señor juez de primera instancia hizo lugar a la demanda y distribuyó las costas por su orden dividiendo por mitades las atinentes a los honorarios de la perito (fs. 689/698 y vta.).

   Apelaron ambos litigantes (fs. 707, fs. 710 y autos de concesión de fs.

   711 y fs. 722). El INPI expresó agravios a fs. 739/753 y H. La Roche hizo lo propio a fs. 754/756. El organismo demandado solicita la revocación del fallo por entender que la denegatoria de la patente fue legítima al igual que el rechazo del recurso. Por su lado, la empresa pide que se modifique lo resuelto en materia de costas porque, según ella, no hay motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota.

   Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 03/07/2019 Firmado por: NAJURIETA-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA #16117376#229898685#20190625131452668 La desinsaculación del suscripto como juez subrogante de la vocalía número 2 de esta S. surge de la resolución del P. del 16 de abril del año pasado y del sorteo llevado a cabo en esa ocasión, todo lo cual fue publicado debidamente

3. Como el recurso de la demandada involucra la cuestión de fondo y, por ende, condiciona el régimen de las costas (art. 279 del Código Procesal), se impone abordarlo en primer término.

   Las versiones concordes de los litigantes y la documental que ellos aportaron permiten tener por establecidas las circunstancias que resumo a continuación.

   El 12 de agosto de 1999 H. La Roche presentó la solicitud de patente del objeto que definió así: “composiciones farmacéuticas que contienen un inhibidor de lipasas gastrointestinales, uno (o más) compuesto (s) adicional (es) del grupo consistente en quitosán, sus derivados y sales de los mismos y excipientes auxiliares” cuya utilidad consistía en evitar la pérdida anal de aceite en pacientes sujetos a un tratamiento para adelgazar mediante la ingesta de inhibidores de lipasa (acta P 990104053, fs. 203). El contenido de las reivindicaciones será analizado a su debido tiempo dado su extensión. En esa oportunidad invocó la prioridad de las solicitudes europeas EP 98115310.9, del 14 de agosto de 1998, y EP 99109430.1, del 11 de mayo de 1999 (conf. expediente administrativo del INPI sobre la solicitud P 990104053, ver prueba documental de la actora de fs. 2/151 y de la demandada de fs. 200/412, y reconocimiento de fs. 461, punto II.1; además relatos efectuados a fs.

   155/156 y vta. y a fs. 339 y vta. a fs. 441).

   El 21 de marzo de 2002 los agentes de la Administración Nacional de Patentes (“ANP”) realizaron el examen preliminar técnico formulando objeciones sobre el título y el resumen (fs. 305/306 de la documental citada a la que me referiré

   en lo sucesivo). El 6 de agosto de 2002 la empresa contestó la vista de estilo, adjuntó

   una página adicional de la memoria descriptiva, las reivindicaciones, la carátula, una hoja técnica, y pidió el examen de fondo (fs. 307/315). El examen preliminar fue aprobado por la ANP el 27 de noviembre de 2002. Más de dos años después, precisamente el 20 de de enero de 2005, H. La Roche adjuntó nuevas Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 03/07/2019 Firmado por: NAJURIETA-URIARTE-ANTELO, JUECES DE CÁMARA #16117376#229898685#20190625131452668 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I reivindicaciones, sus traducciones respectivas y una copia de la patente EP 1 105 123 B1 (fs. 318/334).

   El 22 de septiembre de 2009 el organismo formuló las aclaraciones previas al examen de fondo en las que observó: a) la falta de claridad y amplitud de la cláusula 1 de la reivindicación; b) la cláusula 5 no era clara y no tenía subordinación ni concordancia con la 1, lo que importaba la violación del artículo 22 de la Ley de Patentes; c) la cláusula 6 y las que dependieran de ella no podían ser admitidas porque reivindicaban el producto basándose sólo en la dosis, pretensión inadmisible ya toda composición se define por los elementos que la integran de forma “cuali-cuantitativa” (sic) y no sólo por la cantidad en que se la administra; d)

   el término “aproximadamente” utilizado en el pliego era ambiguo y, como tal, contradecía las directrices sobre patentabilidad. Además ordenó que la firma presentara el documento sobre la prioridad invocada SJÔTROM L. ET AL (fs. 341 a fs. 344). Al mes y medio, R.S. presentó un llamado de atención en el expediente informando sobre siete documentos que desvirtuaban la novedad y la altura inventiva del objeto reivindicado por H. La Roche (fs. 347/352); ésta contestó la vista de las...