Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 21 de Agosto de 2018, expediente CCF 006097/2013/CA002

• Fecha de Resolución: 21 de Agosto de 2018
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III Causa nº 6097/2013/CA2 F Hoffmann La Roche Ag c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente En Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año dos mil dieciocho, hallándose reunidos en acuerdo los Señores Vocales de la Sala III de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de pronunciarse en los autos “F Hoffmann La Roche Ag c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/

denegatoria de patente” y de acuerdo al orden de sorteo el doctor R.G.R. dijo:

1. El señor Juez de primera instancia admitió la demanda interpuesta y, en consecuencia, ordenó que se deje sin efecto la Disposicion de la Administracion Nacional de Patentes del 31 de enero de 2012 y la Resolucion Administrativa P-152 del 23 de mayo de 2013 del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), ambas dictadas en el expediente P 99 01 04054. En tales condiciones, mandó a la continuar con los tramites de rigor, con costas por su orden (fs.523/530 vta).

   Para asi decidir, el señor J. circunscribio la cuestion a resolver dos puntos: si la modificacion del pliego reivindicatorio presentado en el Inpi al interponer el recurso de reconsideracion resultaba procedente y si la solicitud de patente P 99 01 04054 poseía capacidad inventiva o era una mera yuxtaposicion de invenciones conocidas.

   Respecto del primer punto afirmó que resultaba inadmisible el último pliego reivindicatorio presentado por la parte actora habida cuenta que la presentacion realizada al interponer el recurso de reconsideracion fue posterior a la denegatoria.

   Seguidamente, se avocó al segundo punto con la aclaracion de que no se tendría en cuenta el pliego reivindicatorio al que habia hecho Fecha de firma: 21/08/2018 Alta en sistema: 23/08/2018 Firmado por: RECONDO - MEDINA, #16041284#213844690#20180817121535719 referencia anteriormente. En este sentido, pondero el dictamen de la perito bioquímica designada de oficio y concluyó que la solicitud de la actora cumplia con los requisitos de novedad, actividad inventiva, soporte adecuado y claridad y, consecuentemente, ordenó que se deje sin efecto la Disposicion de la Administracion Nacional de Patentes del 31 de enero de 2012 y la Resolucion Administrativa P-152 del 23 de mayo de 2013 del Presidente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) y mandó a la continuar con los tramites de rigor.

2. Apeló el organismo administrativo a fs.531, recurso que fue concedido libremente a fs.532. Elevados los autos a la Sala, expresó agravios a fs.545/573 los que fueron contestados a fs.580/596. M. recursos interpuestos contra la regulación de honorarios practicada en la sentencia apelada, los que serán tratados por la Sala en conjunto al finalizar el presente Acuerdo.

   La apelante plantea varios agravios respecto del fallo de primera instancia que podrían resumirse en los siguientes puntos:

   1. Postula que el juez de grado se pronunció sobre una cuestión no solicitada por las partes. Desde su perspectiva, habida cuenta que el escrito de demanda tenía por objeto que al momento de su concesión se tuviera en cuenta las modificaciones realizadas por la actora al interponer el recurso de reconsideración, una vez desestimada esta pretensión (cosa que así ocurrió), ello bastaba para sellar la suerte de la acción.

   2. Plantea que si bien es legalmente viable el control de legalidad del acto administrativo denegatorio de patente no es posible suplir judicialmente el cometido específico y técnico asignado a la oficina de patentes, cuya especialidad ha sido expresamente atribuido por los legisladores a través de la ley que regula la materia. En tal sentido, afirma que los informes periciales no cuentan con garantías suficientes como para que un aspecto central del litigio (en este caso determinar si la solicitud posee capacidad inventiva) se...