Evergreening a través de solicitudes divisionales de patentes

Autor:Guillermo E. Vidaurreta
Cargo:Egresado de la Academia de Transferencia de Tecnología de la Universidad de California Davis. Investigador Asistente del CEIDIE-UBA. Profesor de la UBA y FLACSO-Argentina. Desde 1998 se desempeña como Síndico Suplente del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI). Las opiniones vertidas por el autor lo son a título...
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EVERGREENING A TRAVÉS DE SOLICITUDES DIVISIONALES
DE PATENTES
Guillermo E. Vidaurreta1
“Las solicitudes divisionales son un arma injusta para extender el monopolio
de las patentes más lejos que el período delimitado por la ley”(H. Black,
juez asociado de la Corte Suprema de los EE.UU. desde 1936 a 1971).
I. INTRODUCCIÓN
Las solicitudes divisionales constituyen un remedo establecido en el de-
recho de patentes y aceptado en el derecho comparado, que tiene por objeto
impedir que una solicitud de patentes viole el principio de unidad de
invención.
La unidad de invención es un principio consagrado del derecho de
patentes, que tienen como fin esencial garantizar la divulgación de los in-
ventos, fundamento liminar del derecho de patentes.
1 Egresado de la Academia de Transferencia de Tecnología de la Universidad de Ca-
lifornia Davis. Investigador Asistente del CEIDIE-UBA. Profesor de la UBA y
FLACSO-Argentina. Desde 1998 se desempeña como Síndico Suplente del
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial de Argentina (INPI). Las opiniones
vertidas por el autor lo son a título personal y en nada comprometen al INPI.
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Sin embargo, se asiste a una práctica abusiva de las solicitudes divisionales
por parte de las grandes empresas internacionales que por este medio pre-
tenden perpetuar su posición de predominio en el mercado (evergreening).
Tal aprovechamiento indebido de las regulaciones del derecho de
patentes, es particularmente preocupante en materia de patentes farmacéuticas
donde las medidas pro – competitivas para que una vez vencida la patente
salga el producto protegido al mercado rápidamente, son fundamentales
para favorecer el acceso a los medicamentos.
El Acuerdo sobre los ADPIC dispuso que los medicamentos no deberían
escapar a la protección de patentes, pero concomitantemente tanto su texto
como el régimen normativo internacional dado en su consecuencia, ha es-
tablecido objetivos en materia de patentes de medicinas que la regulación
adjetiva no puede desconocer, sin negar este régimen ni desmentir los fun-
damentos del derecho de patentes. Por lo tanto resulta necesario volver a
examinar la regulación de las solicitudes divisionales y pensar propuestas
para evitar estas maniobras de perpetuación que desnaturalizan el derecho
de patentes y limitan el acceso a los medicamentos.
El presente trabajo busca estudiar los fundamentos que justifican el ins-
tituto de las solicitudes divisionales, analizar su regulación en el derecho
comparado, poner al descubierto las prácticas de evergeening por medio de
las solicitudes divisionales ocurridas en distintos países y finalmente, pro-
poner reformas para evitar esta inadecuada forma de proceder, que limita
el acceso a las medicinas al retrasar la entrada en el mercado de los productos
medicinales genéricos.
II. CONCEPTO Y FUNDAMENTO DE LAS SOLICITUDES
DIVISIONALES
La solicitud de patente no puede comprender más de una sola invención
o un grupo de invenciones relacionadas entre sí de tal manera que integren
un único concepto inventivo en general2.
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BIOTECNOLOGÍA. PATENTES, COMPETENCIAY REGULACIÓN
2 Alicia G. Álvarez, “Cómo obtener una patente”, en Carlos María Correa (coord.),
Derecho de patentes, 2ª ed., Buenos Aires, Editorial Ciudad Argentina, 1999, p. 95.
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En una solicitud de patente habrá unidad de invención, cuando la misma
se refiera a un único concepto inventivo. Cada solicitud debe referirse a un
solo problema principal, que puede estar compuesto por un conjunto de pro-
blemas estrechamente relacionados, y debe ser posible detectar una sola so-
lución, con sus soluciones relacionadas3.
El Reglamento de Ejecución del Convenio de Patentes Europeas dispone
que el requisito de unidad de invención se encuentra cumplido cuando existiere
una relación técnico entre las invenciones reivindicadas y que se refieran a
uno o varios elementos técnicos particularmente idénticos o correspondientes4.
Si una solicitud incumple con el recaudo de unidad de invención la so-
licitud deberá ser ‘dividida’5. Así de la solicitud ‘compleja’ u ‘original’ o
‘madre’ –también llamada ‘parent’– deberán surgir entonces nuevas solici-
tudes, cada una de las cuales –denominadas ‘solicitudes divisionales’ o ‘hi-
jas’– deberán respetar el requisito de unidad de la invención, como también
los recaudos formales y de fondo previstos para las solicitudes y para adquirir
el derecho de prioridad.
Ello es así, porque las solicitudes divisionales mantienen la misma fecha
de presentación o prioridad atribuible a la solicitud original. Las solicitudes
divisionales han sido ampliamente aceptadas por el derecho comparado,
que comulgan más o menos las mismas regulaciones.
En la literatura especializada existen básicamente tres argumentos para
justificar la existencia del instituto de unidad de invención y por ende las
solicitudes divisionales: el fiscalista, el que pondera la importancia de las
tareas de clasificación y estudio de las solicitudes y la que privilegia la di-
vulgación del contenido de la patente.
Algunos autores como Cabanellas –siguiendo a P. Mathely en su Le droit
français des brevets d’invention6postulan que las tres ideas concurren si-
multáneamente a la justificación del instituto.
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EVERGREENING A TRAVÉS DE SOLICITUDES DIVISIONALES DE PATENTES
3 Ibidem, p. 94.
4 Regla 44.
5 Ley argentina de Patentes de Invención y Mo delos de Utilidad, art. 17 (de aquí
en más LPA). L ey de Patentes de EE.UU. (35 U.S. Code) Sec. 121 Divisional
applications.
6 Guillermo Cabanellas de las Cuevas, Derecho de las patentes de invención, tomo I,
primera edición, Buenos Aires, Editorial Heliasta, 2001, p. 170.
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