Sentencia de SALA I, 5 de Abril de 2016, expediente CCF 005800/2011/CA001

• Fecha de Resolución: 5 de Abril de 2016
• Emisor: SALA I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 5800/2011 -S.

1. EMAPI C/ MAKINTHAL SA S/

   CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA.

   Juzgado n° 9 Secretaría n° 17 En Buenos Aires, a los 5 días del mes de abril de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores Jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el doctor R.V.G. dijo:

1. EMAPI S.A. inició demanda contra M.S.A.

   a fin de que se le ordene el cese de oposición al registro de la marca “LOOK”, Acta n° 3.030.050, de la clase 2 del nomenclador.

   En su escrito de ampliación de la demanda de fs.

   40/51 vta. relató que su empresa solicitó con fecha 13 de septiembre de 2010, ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, la marca “LOOK” para distinguir solamente pinturas, enduidos, selladores y fijadores de la clase 2 Internacional y que, efectuada la pertinente publicación en el Boletín de Marcas, se opuso la firma ahora demandada, alegando confundibilidad con la marca “LOOK”, Acta N° 2.265.678 de la clase 2 Internacional.

   Expresó que su agente de la propiedad industrial agotó las tratativas extrajudiciales a fin de arribar a un acuerdo que impidiera el pleito, en razón de que antes de solicitar la marca “LOOK” los representantes legales de la firma opositora habían manifestado que no iban a presentar oposición si el signo en cuestión se solicitaba en forma limitada, tal como su empresa lo hizo, empero, agregó que ante la negativa a retirar la oposición y luego del fracaso de la Audiencia de Mediación la única alternativa posible fue el inicio de la presente acción.

   Relató que EMAPI constituye una de las más prestigiosas empresas dedicadas a la elaboración de membranas asfálticas, impermeabilizantes y pinturas de alta calidad, con una planta industrial de 45.000 m2, personal calificado, estricto control de calidad y una dinámica política, todo lo Fecha de firma: 05/04/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16048447#139895323#20160406090639543 cual le otorgó una sólida posición en el mercado interno y una expansión en los mercados internacionales.

   Continuó su relato recordando que el constante estudio e investigación dieron origen a más de cien productos, entre los cuales se pueden mencionar membranas impermeabilizantes prefabricadas, filtro y techados asfálticos, revestimiento y pinturas protectoras, asfaltos oxidados y modificados.

   Aseveró que el éxito de los productos desarrollados por EMAPI permite su aplicación en toda la gama de productos aplicables en represas hidroeléctricas, gasoductos y oleoductos, tanques y cañerías de usinas y refinerías, techos, sótanos y paredes.

   Afirmó que su empresa es titular de la denominación “LOOK” desde hace varios años, la que ha utilizado activamente como marca de hecho para identificar sus productos y que al amparo de ella ha formado una importante clientela, generando el reconocimiento y prestigio del que goza y adquiriendo derechos exclusivos como designación comercial.

   Especificó que el signo “LOOK” protege “pinturas al latex para interiores y exteriores”, por lo que la oposición interpuesta por la ahora demandada resulta abusiva e infundada, pues ambas marcas han coexistido y en ningún momento se ha producido ninguna confusión, remarcando que el uso de la marca “LOOK”, acompañada de la marca “EMAPI” fue ininterrumpido, pacífico, público y notorio, por lo que se adquirieron derechos exclusivos.

   Reconoció que si bien nuestra Ley de Marcas adoptó

   el sistema atributivo para la adquisición del derecho sobre un signo marcario, no es menos cierto que una marca no registrada pero usada y bajo cuyo amparo se ha formado una clientela, también merece ser objeto de protección. Citó

   jurisprudencia y doctrina en apoyo de su postura (conf. fs.

   43 vta./46).

   Se refirió al principio de especialidad para destacar que el artículo 3, incisos a) y b) de la ley 22.362, establece que no se pueden registrar las marcas idénticas ni las marcas similares a otras registradas y/o solicitadas con anterioridad para distinguir los mismos productos o servicios, extremo que aseguró no acontece en la especie, Fecha de firma: 05/04/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16048447#139895323#20160406090639543 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I pues destacó que la gran diferencia que existe entre ambas marcas en pugna es que la que su empresa pretende registrar se encuentra limitada para distinguir solamente “pinturas, enduidos y fijadores”, en tanto que la marca...