Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 15 de Marzo de 2010, expediente 8749/99

Fecha de Resolución15 de Marzo de 2010

Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario”

CAUSA N° 8749/99 CIENFUEGOS S.A. C/ DISTRISEGA S.A.

S/ NULIDAD DE MARCA. y acumulada:

CAUSA N° 8804/99 DISTRISEGA S.A. C/ CIENFUEGOS S.A.

JUZG. N° 9 S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y

SECR. N° 17 PERJUICIOS.

En Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo de dos mil diez reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para conocer en recurso interpuesto en autos: “CIENFUEGOS S.A. C/ DISTRISEGA

S.A. S/ NULIDAD DE MARCA” y acumulada: “DISTRISEGA S.A. C/ CIENFUEGOS S.A.

S/ CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS” respecto de la sentencia (única)

de fs. 679/686 y vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

Practicado el sorteo resultó que la votación debía ser efectuada en el siguiente orden: señores Jueces de Cámara doctores A.S.G., S.B.K. y R.V.G..

A la cuestión planteada, el señor Juez de Cámara doctor ALFREDO SILVERIO

GUSMAN dijo:

  1. La presente causa fue sorteada a la Vocalía N° 4 de esta S. cuando se encontraba a cargo de la misma el Dr. H.M., quien, conforme a antecedentes obrantes en la misma, sometió a consideración el pertinente proyecto de resolución el 23 de julio de 2007 al Juez que le sigue en orden de turno de acuerdo al resultado del sorteo USO OFICIAL

    practicado en su oportunidad.

    Habiéndose encontrado las presentes actuaciones en la oficina de copias del Tribunal –según informe de la Prosecretaria Administrativa-, reingresan a la Vocalía ahora a cargo del suscripto el 8 de octubre del corriente año, sin que conste que el proyecto propuesto por el Juez MARCÓ haya merecido adhesión, concurrencia o disidencia por parte de los restantes magistrados del Tribunal.

    Luego de un profundo análisis de las actuaciones; analizando la controversia jurídica entablada, considero que los agravios de las partes encuentran un adecuado tratamiento en el voto proyectado por el Dr. MARCÓ, con la exhaustividad y precisión que caracterizaron a sus intervenciones cuando estuvo subrogando la Vocalía actualmente a mi cargo.

    En tal sentido, nada tengo que agregar, modificar o enmendar a la propuesta que en su oportunidad formuló el Juez MARCO, por lo tanto esta V. lo vuelve a someter a consideración del Acuerdo, pues contiene la solución y los fundamentos adecuados para resolver la presente contienda.

  2. Que en estos procesos acumulados, la sentencia única dictada a fs. 679/686

    y vta. de la causa n° 8749/99 admitió la demanda promovida por Cienfuegos S.A. -a la que adhirió Toei Animation Co. Ltd. quien se limitó a presentar el responde de fs. 25/28-

    declarando la nulidad de la marca “HUE-VOS DEL DRAGÓN” n° 1.478.430 de la clase 13,

    perteneciente a D.S.A., condenando a ésta a cesar de inmediato en el uso de ese signo,

    con costas; asimismo, rechazó la acción que en la causa n° 8804/99 promovió la titular de esa marca con fundamento en ella contra Cienfuegos S.A., a fin de que ésta cesara en el empleo de marcas que contuvieran la expresión “DRAGÓN” y le indemnizara los daños y perjuicios que sostuvo haber experimentado en razón de ese uso indebido, imponiéndole las costas del proceso a la demandante.

    Que para así decidir el señor juez a cargo del Juzgado N° 9 de este Fuero,

    estimó que el conjunto “HUEVOS DEL DRAGÓN” constituye la designación habitual de un determinado producto pirotécnico, razón por la cual D.S.A. no pudo ignorar su preexistencia, de modo que juzgó que su registro se hizo en infracción a la ley de marcas y a sus fines.

    Para ello hizo mérito, entre otras pruebas, de la documentación adjuntada por Cienfuegos S.A. que su contraria re-conoció al tiempo de absolver posiciones, en la que se menciona la expresión en cuestión en artículos especializados extranjeros publicados en 1988

    y 1990; del informe proporcionado por el Registro Nacional de Armas en el cual la expresión “Huevos del Dragón” aparece como la designación de un producto pirotécnico; y en el informe de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales, en el que se afirma que “dragón” es el nombre de un efecto pirotécnico específico utilizado por diversas empresas del ramo para identificar productos que generan como resultado lo que se denomina con el término inglés “crackling”.

    Asimismo, el magistrado de la anterior instancia se apartó de las conclusiones de la pericia técnica practicada en autos, según la cual “efecto del dragón” no es el nombre del fenómeno conocido por “efecto crackling”, sosteniendo que existen elementos probatorios de mayor eficacia para concluir en lo contrario.

  3. Que ese pronunciamiento motivó las apelaciones que D.S.A.

    articuló en fs. 704 y fs. 707, respectiva-mente, sostenidas con el memorial de fs. 720/730 y vta., replicado por su contraria en fs. 732/735 y vta.

    M. también diversos recursos contra los honorarios profesionales regulados en la instancia de grado, los que serán considerados por la Sala al finalizar el presente acuerdo.

  4. Que teniendo en cuenta los términos en que ha quedado planteada la cuestión traída a conocimiento de la alzada, destaco que si bien he analizado todas las argumentaciones y pruebas en que cada una de las partes sustentan sus respectivas posiciones,

    a los fines de dilucidar este conflicto me detendré sólo en aquellas que considero necesarias a los efectos de la justa composición del presente litigio, habida cuenta la doctrina que en esta materia tiene elaborada la Corte Suprema de Justicia conforme con la cual el juez no está

    obligado a seguir a las partes en todos sus razonamientos, ni analizar los argumentos que estime no sean decisivos, ni a examinar o ponderar cada una de las probanzas aportadas a la causa, sino sólo aquellas consideradas conducentes para fundar la decisión que en definitiva se adopte (Fallos: 272:225; 276:132; 280:320; 294:466; entre otros).

    Sentado lo expuesto, es menester señalar que según la recurrente es de aplicación en la especie de autos la doctrina de los actos propios, toda vez que su contraria articuló la nulidad de la marca cuestionada luego de transcurridos más de siete años desde su publicación en el Boletín de Marcas, lapso durante el cual ese signo se usó en forma continua y notoria formándose a su amparo una vasta clientela, sin que mediara objeción alguna relativa a su validez.

    Que en esta materia, es oportuno recordar que la ausencia de oposición al registro de una marca no priva de la posibilidad de plantear luego la nulidad de la misma (confr. esta S., causa n° 2040 del 23.8.83; n° 6463/01 del 7.7.06; S.I., causa n°

    17.759/95 del 3.5.01; entre otras); asimismo, debe tenerse presente que el empleo por “Distrisega” del conjunto controvertido resultaba en cierto modo ambiguo, pues lo real es que,

    como se desprende de los envases y catálogos de propaganda que ella utilizaba para la comercialización de sus productos (ver fs. 4/43 del expediente sobre medidas cautelares agregado a estas actuaciones según nota de fs. 719 vta.), la denominación huevos del dragón aparece invariablemente unida a la expresión “JUPITER” -marca n° 1.621.730 registrada por Distrisega S.A. según constancias de fs. 240/241 de la causa n° 8804/99-, siendo ésta usada en unos casos así como la he transcripto, es decir encerrada entre comillas, con letras mayúsculas y de imprenta, y en otros escrita con la particular grafía que se aprecia en aquellos instrumentos (letra minúscula, cursiva, con sendas estrellas en el lugar de los puntos correspondientes a las letras “j” e “i”), todo lo cual exterioriza que sólo el vocablo “JUPITER”

    era el usado en función marcaria, en tanto que “huevos del dragón” es un conjunto que aparece destinado a identificar las características del tipo de producto de que se trata; y esa particularidad se reitera en los demás artículos allí detallados entre los cuales, y a título de mero ejemplo, señalo “mortero con luces y tiros efectos del dragón”, “super estrellitas gigantes”, “espectáculo total gran final”, “torta silbadora 400 tiros”, “red abanico”, etc.,

    usados del mismo modo que la denominación en cuestión, esto es, acompañados todos ellos con la marca “JUPITER” inserta en una u otra de las formas antes mencionadas.

    Corrobora lo señalado precedentemente la lista de artificios pirotécnicos registrados ante el Registro Nacional de Armas que obra a fs. 259/291, pues en la columna “denominación” se incluyen los distintos tipos de productos tales como “estallo de salón”,

    Poder Judicial de la Nación “Año del Bicentenario”

    bengalita

    , “petardo de luces”, “huevo de dragón”, “volcán efecto del dragón”, “torta”, etc.,

    mientras que en la columna “marca” figura la expresión “JUPITER”, extremo que se repite en cada uno de los otros casos vinculados a las demás empresas que comercializan este tipo de artículos; agrego aquí, que ningún respaldo probatorio existe en autos que justifique concluir que “la autoridad de control” denomine de esa forma a los productos pirotécnicos por la notoriedad alcanzada por el signo (ver fs. 723 vta., punto...

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