CAFES LA VIRGINIA SA c/ GIACOMO DONATO, JOSE LUIS s/APEL. DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
| Fecha | 03 Octubre 2023 |
| Número de expediente | CCF 014788/2022/CA001 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
CAFES LA VIRGINIA SA c/ G.D., J.L.s..
DE RESOLUCION ADMINISTRATIVA
En Buenos Aires, a los 03 días del mes de octubre de 2023, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dice:
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El Director Nacional de Marcas del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante, I.N.P.I.), mediante la Disposición Nº
DI-2022-197-APN-DNM#INPI del día 15.07.2022, declaró infundada la oposición Nº 642689 presentada por CAFÉS LA VIRGINIA S.A. contra la solicitud de la marca “FELICE GIACOMO”, Acta Nº 3.581.916 de la clase 33
del Nomenclador, que había sido presentada por el Sr. José Luis GIACOMO
DONATO.
Para resolver de tal modo, la oficina administrativa, compartió los términos del dictamen de firma conjunta Nº
IF-2022-69106488-APN-DNM#INPI de fecha 07.07.2022 en el cual los Asesores Legales consideraron que, de acuerdo con el “principio de especialidad” y teniendo en cuenta que la marca solicitada “FELICE
GIACOMO” pretende identificar productos de la clase 33 que en nada se vinculan o relacionan con la marca registrada en la clase 35 que comprende los servicios de publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina, etc., no existía en el caso una posible superposición o conexidad de marcas. Destacaron que ambas involucran productos y servicios sustancialmente distintos. En consecuencia, no encontraron razones para prohibir su coexistencia dado que no se vislumbró el peligro de confusión entre ambos signos en pugna ni la posibilidad de que el público consumidor sea llamado a engaño en cuanto al origen, naturaleza o finalidad de los productos y servicios.
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Contra la referida decisión, el 08.09.2022 CAFÉS LA VIRGINIA
S.A. interpuso el recurso directo previsto en el art. 17 de la Ley Nº 22.362.
En prieta síntesis, las quejas de la recurrente con relación al dictado de la Disposición Nº DI-2022-197-APN-DNM#INPI versan, puntualmente, sobre los siguientes puntos: a) La solicitante de la marca impugnada carece del interés legítimo requerido en virtud de lo dispuesto en el art. 4º de la Ley Nº
22.362; b) La oficina administrativa se equivocó al considerar extemporánea la presentación de las consideraciones finales; c) El Director Nacional de Fecha de firma: 03/10/2023
Alta en sistema: 04/10/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
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Marcas efectuó una interpretación errónea del principio de especialidad. Al respecto, señala que los productos que intenta proteger la solicitante con su marca “FELICE GIACOMO” se superponen y colisionan con los servicios contemplados en la clase 35 que protege su mandante; d) Los Analistas Legales no realizaron el cotejo con las marcas registradas por su mandante que contienen el término “GIACOMO” y que fueron enunciadas en el listado adjuntado al formular la oposición; e) Se queja de que no se hayan analizado las circunstancias adjetivas de la causa. En este sentido, refiere especialmente que los productos de CAFÉS LA VIRGINIA registrados en las clases 29, 30 y 31 se comercializan en idénticos negocios a los que pretende amparar la solicitante y finalmente, f) Controvierte que los analistas no hayan ponderado la notoriedad de sus marcas oponentes.
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Radicadas las actuaciones ante esta Sala, intervino el Sr. Fiscal General quien en su presentación de fecha 19.09.2022 dictaminó que no se observaban obstáculos para declarar la admisibilidad formal de la impugnación administrativa.
Ello así, corrido el traslado pertinente, el Sr. José Luis GIACOMO
DONATO guardó silencio.
Seguidamente, el día 04.04.2023 este Tribunal se expidió respecto de la prueba ofrecida. Al respecto, tuvo por agregada la documental del punto VI-i Anexo I y desestimó la indicada en el acápite VI-i Anexos II a VIII, ordenó la libranza del oficio DEOX al I.N.P.
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y declaró innecesaria la producción de la prueba pericial informática.
Por último, el 09.06.2023 se llamaron los autos a sentencia.
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A continuación, considero necesario, para una mejor comprensión del asunto, describir y analizar la secuencia de actos que tuvieron lugar en el trámite administrativo de la solicitud de la marca “FELICE GIACOMO” los cuales se desprenden de la copia de los antecedentes que lucen agregados a este proceso acompañados por el I.N.P.I., en el DEO Nº 7212992 de fecha 23.09.2022.
4.1.- El día 20.02.2017 se presentó ante el I.N.P.
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el Sr. J.L.G.D. y solicitó el registro de la marca “FELICE
GIACOMO” -denominativa-, Acta Nº 3.581.916, para distinguir los productos de la clase 33 del N.M. Internacional.
Fecha de firma: 03/10/2023
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Firmado por: A.S.G., JUEZ DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA II
4.2.- Efectuada la pertinente publicación en el Boletín de Marcas,
CAFÉS LA VIRGINIA S.A. se opuso en fecha 26.05.2017, con fundamento en sus marcas “GIACOMO” Registro Nº 2.525.887 de la clase 35 y una serie de marcas de su titularidad que contienen la palabra “GIACOMO” las cuales fueron adjuntadas en un listado anexo y se enuncian a continuación: a)
GIACOMO
-denominativa-, Registros Nº 3.208.423, 3.817.316, 3.851.298,
3.817.318, 3.817.317, 2.984.617, 2.984.618, 3.044.828, 3.861.865 y 3.914.959
para las clases 5, 8, 11, 16, 21, 29, 30, 31, 38 y 43, respectivamente; b)
GIACOMO CAPELETTINI
-mixta- Registros Nº 2.709.243 y 3.240.106
para las clases 29 y 30, respectivamente; c) “GIACOMO EL ALIMENTO DE
LOS CHICOS” -mixta- Registros Nº 2.893.683 y 2.919.361 en las clases 29 y 30, respectivamente; d) “GIACOMO TRIDICI” -denominativa- Registros Nº
2.817.162 y 2.817.163 en las clase 29 y 30, respectivamente; e)
CAPELETTINI GIACOMO
-denominativa- Registro Nº 2.709.245 en la clase 29; f) “MINI CAPELETTIN GIACOMO” -denominativa- Registros Nº
4.281.394 y 4.239.471 en las clases 29 y 30; g) “TORTELETINI GIACOMO”
-denominativa- Registro Nº 2.709.241 en la clase 29 y Acta Nº 4.210.889 para distinguir solamente pastas alimenticias de la clase 30; h) “RAVIOLETTIN
GIACOMO” -denominativa- Registro Nº 2.623.694 en la clase 29; y i)
RAVIOLETTIN GIACOMO
-mixta- Registro Nº 3.303.303 en la clase 30
(v. especialmente, oposición presentada en el expediente administrativo acompañada por el I.N.P.I., mediante el DEO Nº 7212992).
4.3.- El 14.06.2018 la Dirección Nacional de Marcas notificó el traslado de la oposición Nº 642.689. Una vez vencido el plazo establecido en el art. 16
de la Ley Nº 22.362, el 18.06.2019, intimó a CAFÉS LA VIRGINIA S.A. a que mantuviera la vigencia de la oposición, lo cual fue cumplimentado el día 22.07.2019, oportunidad en la que también amplió fundamentos y ofreció
prueba.
4.4.- Seguidamente, el 01.11.2021, la Dirección Nacional de Marcas notificó al solicitante el traslado de la ratificación de la oposición y la ampliación de fundamentos, lo cual no mereció réplica alguna.
4.5.- Así las cosas, en fecha 09.12.2021 se dispuso la apertura a prueba de las actuaciones por el plazo común de 40 días hábiles. Allí, se agregó la documental aportada y se ordenó la constatación, por parte de la Dirección Nacional, de la marca fundamento de la oposición y se desestimó todo otro medio probatorio por resultar innecesario. Luego, el 21.03.2022 habiéndose Fecha de firma: 03/10/2023
Alta en sistema: 04/10/2023
Firmado por: FLORENCIA NALLAR, JUEZ DE CAMARA
Firmado por: E.D.G., JUEZ DE CAMARA
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constatado la vigencia de la marca “GIACOMO” –denominativa-, Registro N°
2.525.887 inscripta en la clase 35, se tuvo por concluido el período probatorio.
Vencido el plazo que les fuera otorgado a ambas partes, únicamente la oponente hizo uso de la facultad de brindar sus argumentos finales. En su presentación hizo mérito de la prueba producida y reiteró los fundamentos de su escrito de mantenimiento de la oposición, momento a partir del cual las actuaciones quedaron en condiciones de declarar fundada o infundada la oposición formulada.
4.6.- A continuación, el 07.07.2022 los Asesores Legales intervinientes de la Dirección Nacional de Marcas emitieron el Dictamen N°
IF-2022-69106488-APN-DNM#INPI que pusieron a consideración del Director Nacional de Marcas, mediante el cual aconsejaron declarar infundada la oposición Nº 642.689 presentada por CAFÉS LA VIRGINIA S.A. contra la solicitud de marca “FELICE GIACOMO”. Finalmente, el 15.07.2022 el Director Nacional de Marcas dictó la Disposición N°
DI-2022-197-APN-DNM#INPI mediante la cual, compartiendo lo dictaminado, declaró infundada la oposición.
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Teniendo en cuenta los términos en que han sido planteadas las cuestiones sometidas a conocimiento del Tribunal, la cuestión a resolver se ciñe en determinar si los signos en pugna pueden coexistir pacíficamente o si se debe vedar la concurrencia marcaria por ser el requerido por la demandada susceptible de provocar, en términos de razonabilidad, confusión directa o indirecta. Esta cuestión, en definitiva, debe ser decidida atendiendo a que las marcas deben ser “claramente distintas” (conf., art. 3°, inc. b, Ley N°22.362)
tanto en una aprehensión prerreflexiva como en el análisis detallado posterior.
Para ello, el J. habrá de ubicarse en el ángulo del consumidor medio, para comprobar si la percepción de una marca suscita el recuerdo de la otra y por ende entraña el riesgo propio de una “similitud confusionista”.
A modo preliminar, debo puntualizar que, conforme con una antigua directiva del Máximo Tribunal, esta clase de contiendas no debe ser resuelta sobre bases meramente teóricas o abstractas, sino atendiendo con realismo a los verdaderos intereses comerciales y...
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