Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii, 10 de Febrero de 2023, expediente CCF 006646/2016/CA001
| Fecha de Resolución | 10 de Febrero de 2023 |
| Emisor | Camara Civil y Comercial Federal- Sala Iii |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
Causa N° 6646/2016/CA1 “BENETTON GROUP SRL c/ PETRACCA
DOMINGO GRACIANO s/ caducidad de marca”.
En Buenos Aires, a los 10 días del mes de febrero del año dos mil veintitrés,
se reúnen en Acuerdo los Jueces de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de acuerdo con el orden del sorteo efectuado, el señor juez F.A.U. dijo:
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- La sentencia de fs. 427/433 desestimó la demanda por caducidad y nulidad –en subsidio- promovida por Benetton Group SRL
respecto de la marca “UNITED COLORS OF BENETTON”, registro nº
2.688.213 de la clase 43 del nomenclador vigente, cuyo titular actual es el señor D.G.P., con costas a cargo del accionante.
El juez Gota, a fin de arribar a la decisión reseñada, entendió –en lo sustancial-, que: a) el período de tiempo relevante a los efectos de verificar la existencia de caducidad por falta de uso era el comprendido entre el 22 de agosto de 2011 y el 22 de agosto de 2016, fecha de la primera audiencia de mediación (en rigor se trata del 11 de agosto en ambos casos); b) del relevamiento de la prueba producida en autos concluyó en la existencia del uso de la marca de referencia a partir del 1 de enero de 2014; c) consideró que no obstaba a tal conclusión el uso de “derivaciones” de la marca en pugna, en tanto estaba claro que los productos designados con otras denominaciones (vgr.: “UNITED DREAMS”, por mencionar solo una, eran fabricados “…
bajo la marca primordial ‘UNITED COLORS OF BENETTON’…”; y d)
corresponde el rechazo del planteo de nulidad articulado en subsidio, habida cuenta de que no se incurrió en una falsa declaración de uso. En suma, juzgó
que la demandada aportó prueba conducente para acreditar que en el período de cinco años previos a la promoción de este pleito o de la mediación, el signo “UNITED COLORS OF BENETTON” fue objeto de un uso real, serio y que no exterioriza una mera apariencia, todo lo cual conducía a la desestimación de la caducidad incoada por la parte actora.
Fecha de firma: 10/02/2023
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C G.V., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
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- Este pronunciamiento fue apelado por la parte demandante el 30/8/22, recurso fundado el 5/10/22, y replicado por la contraparte el 25/8/22.
También se han deducido diversas apelaciones en materia de honorarios el 25/8/22 y el 30/8/22, que serán tratadas a la finalización del presente Acuerdo, de corresponder.
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- En su expresión de agravios, la empresa actora plantea las siguientes críticas a la sentencia apelada:
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el uso invocado en dicho pronunciamiento no es válido para mantener vigente el registro objetado, por cuanto el uso de la marca por parte de terceros no autorizados resulta irrelevante a los efectos de que aquí se trata,
sea para los mismos o para otros productos o servicios diferentes a los amparados por la clase del nomenclador correspondiente al registro.
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En tanto el demandado admite que adquirió la marca en conflicto en un remate judicial el 22 de febrero de 2013, todo uso posterior a tal fecha que no corresponda a C. (cedente) o Petracca (cesionario) no puede ser considerado apto para mantener vigente el registro adquirido.
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El uso en el que se sustentó el pronunciamiento en crisis no resulta válido a los fines pretendidos, por cuanto en todos los casos es ajeno a los demandados y de fecha posterior a la que adquirieron la marca en cuestión.
En definitiva, las pruebas consideradas por el magistrado no corresponden a un uso efectuado por el demandado o bajo su licencia.
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Entre el 11 de agosto de 2011 y el 22 de febrero de 2013 no hay prueba alguna de un uso serio y suficiente realizado por Benetton Group SPA y desde entonces hasta el 11 de agosto de 2016 no hay pruebas de uso por parte del demandado (quien admitió expresamente no haberla usado).
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el uso de otras marcas no es apto para mantener un registro.
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en función de la falta de uso alegada en los cinco años previos a la solicitud de renovación de la marca “UNITED COLORS OF
BENETTON”, procede el planteo de nulidad interpuesto en subsidio.
Fecha de firma: 10/02/2023
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C G.V., SECRETARIO DE CAMARA
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA III
A su turno, la parte demandada replica los agravios de la contraria. En lo sustancial, postula la deserción del recurso de apelación de la actora, por considerar que no constituye una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, en los términos que establece el art. 265 del Código Procesal. Básicamente reprocha a la expresión de agravios de la accionante que se trata de una mera expresión de disconformidad sobre la valoración de la prueba efectuada por el magistrado, máxime ponderando el criterio restrictivo con el que debe examinarse todo lo concerniente al instituto de la caducidad.
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- Habré de pronunciarme, en primer término, respecto del planteo de deserción del recurso del accionante formulado por la demandada en su contestación de agravios. Debo señalar que el agraviado ha fundado suficientemente sus reproches. Es más, lo ha hecho de forma tan eficaz que –
anticipo- propondré al Acuerdo que su apelación sea admitida y la sentencia recurrida sea revocada, por las razones que expondré seguidamente.
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- En primer lugar, corresponde recordar que es doctrina reiterada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que el J. no está
obligado a seguir todas las argumentaciones que se le presenten, bastando las conducentes para resolver el conflicto (conf. CSJN, Fallos: 258:304;
262:222; 272:225; 278:271 y 291:390, entre muchos otros).
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- Sentado lo anterior, cabe recordar que el instituto de la caducidad de las marcas registradas fue introducido por el artículo 26 de la ley 22.362 con la finalidad de favorecer los objetivos de la ley marcaria y de evitar que registros no usados y registrados desde antiguo obstaculicen el registro de nuevos signos y el desarrollo de las actividades productivas (conf.
L.E.B., L.E.C. de las Cuevas, G.,
Derecho de Marcas
, editorial Heliasta, Buenos Aires, 2003, tomo 2, pág.
337 y ss).
En este orden de ideas, no existe disputa en cuanto a que es el titular del registro marcario el sujeto que debe incurrir en el uso marcario, sin perjuicio de que dicho uso impeditivo de la caducidad del registro puede ser Fecha de firma: 10/02/2023
Firmado por: G.A.A., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: R.G.R., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: F.A.U., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: JULIO C G.V., SECRETARIO DE CAMARA
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