Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 2 de Julio de 2021, expediente CCF 004088/2019/CA002

Fecha de Resolución 2 de Julio de 2021
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

4088/2019

BAYER HEALTH CARE LLC Y OTRO c/ TUTEUR SACIFIA S/

MEDIDAS CAUTELARES

4088/2019

Incidente Nº 1 - ACTOR: BAYER HEALTHCARE LLC Y OTRO

DEMANDADO: TUTEUR SACIFIA s/INCIDENTE DE APELACION

Juzgado N°: 9

Secretaría N°: 18

Buenos Aires, de julio de 2021.

Y VISTOS:

Los recursos de apelación interpuestos por la demandada en el principal 4088/2019 a fs. 1019/1024 –respondido a fs. 1178/1181– contra la resolución de fs. 1005/1009 (mantenida a fs. 1025) y a fs. 1101, fundado a fs.

1188/1201 –contestado a fs. 1203/1216– contra la resolución de fs.

1026/1031. También los deducidos por la demandada en el incidente 4088/2019/1 a fs. 869, cuyo memorial obra a fs. 1198/1236 y fue contestado a fs. 1247/1271, contra lo decidido a fs. 160/161, 164, 174, 180/181 y 183, y CONSIDERANDO:

  1. B.H.L. y B.S.. –en carácter de titular de la patente AR 035310 B1 y licenciatario exclusivo en Argentina,

    respectivamente–, solicitaron como medida cautelar el secuestro de un ejemplar de los objetos en infracción a la mencionada patente, más el embargo de todos los objetos en infracción y de las máquinas destinadas a su fabricación, en los términos del art. 83, apartado I, de la ley 24.481. También pidieron que se requiriera información sobre la totalidad de establecimientos en los que se elaborara, procesara o acondicionara el producto "Indaferil" y la época en la que hubiera comenzado el expendio, según prevé el art. 85 de la aludida ley. Expusieron que la patente AR 035310 B1 protege el ingrediente activo "sorafenib", así como sus sales farmacéuticamente aceptables y composiciones farmacéuticas que contienen dicho ingrediente activo,

    utilizado para el tratamiento del cáncer primario de riñón, hígado y el carcinoma avanzado de tiroides resistente al yodo radioactivo. Relataron que Fecha de firma: 02/07/2021

    Alta en sistema: 05/07/2021

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    el producto farmacéutico que contiene el ingrediente activo "sorafenib" es comercializado por su parte bajo la marca "Nexavar" y que, faltando unos meses para el vencimiento de la patente –que operaría el 13-1-2020–, T. S.A. lanzó al mercado su producto "Indaferil" que la infringe (cfr. fs. 273/288

    del principal).

    La resolución de fs. 289/290 del principal (fs.160/161 del incidente) dispuso librar mandamiento a fin de que el oficial de justicia se constituyera en los domicilios denunciados y procediera a realizar un inventario de los productos en presunta infracción, a secuestrar un ejemplar de cada especie y a requerir de aquel en cuyo poder se hallaran tales objetos que formulara las explicaciones previstas en el art. 85 de la ley 24.481, bajo caución juratoria. Empero, ponderando lo dispuesto en el art. 83 –anteúltimo párrafo– de la mencionada ley, consideró que la determinación prima facie de una infracción sólo era posible con la intervención de un experto en la materia, habida cuenta de la necesidad de abordar cuestiones técnicas que exceden los conocimientos del juez. También tuvo en cuenta que el embargo supone la indisponibilidad de la mercadería, sustrayéndola del circuito comercial, lo que excede el mero propósito de constatación o prueba. Sobre esa base, desestimó el embargo solicitado hasta que se produjera el peritaje.

    La providencia de fs. 292bis (fs. 164 del incidente), en función de lo solicitado por la actora, designó un perito licenciado en química para que se expidiera sobre los puntos de peritaje ofrecidos por aquélla, en el plazo de quince días.

    El informe del experto obra a fs. 301/304 (fs. 170/174 del incidente), del que se confirió traslado a fs. 305 (fs. 174 del incidente). La contestación de la actora está a fs. 309/310.

    La resolución de fs. 311/312 –aclarada a fs. 314– (fs. 180/181 y fs. 183 del incidente), sobre la base de la acreditación de la titularidad de la patente AR 035310 B1 sobre el principio activo "sorafenib", de las constancias de la causa y del peritaje de fs. 301/304, dispuso librar mandamiento para que el oficial de justicia se constituyera en los domicilios Fecha de firma: 02/07/2021

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    denunciados y procediera a: 1) secuestrar una unidad de cada una de las presentaciones del producto "Indaferil" –punto a) de fs. 274–; 2) trabar embargo sobre los productos "Indaferil", según el punto b) de fs. 274 vta., lo que incluía la totalidad del principio activo "sorafenib" y las máquinas destinadas a su fabricación y a la del producto "Indaferil" ; 3) requerir al representante de T. las explicaciones del art. 85 de la ley 24.481, según el punto c) de fs. 274 vta. La caución fue fijada en $250.000.

    Los mandamientos diligenciados el 30-7-2019 obran a fs.

    372/376 y 377/383, de donde surge el secuestro de una caja del producto "Indaferil", con vencimiento el 30-6-2021 y el embargo del principio activo y de productos según allí se detalla.

    A fs. 414/421 T. solicitó la sustitución de la medida cautelar por un seguro de caución y que se ordenara el levantamiento de los embargos,

    pedido reiterado a fs. 560/578 y 864/866. Adujo que la mercadería embargada –de carácter perecedero– estaba destinada a pacientes en tratamiento oncológico, con el trastorno que significa para éstos el cambio de marca.

    Invocó el desprestigio de la empresa por desabastecimiento y los compromisos contractuales que no podría cumplir. Negó la infracción de la patente de la actora y sostuvo su nulidad. Alegó que el art. 83 de la ley 24.481

    establece que no se puede impedir la venta o fabricación de un producto sin un proceso cautelar bilateral. Aseveró que la contraria ocultó que el "tosilato de sorafenib" no está abarcado por la patente invocada. Destacó que la resolución ordenaba que debía embargarse "sorafenib", mientras que del acta labrada surge que la mercadería embargada es "tosilato de sorafenib", por lo que no hay infracción. Manifestó que la actora omitió que había sido convocada a mediación por nulidad de la patente, a la que no se presentó.

    Argumentó que si bien la medida no prohíbe vender, prácticamente lo imposibilita (fs. 414/420). Indicó que la solicitud de patente de la actora sobre "tosilato de sorafenib" había sido rechazada por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial –INPI– y acompañó constancias del juicio promovido por su parte por nulidad de la patente objeto de estos autos, ofreciéndolo Fecha de firma: 02/07/2021

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    como prueba. Reiteró la diferencia entre el objeto de la patente y el producto secuestrado y embargado. Sostuvo que la actora extendió indebidamente el objeto de su patente. Solicitó que oportunamente se determinaran los daños en los términos del art. 208 del Código Procesal (fs. 560/578). Añadió que había recibido una nueva orden de compra de "Indaferil", que no podría cumplir (fs.

    864/866).

    A lo solicitado se opuso la actora a fs. 465/477 y fs. 958/970.

    La decisión de fs. 989, previo a expedirse sobre el levantamiento,

    dispuso requerir al juzgado N° 8 la causa aludida por la demandada (CCF

    6973/2019), la que fue recibida a fs. 1001.

    La resolución de fs. 1005/1009, en función de la índole de los planteos introducidos por T. para solicitar el levantamiento, consideró

    necesaria la intervención del perito designado para que se expidiera sobre la posibilidad de que la patente de la actora fuera declarada nula, a tenor de los cuestionamientos formulados en la causa 6973/2019 e informara –de acuerdo con los elementos que aportaran las partes– cuál es el objeto de la patente solicitada por la actora que fue rechazada, su relación con la patente AR

    035310 B1 y los motivos de la decisión del INPI.

    Contra esta resolución la demandada interpuso revocatoria con apelación en subsidio (fs. 1019/1024).

    Por otro lado, la demandada planteó la nulidad de la providencia que ordenó la realización de la prueba pericial, del peritaje y de todos los actos procesales realizados como consecuencia. En subsidio, impugnó el informe y recusó al experto (fs. 810/852) –el traslado fue contestado a fs.

    941/956–.

    Sustentó la nulidad en el ocultamiento de información relevante al juez como resultado de la falta de bilateralización del procedimiento: que la solicitud de patente sobre "tosilato de sorafenib" fue rechazada por el INPI,

    que el dictamen técnico acompañado fue confeccionado por un profesional asociado al estudio jurídico que representa a la actora y que T. provomovió la nulidad de patente en la causa CCF 6973/2019 ante otro Fecha de firma: 02/07/2021

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    Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I

    juzgado del fuero. Sostuvo la nulidad de peritaje por el incumplimiento de...

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