Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala I, 7 de Junio de 2016, expediente CCF 004048/2012/CA001

• Fecha de Resolución: 7 de Junio de 2016
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala I

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I CAUSA N° 4048/2012 –S.I.– BANCO DE SANTA CRUZ SA C/

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL S/

DENEGATORIA DE REGISTRO.

Juzgado n° 8 Secretaría n° 16 En Buenos Aires, a los 7 días del mes de junio de 2016, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el J.R.V.G., dijo:

1. El Banco de Santa Cruz S.A. promovió demanda contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (I.N.P.I.) a fin de que se revoque la disposición dictada bajo el n° 1301/11 por una de sus dependencias, la Dirección de Marcas, por medio de la cual concedió la inscripción de la marca “SANTA CRUZ PAGOS” en la clase 36 del Nomenclador vigente, bajo el número 2.464.123, con exclusión de “agencia para el cobro de deudas”.

   Aclaró que el otorgamiento del registro en estas condiciones equivale a la denegación del alcance con el que fue solicitado en el trámite sustanciado bajo el Acta N°

   2.984.794, esto es, para proteger “toda la clase”, por lo que el objeto de esta demanda es que se deje sin efecto el acto administrativo impugnado y se disponga la inscripción de la marca “SANTA CRUZ PAGOS” para tutelar todos los servicios agrupados en el renglón 36.

   Relató que con fecha 10 de marzo de 2010 presentó

   la solicitud de registro de la marca “SANTA CRUZ PAGOS” para distinguir todos los servicios de la clase 36, bajo Acta N°

   2.984.794, y que cumplida la publicación de ley, sin que se dedujeran oposiciones de terceros, la Dirección de Marcas corrió vista de lo establecido en el artículo 3°, inc. d) de la Ley de Marcas y Designaciones, aunque sin explicitar los motivos por los cuales consideraba incurso el signo marcario en esta prohibición.

   Aseveró que al responder la referida observación, desplegó una línea argumental que sintetizó de esta manera:

   a) debiendo colegirse por vía de inferencia –ya que como Fecha de firma: 07/06/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16090255#141747595#20160607145031919 queda dicho no se aclaró el fundamento de la vista- que el reparo obedecería a la inclusión del vocablo “pagos” en el conjunto marcario, causa sorpresa el temperamento de la autoridad administrativa, por cuanto importa desatender, sin dar razones sobre un eventual cambio de criterio: el hecho fácilmente verificable de la enorme cantidad de registros concedidos por esa misma autoridad que contienen el mencionado vocablo en la clase 36 y sin exigir limitación o exclusión alguna, incurriéndose en un proceder resueltamente discriminatorio; b) la mera cita de una norma legal no puede ser equiparada a un argumento susceptible de refutación, por lo que esta circunstancia tiene aptitud para afectar gravemente el derecho de defensa del administrado y c) no hay elementos de juicio que puedan respaldar la afirmación de que el conjunto marcario solicitado induzca a error o engaño alguno, sobre todo teniendo en cuenta el público usuario de los servicios comprendidos en la clase 36 que suele ser cuidadoso y precavido, cualidades que son tenidas en cuenta por los tribunales del fuero al efectuar el cotejo entre marcas en conflicto.

   Detalló que a partir de esta contestación no medió

   notificación alguna sobre otra eventual contingencia que se hubiese suscitado en el procedimiento administrativo.

   Expresó que al retirar el certificado de registro con fecha 6 de junio de 2012 pudo advertir que la marca había sido concedida para los servicios de la clase, pero exceptuándose de la protección “agencia para el cobro de deudas”, a lo cual agregó que se adjuntó al título un dictamen de la analista S.M.B. –nombre que se lee en el sello inserto debajo de una rúbrica-, dirigido al Director de Marcas, en el que se insiste en el carácter supuestamente engañoso de la denominación marcaria propuesta si se la aplicase a “servicios cobro de deudas (agencias para el-)”, aseverándose que “… sólo es posible acceder a la concesión del registro peticionado, limitando su protección a la distinción de los productos que se aluden en el signo reivindicado…”, advirtiendo que, por el contrario, de las constancias del certificado de registro surge que tales servicios fueron excluidos del alcance de la marca, y no restringido a ellos su ámbito de protección como lo recomendó

   Fecha de firma: 07/06/2016 Firmado por: DE LAS CARRERAS- NAJURIETA-GUARINONI, #16090255#141747595#20160607145031919 Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL- SALA I la citada analista, provocando una insuperable perplejidad ante el proceder exhibido por la autoridad de aplicación en la materia.

   Resaltó que a pesar del confuso cuadro de situación creado a partir de la aludida contradicción que refleja el certificado de registro y lo propiciado en el dictamen adjunto, ante la ausencia de cualquier otra motivación expresa de la decisión de la Dirección de Marcas, en el sentido de proceder a la inscripción de la marca con un alcance diverso al solicitado, sólo cabe echar mano de aquel dictamen para considerar que en él reside el sustento del acto que es materia de recurso.

   Hizo hincapié, asimismo, en que no puede quedar en el ámbito puramente subjetivo del intérprete la determinación del carácter engañoso, sino que se debe demostrar, con serias y fundadas razones, la real posibilidad de que la marca objetada conducirá a forjar una idea equivocada sobre los productos o servicios a los que pudiese aplicarse y, en caso contrario, no hay otra alternativa que reconocerle capacidad distintiva en los términos del artículo 1° de la Ley de Marcas.

   Insistió en que el dictamen adjunto al certificado de registro, que parece constituir el único sustento de la denegatoria implícita que se recurre, adolece de falta de...