Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 12 de Agosto de 2016, expediente CCF 003805/2011/CA001

• Fecha de Resolución: 12 de Agosto de 2016
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 3805/2011 BAGO GROUP SA c/ LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR SA s/CESE DE OPOSICION AL REGISTRO DE MARCA En Buenos Aires, a los 12 días del mes de agosto de 2016, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, la doctora G.M. dijo:

1. - Causa n° 3.805/2011.- BAGÓ GROUP S.A. C/

   LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A S/CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

   I.- Al registro de la marca EXIBRAL, pedido por acta n°2.887.734 por “Laboratorios Bagó S.A.” -transferida posteriormente a “BAGÓ GROUP S.A.”(fs. 214)- para distinguir los productos medicinales de la clase 5; se opuso “LABORATORIOS MONSERRAT ECLAIR S.A.” con fundamento en la confundibilidad con el acta n° 2.122.972 que, en la misma clase, ampara la marca OXICEBRAL. Y al no poder superar el conflicto amistosamente, “BAGÓ GROUP S.A.” promovió la demanda de autos (fs.14/15; ampl. fs. 24/36vta.) para hacer cesar los efectos de la protesta, más la emplazada insistió en la postura adoptada en sede administrativa por las razones expuestas en la contestación a la demanda (fs.66/76vta.). Seguidamente “BAGÓ GROUP S.A.” inició una exhaustiva investigación para demostrar que la marca “OXICEBRAL” de la contraria no había sido utilizada en el plazo que prevé el art. 26 de la ley 22.362. Por tal circunstancia recurrió nuevamente a los estrados de la justicia e inició la 2.- Causa n° 5.823/2012- BAGÓ GROUP S.A.

   C/LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A. S/VARIOS PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL, a fin de obtener el retiro Fecha de firma: 12/08/2016 Firmado por: R.V.G. -G.M. -A.S.G., #16096026#158958172#20160808123759937 de la oposición que bloquea su registro y en razón de la falta de uso de la marca de su contraria. Aclara al respecto que su interés se encuentra circunscripto a la derrota de la oposición efectuada por la demandada, de tal manera dicho interés subsistirá en tanto no concluya este proceso mediante una declaración de inconfundibilidad firme entre los signos en cuestión (fs.

   17/24). Y en función de lo establecido por el art. 188 del CCPC solicitó que se ordene la acumulación de ambos procesos (fs. 22)y (fs. 191) que el J. ordenó a fs. 202 y vta.

   En el pronunciamiento de fs. 278/288vta (315/326vta) el señor Magistrado de primera instancia, consideró que la mera presentación ante la ANMAT para obtener la autorización para comercializar el producto, no acreditaba el uso efectivo de la marca “Oxicebral”; máxime teniendo en cuenta que la modificación más importante que introdujo la ley 22.362 para conservar el derecho exclusivo de una marca, es la condición de uso serio y no meramente formal o simbólico. Consideró que de la prueba pericial contable se desprendía que la demandada no había lanzado al mercado el medicamento durante los cinco años previos al inicio de la acción. En consecuencia hizo lugar a la demanda causa 5823/12 promovida por “Bagó

   Group S.A.” contra “L.M.E. S.A.” declarando la caducidad por falta de uso de la marca Oxicebral acta n° 2.122.972 para distinguir los productos de la clase 5 del nomenclador internacional, resultando innecesario expedirse acerca del cese de oposición, ya que el planteo devino abstracto. Con costas al vencido (art. 68 del Cod. Procesal).

   Causa n° 3.805/2011.- BAGÓ GROUP S.A. C/

   LABORATORIOS MONSERRAT Y ECLAIR S.A S/ CESE DE OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

   Apeló la vencida a fs. 297 y expresó agravios a fs.302/306vta., contestados a fs. 307/308. El laboratorio M.E.S.A. critica, en primer lugar, que se le diera la razón a su adversaria pese a no haber acreditado que le asistía un interés legítimo en el registro solicitado; por cuanto las únicas probanzas arrimadas en autos, fueron producidas respecto Fecha de firma: 12/08/2016 Firmado por: R.V.G. -G.M. -A.S.G., #16096026#158958172#20160808123759937 Año del B. de la Declaración de la Independencia Nacional Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 3805/2011 de la sociedad que no es parte en este proceso (Laboratorios Bagó S.A.) que transfirió la marca a B.G.S.A..

   Empero, con ser ello cierto, aclaro que no se puede soslayar que tal como surge de las copias acompañadas con fecha 30 de agosto 2013 la solicitud de la marca “Exibral” fue transferida de “Laboratorios Bagó S.A.”

   a “Bagó Group S.A.”, comportando la venta de una marca una...