Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 6 de Febrero de 2018, expediente CCF 002294/2015/CA001

• Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 2018
• Emisor: Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 2294/2015 ASTELLAS PHARMA INC c/ INPI s/DENEGATORIA DE PATENTE En Buenos Aires, a los 6 días del mes de febrero de 2018, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la Sala II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor A.S.G. dice:

1. El 30 de junio de 2000 Fujisawa Pharmaceutical CO., LTD presentó ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (en adelante I.N.P.

1. o el Instituto) una solicitud de patente de invención recibida bajo acta N° P 00 01 03372 y referida a “una composición farmacéutica estabilizada en forma liofilizada”, invocando como derecho de prioridad la solicitud JP 18771399 de fecha 01 de julio de 1999.

   El día 13 de marzo de 2001 se realizó una presentación espontánea para aclarar los alcances de la solicitud, la que fue publicada bajo el número AR 024634A1 en el Boletín Oficial el 16 de octubre de 2002 y que no obtuvo ninguna observación.

   Con posterioridad, precisamente el día 9 de junio de 2003, solicitó la realización del “Examen Técnico de Fondo”.

   El 10 de febrero de 2006 Fujisawa Pharmaceutical CO., LTD.

   presentó la solicitud de transferencia del acta N° P00 01 03372 a favor de ASTELLAS PHARMA (en adelante Astellas o laboratorio). Agregó que en el “Informe de Aclaraciones Previas al Examen de Fondo” del 29 de mayo de 2009, la Sra. Examinadora realizó objeciones vinculadas con la claridad y con la subordinación de las reivindicaciones originales, indicando que se lesionaban los arts. 20 y 22 de la Ley N° 24.481. La parte actora sostiene que dichas objeciones fueron subsanadas con la contestación de vista presentada el día 04 de agosto de 2009. Sin perjuicio de ello, expuso que la Sra.

   Fecha de firma: 06/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #26970126#197377681#20180202131110911 Examinadora realizó nuevas observaciones vinculadas con la claridad, sustento en la descripción y actividad inventiva del pliego reivindicatorio.

   Explicó que el día 02 de diciembre de 2011, en el “Informe Previo a la Resolución Final”, la examinadora realizó nuevas objeciones vinculadas con el sustento en la descripción, claridad y subordinación del pliego de reivindicaciones y mantuvo su objeción por falta de mérito inventivo. El 30 de noviembre de 2012, conforme las observaciones formuladas por la examinadora, cuyos términos formaron parte integrante de la Resolución N° PN 024634, el C. de la Administración Nacional de Patentes resolvió que correspondía denegar la solicitud de otorgamiento de la patente de invención requerida por la actora (confr. Anexos II y VI que en este acto tengo a la vista), en tanto no se había dado cabal cumplimiento con lo preceptuado por los arts. 4, 20 y 22 de la Ley Nº 24.481.

   Concluida la instancia administrativa con la desestimación del recurso de reconsideración resuelto por el I.N.P.

1. con fecha 15 de diciembre de 2014 a través de la Resolución N° P-298 (confr. Anexo VIII), A. promovió entonces este juicio, pretendiendo que se revoquen las resoluciones denegatorias y se disponga en consecuencia que el Instituto conceda la patente en cuestión.

   Resistida la pretensión por la emplazada, la sentencia de fs.

   194/199vta. rechazó la demanda promovida por Astellas Pharma Inc, imponiéndole las costas en su calidad de vencida (art. 68 del Código Procesal).

   Para arribar a esa decisión, el a quo, haciendo mérito de la pericia técnica, consideró que no quedó demostrado en muchos de los aspectos la cuestión a dilucidar. En ese sentido, puso de resalto que en materia probatoria la carga de la producción de la prueba es de interés propio del litigante que invoca los hechos en que intenta basar su pretensión bajo el riesgo que en caso de incumplimiento, omisión o insuficiencia, pueda obtener una decisión desfavorable a sus intereses. Más aún en el caso de autos que, para el progreso de la acción, es necesario destruir una presunción Fecha de firma: 06/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #26970126#197377681#20180202131110911 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 2294/2015 de validez del acto que se impugna. Como consecuencia de ello, concluyó

   que la actora debió demostrar que corrigió las objeciones opuestas por los examinadores o que esas observaciones eran arbitrarias o infundadas a la luz del sistema nacional de patentes, debiendo ser resuelta en su contra cualquier situación de duda, ya que el apartamiento de las conclusiones de órganos administrativos técnicos sólo se justifica con la demostración clara y precisa de que ha mediado error u omisión de entidad suficiente. En otras palabras, consideró que la decisión denegatoria y la posterior resolución que la confirmó, son actos administrativos que, como tales, gozan de la presunción de legitimidad (art. 12 de la Ley N° 19.549), la cual debió ser desvirtuada por la parte actora aportando prueba suficiente y contundente.

2. Dicha decisión fue apelada por la actora vencida a fs. 201.

   La demandante expuso sus agravios a fs. 206/223, los que, en sustancia, se basan en: a) El a quo ha realizado una incorrecta interpretación de la materia reivindicada pues debió tomar en cuenta las modificaciones realizadas con posterioridad al “Examen preliminar” y al “Examen técnico de fondo” con motivo de las observaciones efectuadas por la autoridad administrativa. En ese sentido, las reivindicaciones que se deben analizar son aquellas con las cuales la solicitud completó la etapa administrativa; b) El sentenciante formuló una interpretación incorrecta de la descripción y de las reivindicaciones correspondientes a la solicitud acta N° P 00 01 03372.

   Sobre este punto, debió ponderar que luego de limitar el alcance de la reivindicación 1 presentada originalmente, aquella no fue objetada en el “Informe denegatorio”; c) En el veredicto recurrido se indica que la descripción no ha indicado el principio activo. Sin embargo, el compuesto de la fórmula 2 previsto en la reivindicación 1 de la solicitud, se corresponde con el compuesto de fórmula 2 señalado en la memoria descriptiva. Por lo tanto la descripción sí indica el principio activo reivindicado; d) La sentencia de la anterior instancia advierte que se encuentra objetada la novedad de la citada solicitud, siendo que en el “Informe denegatorio” la Sra. examinadora no manifestó ninguna objeción con respecto a tal requisito de la invención reivindicada; e) Resulta incorrecta la interpretación efectuada por el a quo Fecha de firma: 06/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G. #26970126#197377681#20180202131110911 acerca del “mérito inventivo” de la invención reivindicada. Sobre este aspecto de la cuestión, las respuestas de la perita avalan la actividad inventiva de la materia reivindicada; f) El Magistrado de la anterior instancia consideró que tampoco quedó demostrado en forma “clara, precisa y con datos técnicos sólidos” la razón por la que el compuesto polipéptido cíclico de formula II es preferido a otros compuestos de la misma fórmula. Sin embargo, de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Patentes la exigencia de la “claridad” y “precisión” rige para una invención reivindicada en una solicitud de patente y no respecto a otros documentos; g) En la sentencia de grado se omitió considerar las conclusiones periciales, siendo que tampoco se aportaron elementos convincentes para descartar el parecer presentado por la experta y h) Contrariamente a lo señalado por el Juez de grado, Astellas Pharma no solamente dedicó todos sus esfuerzos para corregir la descripción y reivindicaciones para adecuarlas al sistema nacional de patentes, sino que además presentó en reiteradas oportunidades explicaciones y argumentos en defensa de la actividad inventiva de la invención reivindicada en la solicitud.

   Estos agravios fueron replicados por el Instituto a fs.

   225/235vta.

3. Teniendo en cuenta los términos en que han sido planteadas las cuestiones sometidas a conocimiento del Tribunal, cabe recordar que la disposición denegatoria impugnada –que obra en los Anexos II y VI que en este acto tengo a la vista– se basa en que las observaciones formuladas por los examinadores no habrían sido satisfactoriamente salvadas por el solicitante, configurando con ello el supuesto del art. 29 de la Ley N°

   24.481.

   Como en ocasión de ese análisis de fondo se realizaron las objeciones en estudio referidos a los requisitos esenciales de la solicitud, es a la luz de dichas actuaciones administrativas que se impone examinar si la solicitante pudo acreditar la invalidez de los fundamentos de las resoluciones cuya nulidad persigue.

   Fecha de firma: 06/02/2018 Alta en sistema: 02/03/2018 Firmado por: A.S.G. -R.V.G. -E.D.G...