Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 6 de Octubre de 2011, expediente 1.715/08

• Fecha de Resolución: 6 de Octubre de 2011

Poder Judicial de la Nación Causa Nº 1715/08 –S.

1. “DR LAZAR Y CÍA SAQEI c/ Química Montpellier S.A. s/ Cese de oposición al registro de marca”.-

Juzgado Nº 5

Secretaría Nº 9

En Buenos Aires, a los 6 días del mes de octubre de 2011, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados,

y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:

1. - El titular del juzgado Nº 5 del fuero rechazó la demanda promovida por Dr.

   Lazar y Cía SAQEI y juzgó fundada la oposición deducida por Química Montpellier S.A. a la solicitud del registro de la marca en la clase 5 del nomenclador internacional (Acta No. 2.571.309) con fundamento en la titularidad del registro marcarío

   (Nº 1.744.348) en la misma clase. Las costas fueron impuestas a la parte actora por resultar vencida en el pleito.

   Para así decidir, en lo substancial, el magistrado juzgó que las marcas resultaban confundibles en los tres planos del cotejo marcarío por lo que debía ser preferida la marca registrada por sobre la requerida (cfr. fs. 273/274).

2. - Contra este pronunciamiento, la parte actora interpuso recurso de apelación (cfr. fs. 279), quien expresó sus agravios a fs. 288/293, los que fueron respondidos a fs.

   295/303.

   En su memorial de agravios, procura la revocación de la sentencia USO OFICIAL

   circunscribiendo su queja a la valoración realizada por el “a quo” de la prueba ofrecida y producida. En particular, se agravia de la ausencia de ponderación del dictamen del perito médico y de los informes de los distintos vademécums que –según su entender- demostrarían el uso, la comercialización, la publicidad de varias marcas que comparten la partícula “ALER”.

   Argumenta que la demandada eligió para su marca una partícula débil en su raíz y que las marcas enfrentadas difieren en sus terminaciones por poseer diferente extensión, compartir una sola letra de cuatro y por ser evocativa sólo una de ellas (cfr. fs. 288/293, contestados a fs.

   295/303).

3. - En primer lugar, corresponde destacar que no seguiré a la recurrente en cada una de sus argumentaciones, limitándome a expresar en el voto las razones de hecho y prueba y de derecho que estimo conducentes para la correcta composición del conflicto, metodología que la Corte Suprema de Justicia ha calificado de razonable (doctrina de Fallos 278: 271; 291:

   390; 294: 466 entre otros) y que, en materia de selección y valoración de la prueba tiene específico sustento normativo (art. 386, segunda parte, Código Procesal; esta S., causa nº

   587/97 del 14/3/00, entre muchas).

4. - Sentado ello, el conflicto de marcas se encuentra trabado entre el pretensor del registro en la clase 5 (cfr. acta de solicitud de registro de marca Nº

   2.571.309, obrante a fs. 20) y el registro marcarío (Nº 1.744.348) en la misma clase (cfr. oposición a fs. 6 e informe enviado por el INPI a fs. 239/251).

5. - Es sabido que el Tribunal no practica una forma especial de comparación por tratarse de productos de la clase 5, sino que aplica pautas más o menos severas según la índole y el empleo de los medicamentos, según la libertad y modalidad de comercialización,

   atendiendo muy especialmente al interés del público consumidor.

   Desde antiguo esta S. ha sostenido que el criterio “circunstancial” es el adecuado para comparar signos de la clase 5 (cfr. esta S., causa No. 1391 del 12/12/90, voto del Dr. C., causa No. 1422 del 29/10/92, causa No. 2961/91 del 17/12/96, causa No.

   587/97 del 14/3/00, causa No. 5324/97 del 6/3/03 y causa No. 8124/01 del 13/5/04, voto de la Dra. N., y sus citas).

6. - La jurisprudencia de esta Cámara tiene dicho que la calidad de uso común en una clase puede derivar de la existencia de otras marcas registradas en esa clase que llevan la misma raíz o terminación, como también del hecho de que las radicales o desinencias sean evocativas de productos, de algunas de sus propiedades o de sus componentes o de su finalidad (cfr. esta S., causas 819 del 24/8/71; S.I., causa 8695/94 del 10/3/98; S.I.,

   causa 533/96 del 11/10/02).

   Las marcas aquí enfrentadas y poseen como radical la palabra “ALER”. De conformidad con las constancias de la causa —cfr. numerosos registros informados por el INPI en el oficio de fs. 119/214, en el que acompaña en 95 fs. los 1

   datos relativos a las solicitudes y/o registros marcaríos de la clase 5 int. que incluyen la raíz “ALER”—, ha quedado demostrado en el expediente que este término coparticipado reviste carácter de uso común en la clase 5 del nomenclador internacional, y, por lo tanto, débil.

   En...