Google Inc C/ Abulafia Axel Damian S/Cese de Oposición al Registro de Marca

• Número de expediente: 8.553/2008
• Fecha: 25 Octubre 2011
• Número de registro: 123826

Poder Judicial de la Nación CAUSA Nº 8553/2008 – S.

1. – GOOGLE INC C/ ABULAFIA AXEL DAMIAN S/CESE DE

OPOSICIÓN AL REGISTRO DE MARCA.

Juzgado Nº 1

Secretaría Nº 2

En Buenos Aires, a los 25 días del mes de octubre de 2011, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal a fin de dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora M.S.N. dijo:

1. La sentencia de fs. 831/832 hizo lugar a la demanda promovida por Google Inc. contra el señor A.D.A. y declaró infundada la oposición deducida por el accionado a la solicitud del registro presentada por la actora de la marca “GMAIL” en la clase 38 del nomenclador (Acta n° 2.603.669). En la causa acumulada (fs. 509), rechazó la demanda de fs. 418/419 y 452/457, declaró fundada la oposición de Google Inc. deducida contra la solicitud presentada por A.D.A. por A. n° 2.588.811, de idéntica marca “GMAIL” en la misma clase 38 del nomenclador internacional. Para así resolver, el señor juez a-quo estimó que, no obstante la prioridad de la presentación del Acta n° 2.588.811, G.I. había demostrado la prioridad en el uso del nombre de dominio www.gmail.com, el uso como marca de la voz “GMAIL” desde el año 2004, su desarrollo y difusión en el extranjero y USO OFICIAL

   en la República Argentina como el “mail de Google” (“gmail”). El magistrado estimó

   demostrado que el titular del signo era Google Inc., que por su esfuerzo había alcanzado la notoriedad actual, y que el señor A. pretendía aprovecharse del prestigio ajeno.

   Consecuentemente, rechazó la demanda promovida por este último (causa acumulada) e impuso las costas de ambos litigios a cargo de A.D.A..

2. Ese pronunciamiento fue apelado por el vencido, cuyo recurso fue concedido a fs. 834. Los agravios fueron expresados a fs. 852/861 y recibió la contestación de fs. 863/872

3. La parte demandada –A.D.A.– solicita en esta instancia la revocación total de la sentencia. Sostiene que el señor juez a-quo incurre en una valoración parcializada de la prueba, soslayando principios básicos como el de la protección territorial que merece una marca usada con anterioridad y cuya solicitud de registro fue presentada con anterioridad en el país. En particular, el recurrente afirma que la acumulación de causas anuló

   los efectos de la rebeldía declarada en la causa acumulante y que el magistrado ha cometido errores en la apreciación de la prueba informática y pericial contable, y que ha ignorado el informe de NIC. Argumenta que los registros de Google Inc. en el extranjero no tienen el valor que se les asigna, porque el derecho marcario es territorial y que, en suma, la sentencia no es una derivación razonada del derecho vigente.

4. Comenzaré por afirmar que la acumulación fue dispuesta a fs. 509 el 28 de abril de 2009, cuando ambas causas –la n° 8553/08 y la n° 1608/08, iniciada posteriormente–

   se hallaban en estado de citación a la audiencia del art. 360 del Código Procesal. Ello significa que la litis ya se había trabado y que la oportunidad de desconocer la documentación presentada por la actora en “Google Inc. c/Abulafia Axel Damián s/cese de oposición” (causa n° 8553/08) había expirado. Coincido, por tanto, con la conclusión del señor juez que ha juzgado extemporáneo el desconocimiento de la documentación formulado a fs. 505.

   La particularidad de este conflicto –en el que Google Inc. y A.D.A. han asumido sucesivamente la posición de actor y de demandado, formulando cada uno oposición a la solicitud de la marca “GMAIL” pretendida por el otro– reside en que no basta confrontar meramente la prioridad de la solicitud de registro marcario, sino que es necesario remontarse al uso de la voz “GMAIL” para identificar un servicio de correo electrónico, y apreciar otras circunstancias, como la intensidad del uso, la aptitud distintiva y el estándar de la buena fe que debe imperar en la conducta de comerciantes en un mercado tan sensible como el de las comunicaciones...