Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal , 8 de Septiembre de 2011, expediente 4.912/2005

• Fecha de Resolución: 8 de Septiembre de 2011

Poder Judicial de la Nación CAUSA Nº 4912/2005 – S.I – LABORATORIOS BAGO S.A. C/ BRISTOL MYERS

SQUIBB ARGENTINA S.R.L. S/CESE DE USO DE MARCAS. DAÑOS Y PERJUICIOS

Juzgado Nº 6

Secretaría Nº 12

En Buenos Aries, a los 8 días del mes de septiembre de 2011, se reúnen en Acuerdo los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe y, de conformidad con el orden del sorteo efectuado, la doctora M.S.N. dijo:

1. La sentencia de fs. 221/232 rechazó la demanda de cese de uso de la marca “DIOXAFLEX” y resarcimiento de daños y perjuicios promovida por Laboratorios Bagó S.A.

   contra Bristol Myers Squibb Argentina S.R.L. Para así resolver, el señor juez a-quo estimó

   que debía distinguirse entre el uso de marca ajena como propia, en infracción de la ley marcaria y, por otra parte, el uso o mención de marca ajena en el contexto de una promoción comparativa con la marca propia, pero reconociendo la titularidad de otro sobre el producto identificado con signo ajeno, y sin incurrir en competencia desleal o actos de descrédito o degradación del competidor. En este orden de ideas, estimó que la presentación de una promoción consistente en un folleto donde figura un listado de cuatro productos –designados cada uno por su marca respectiva– comparando precios, no significa una transgresión indebida a los principios de la ley marcaria ni a los fines que protege. Consecuentemente, desestimó la demanda con imposición de costas a la parte actora.

2. Esta sentencia fue apelada por la parte actora a fs. 290, cuyo recurso fue concedido a fs. 291. La expresión de agravios corre a fs. 302/316 y fue respondida por la parte demandada a fs. 318/337. También se han deducido apelaciones en materia de honorarios a fs.

   286, 288 y fs. 290.

3. El apoderado de Laboratorios Bagó S.A. solicita la revocación total de la sentencia, a la que califica de dogmática y arbitraria. Para un mejor tratamiento del recurso,

   presentaré los agravios en el siguiente resumen: a) el fallo omitió la consideración de extremos fácticos relevantes, tales como la constatación de los errores y falsedades contenidos en los folletos de promoción, de modo tal que los productos no eran comparables y se falseó el precio de “Dioxaflex” del Laboratorio Bagó; b) el a-quo calificó de detalle o “cuestión menor”

   el engaño que la promoción instala en el público, pues así sea dirigida a profesionales, es grave la pérdida de la confianza del médico; por lo demás, argumenta que los médicos toman en cuenta el precio del medicamento para asegurar la posibilidad de compra por los sectores de menores recursos; c) el magistrado afirmó dogmáticamente que la comparación no era denigrante para el laboratorio competidor; d) la sentencia ignoró que hubo infracción a la buena fe, a la ley 22.802 de lealtad comercial, a los artículos 6 y 10 bis del Convenio de París,

   a códigos de ética y autorregulaciones y al art. 42 de la Constitución Nacional; e) finalmente,

   reclama el tratamiento de la acción de resarcimiento de daños y perjuicios por publicidad engañosa y denigrante, con la debida imposición de costas.

4. En el expediente n° 4136/05 “Laboratorios Bagó S.A. c/ Bristol Myers Squibb SRL s/medidas cautelares”, se dictó la medida cautelar diligenciada el 27/5/2005, por la cual se ordenó el cese de la impresión y distribución de folletos con la publicidad cuestionada, como así también la recuperación de los que hubieran sido entregados a esa fecha. Según la constatación del 24/6/2005, entre los folletos recuperados y los que se encontraban en el depósito sin ser distribuidos, la parte demandada había satisfecho la medida cautelar respecto de 7.343 folletos respecto de los 10.000 ejemplares impresos (fs. 86, 108, y 128 del expediente 4136/05 que tengo a la vista).

5. El litigio no versa sobre el enfoque teórico de la publicidad comparativa,

   pues todas las partes y el magistrado de primera instancia han considerado que es una práctica lícita (en igual sentido, esta S., causa 1407, “Bodegas J. Edmundo Correas S.A. v. Agro Industrias Cartellone S.A.”, del 22/3/91, publicada en La Ley 1991-C-531; causa n°

   13.066/04, del 19/5/2005, entre otras). Ello es así pues no se usa una marca ajena como si fuera propia, sino que se la menciona como ajena, a los fines de comparar los productos que identifica con los productos propios. Asimismo, existe consenso en que deben confrontarse productos de características homogéneas (esta Sala, causa 3305/01 del 14/6/2001) y que la confrontación debe ser veraz y leal, de buena fe, sin incurrir en engaños o falsedades y sin desacreditar o denigrar a la marca del competidor. También existen coincidencias en cuanto a que la comparación debe ser efectuada en condiciones equivalentes para todos los productos de que se trate, debiendo éstos satisfacer una misma necesidad o pertenecer a una misma categoría; en tanto “compare lo que es comparable, deberá ser considerada un medio lícito de competencia” (confr. O.J., Derecho de Marcas, 7° edición, A.P., 2010,

   p. 282; del mismo autor, “La competencia desleal”, Revista Jurídica de la Universidad de Palermo n° 2, octubre de 1998).

   En este orden de ideas, en anteriores precedentes esta S. ha sostenido que uno de los “beneficios de la publicidad comparativa está en su tendencia a equilibrar las fuerzas del mercado…” (esta Cámara, Sala 1, causa 13.066/2004, ya citada, del 19/5/2005).

   Ahora bien: la parte actora entiende que el juez a-quo ha afirmado dogmáticamente que la campaña de publicidad efectuada mediante los folletos impugnados,

   satisface los requisitos de una competencia leal. Por el contrario, afirma que se han omitido las pruebas que demuestran que la publicidad contiene datos falsos y engañosos, los que denigran y perjudican la confianza de los profesionales médicos en el producto que Laboratorios Bagó

   S.A. identifica como “DIOXAFLEX”.

   Adelanto que las constancias de la causa me convencen de la razonabilidad de la pretensión de la parte actora, pues estimo que la promoción involucrada –ver copia a fs. 20

   y folleto de fs. 6/9 del expediente n° 4136/05– está centrada en la relación entre valor y precio y que, por tanto, la falta de veracidad respecto del precio del producto del competidor no es un dato menor y revela una conducta desleal que debe ser...