Sentencia de Corte Suprema de Justicia de la Nación, 2 de Diciembre de 2004, M. 654. XXXVII

Emisor:Corte Suprema de Justicia de la Nación
 
CONTENIDO
  1. 654. XXXVII.

    M.S. & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 2 de diciembre de 2004.

    Vistos los autos: "Merck Sharp & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente".

    Considerando:

    1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó la demanda en cuanto a la nulidad de la decisión del I.N.P.I., denegatoria de una solicitud de patente divisional para proteger los productos farmacéuticos contenidos -juntamente con el procedimiento para obtenerlos- en una solicitud madre presentada el 6 de abril de 1994. Asimismo, la cámara consideró que resultaba prematuro pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art.

      100 del reglamento de la ley de patentes que había sustentado aquella resolución del ente oficial, dado que su aplicabilidad al sub examine debía ser resuelta una vez finalizado el período de transición, es decir, con posterioridad al 23 de octubre de 2000. Con estos alcances, confirmó lo resuelto en la primera instancia e impuso las costas del juicio a la actora.

      Contra esta sentencia, la interesada dedujo el recurso extraordinario federal que fue concedido mediante el auto de fs. 615.

    2. ) Que a fs. 627 este Tribunal suspendió el trámite del remedio federal en atención al desistimiento del proceso formulado por la parte actora. Esta pretensión fue sustanciada en las instancias anteriores, y se encuentra firme la decisión que la declaró inadmisible (fs.

      658, 661/661 vta.).

      En consecuencia, devueltos que han sido los autos a esta instancia, corresponde efectuar un pronunciamiento sobre los agravios deducidos en el recurso extraordinario de fs.

      483/513.

      °) Que es doctrina de esta Corte que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean posteriores a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 307:2483 entre otros). En el sub judice es relevante el hecho de que al tiempo de este pronunciamiento ha concluido el período de transición para la aplicación del Acuerdo ADPIC en la República Argentina (art.

      65, aps. 1 y 2, del acuerdo; art. 100 de la ley 24.481, t.o. decreto 260/96, anexo I).

      En consecuencia, la sentencia apelada reviste carácter definitivo pues, en la contestación de la apelación federal, el instituto demandado ha adelantado el sentido de una futura decisión al manifestar que la actora no tiene derecho a la protección solicitada, ni al tiempo de la denegación ni nunca (ver fs. 606). Esta circunstancia, y la petición de la recurrente en el sentido de que este Tribunal se expida sobre las cuestiones federales comprometidas en el litigio haciendo mérito de los hechos sucedidos durante la tramitación del proceso, conducen a dar por satisfechos los requisitos formales de admisibilidad y a tratar la materia del recurso.

    3. ) Que, en cuanto al fondo del asunto, los agravios de la actora son sustancialmente análogos a los tratados y resueltos en el precedente de Fallos:

      325:1056, a cuyos fundamentos y conclusiones se remite por razón de brevedad.

      La aplicación de esta doctrina al presente caso determina el rechazo de la pretensión de la recurrente, puesto que la correcta inteligencia de las normas federales en juego vuelve inoficioso el tratamiento de la contradicción lógica en que habría incurrido la a quo, habida cuenta de que el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial tenía derecho a denegar una solicitud de patente divisional que no satisfacía las condiciones del art. 70.8 del citado acuerdo, ni las del

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    M.S. & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación art.

    100 del reglamento de la ley nacional de patentes (decreto 260/96, anexo II).

    1. ) Que resulta insustancial pronunciarse sobre el agravio relativo a la supuesta transgresión al principio contenido en el art. 65, párrafo 5, del Acuerdo ADPIC. En efecto, en el precedente de Fallos:

      324:204 esta Corte ha dicho:

      "...ningún derecho puede sustentar la actora en disposiciones del decreto 590/95 (cuya inconstitucionalidad no fue planteada en autos), derogado poco tiempo después de su dictado, pues es un reglamento que excede las atribuciones contempladas en el art. 99, inc. 2, de la Constitución Nacional -que es citado en los considerandos como sustento normativo-, contraría el espíritu Ce incluso el textoC de la ley 24.481 e incurre en conducta expresamente prohibida por el art.

      99, inc.

      3, segundo párrafo, de la Ley Fundamental, razón que basta para su invalidez. En este contexto, no es razonable la invocación de la 'cláusula de no degradación' Cart. 65.5 del Acuerdo TRIPsC pues esa obligación internacional supone un derecho nacional apto para generar derechos subjetivos, y no puede ser utilizada para obstaculizar los efectos propios de la nulidad absoluta" (considerando 15, párrafo segundo, voto de la mayoría).

    2. ) Que en cuanto al tema atinente a la distribución de las costas, cabe señalar que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en la materia, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota, esto es, que quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho.

      Sin embargo, es posible reconocer excepciones a la regla en las condiciones que se establecen en el segundo párrafo de dicha norma cuando se faculta a los jueces a eximir

      total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido por decisión fundada. Esta circunstancia es la que se presenta en el sub lite, pues la dificultad y la complejidad de la materia en debate justifican la distribución de las costas de todas las instancias en el orden causado.

      Por ello, oído el señor P.F., se declara procedente el recurso extraordinario, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se la revoca con el alcance indicado en el considerando precedente. N. y, remítase. A.C.B. -C.S.F. -A.B. (según su voto)- E. RAUL ZAFFARONI - ELENA I. HIGHTON de NOLASCO.

      VO

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    M.S. & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

    Corte Suprema de Justicia de la NaciónTO DEL SEÑOR MINISTRO DOCTOR DON ANTONIO BOGGIANO Considerando:

    1. ) Que la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal rechazó la demanda en cuanto a la nulidad de la decisión del I.N.P.I., denegatoria de una solicitud de patente divisional para proteger los productos farmacéuticos contenidos -juntamente con el procedimiento para obtenerlos- en una solicitud madre presentada el 6 de abril de 1994. Asimismo, la cámara consideró que resultaba prematuro pronunciarse sobre la inconstitucionalidad del art.

      100 del reglamento de la ley de patentes que había sustentado aquella resolución del ente oficial, dado que su aplicabilidad al sub examine debía ser resuelta una vez finalizado el período de transición, es decir, con posterioridad al 23 de octubre de 2000. Con estos alcances, confirmó lo resuelto en la primera instancia e impuso las costas del juicio a la actora.

      Contra esta sentencia, la interesada dedujo el recurso extraordinario federal que fue concedido mediante el auto de fs. 615.

    2. ) Que a fs. 627 este Tribunal suspendió el trámite del remedio federal en atención al desistimiento del proceso formulado por la parte actora. Esta pretensión fue sustanciada en las instancias anteriores, y se encuentra firme la decisión que la declaró inadmisible (fs.

      658, 661/661 vta.).

      En consecuencia, devueltos que han sido los autos a esta instancia, corresponde efectuar un pronunciamiento sobre los agravios deducidos en el recurso extraordinario de fs.

      483/513.

    3. ) Que es doctrina de esta Corte que sus sentencias deben atender a las circunstancias existentes al momento de la

      decisión, aunque ellas sean posteriores a la interposición del recurso extraordinario (Fallos: 307:2483 entre otros). En el sub judice es relevante el hecho de que al tiempo de este pronunciamiento ha concluido el período de transición para la aplicación del Acuerdo ADPIC en la República Argentina (art.

      65, aps. 1 y 2, del acuerdo; art. 100 de la ley 24.481, t.o. decreto 260/96, anexo I).

      En consecuencia, la sentencia apelada reviste carácter definitivo pues, en la contestación de la apelación federal, el instituto demandado ha adelantado el sentido de una futura decisión al manifestar que la actora no tiene derecho a la protección solicitada, ni al tiempo de la denegación ni nunca (ver fs. 606). Esta circunstancia, y la petición de la recurrente en el sentido de que este Tribunal se expida sobre las cuestiones federales comprometidas en el litigio haciendo mérito de los hechos sucedidos durante la tramitación del proceso, conducen a dar por satisfechos los requisitos formales de admisibilidad y a tratar la materia del recurso.

    4. ) Que, en cuanto al fondo del asunto, resulta aplicable la doctrina de Fallos: 325:1056 Cvoto del juez BoggianoC, a cuyos fundamentos y conclusiones cabe remitir en razón de brevedad, lo que torna inoficioso el tratamiento de los demás planteos de la apelante sobre el punto.

    5. ) Que, si bien como regla, lo atinente a la imposición de costas, constituye, por su carácter fáctico y procesal, materia ajena a la instancia extraordinaria, este principio debe ceder excepcionalmente cuando C. en el casoC el fallo no satisface las exigencias de las sentencias de ser derivación razonada del derecho vigente con adecuada referencia a las constancias de la causa (Fallos:

      301:970; 306:1213; 311:121, 809; 312:888, entre muchos otros).

    6. ) Que este Tribunal ha resuelto en reiteradas

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    M.S. & Dohme Limited c/ Instituto Nacional de la Propiedad Industrial s/ denegatoria de patente.

    Corte Suprema de Justicia de la Nación oportunidades que el art. 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación consagra el principio rector en materia de costas, que encuentra su razón de ser en el hecho objetivo de la derrota: quien resulta vencido debe cargar con los gastos que debió realizar la contraria para obtener el reconocimiento de su derecho (Fallos: 312:889, entre otros). Sin embargo es posible reconocer excepciones a tal regla en las condiciones que la misma regla establece en el segundo párrafo, que faculta a los jueces a eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido por decisión fundada (Fallos: 314:1634).

    1. ) Que esta es la oportunidad para que la aludida excepción entre en juego porque, aun apreciada con criterio restrictivo conforme con la jurisprudencia de esta Corte (Fallos: 311:809), la novedad del tema y la complejidad de la materia, que no fueron valoradas por la cámara, justifican que las costas en las instancias ordinarias se distribuyan por su orden.

    Por ello, oído el señor P.F., se declara procedente el recurso extraordinario, se confirma la sentencia apelada en lo principal que decide y se la revoca en lo demás con el alcance que surge del presente. Las costas de esta instancia se imponen en el orden causado en atención a la dificultad y complejidad de la materia del recurso.

  5. y remítase. A.B..

    Recurso extraordinario interpuesto por la actora, M.S. &D.L., representado por el Dr. E.O.'Farrell, con el patrocinio de los Dres. A.F.G. y M.B..

    Traslado contestado por la demandada, Instituto Nacional de la Propiedad Indus- trial, representado por la Dra. M.L.C., con el patrocinio de la Dra.

    M.J.V..

    Tribunal de origen: Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, S.I..

    Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Nacional de Primera Instan- cia en lo Civil y Comercial Federal n° 1.